Дело T-59/08

Nute Partecipazioni SpA и

La Perla Srl

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ — По-ранни национални фигуративни марки „la PERLA“ — Относително основание за отказ — Засягане на репутацията — Член 8, параграф 5 и член 52, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009)“

Резюме на решението

1.      Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Доказателства, които следва да представи притежателят

(член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета)

2.      Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия

(член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета)

3.      Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия

(член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета)

4.      Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Регистрация в нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94

(член 8, параграф 5 и член 52, параграф 1, буква a) от Регламент № 40/94 на Съвета)

1.      За да се ползва от предвидената в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността защита, притежателят на по-ранната марка трябва да докаже, че използването на по-късната марка „би извлякло неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило“. Само един от трите вида увреждане е достатъчен, за да се приложи член 8, параграф 5 от посочения регламент.

Притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо увреждане на неговата марка по смисъла на посочения член 8, параграф 5. Всъщност, когато може да се предвиди, че такова увреждане ще настъпи като последица от начина, по който притежателят на по-късната марка би могъл да я използва, не би могло притежателят на по-ранната марка да бъде задължен да чака това реално да се случи, за да може да забрани споменатото използване. Притежателят на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи извод за наличие на сериозна опасност от настъпването на такова увреждане в бъдеще.

Когато притежателят на по-ранната марка успее да докаже, че съществува действително и настоящо увреждане на неговата марка или — при липсата на такова увреждане — че съществува сериозна опасност от настъпването му в бъдеще, притежателят на по-късната марка е този, който следва да установи, че има основание да използва марката.

(вж. точки 31—34)

2.      За да се установи дали използването на по-късната марка води до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички съществени за случая фактори, между които по-специално са значимостта на репутацията и степента на отличителност на характера на по-ранната марка, степента на сходство между конфликтните марки, както и естеството и степента на близост между съответните стоки или услуги. Що се отнася до значимостта на репутацията и степента на отличителност на характера на по-ранната марка, колкото отличителният характер и репутацията на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме съществуването на увреждане. Освен това, колкото по-непосредствено и силно по-късната марка извиква в съзнанието по-ранната марка, толкова по-голяма е опасността настоящото или бъдещото използване на знака да извлече неоснователноо полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да ги увреди.

В контекста на такава обща преценка може също при необходимост да бъде взето под внимание съществуването на вероятност от размиване или опетняване на по-ранната марка.

(вж. точки 42 и 43)

3.      Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че наличието на неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка по смисъла на тази разпоредба не предполага нито наличие на вероятност от объркване, нито наличие на опасност от увреждане на отличителния ѝ характер, на репутацията или по-общо — на притежателя на същата марка. Ползата, в резултат от използването от трето лице на марка, сходна с марка с репутация, е извлечена неоснователно от това трето лице от отличителния ѝ характер или от репутацията ѝ, когато чрез това използване то се опитва да използва чрез подражание ефекта от марката с репутация, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва без финансова компенсация търговските усилия, положени от притежателя на по-ранната марка за създаването и поддържането на нейния образ.

(вж. точка 45)

4.      Доказано е, че притежателят на словната марка „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“, регистрирана като марка на Общността за „перли“, попадащи в клас 14 по смисъла на Ницската спогодба, извлича неоснователно полза по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността от репутацията на фигуративна марка „la PERLA“, регистрирана по-рано в Италия за „бански костюми, спортно облекло и всякакво облекло“ попадащи в клас 25 от посочената спогодба, или най-малко, че има сериозна опасност от такова увреждане в бъдеще.

Действително репутацията на по-ранната марка „la PERLA“ е доказана за интимно бельо и за бански костюми и може даже да се разглежда като твърде значителна. Съществува известна степен на сходство между конфликтните марки и освен това означените с по-ранната марка стоки, а именно дамско облекло, и тези, означени с по-късната марка, а именно перли, принадлежат на близки пазарни сегменти.

В крайна сметка перлите могат да се използват за производството на бански костюми и други дамски облекла. Не е изключено потребителите на ювелирни изделия, и по-специално на перли, да познават продаваните от притежателя на по-ранната марка интимно бельо и бански костюми.

(вж. точки 36, 56—58)