Věc T-59/08

Nute Partecipazioni SpA a

La Perla Srl

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Společenství NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Starší národní obrazové ochranné známky la PERLA – Relativní důvod pro zamítnutí – Poškození dobrého jména – Článek 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009]“

Shrnutí rozsudku

1.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Důkazy, které musí být předloženy majitelem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

2.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

3.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

4.      Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a)]

1.      Aby majitel starší ochranné známky mohl požívat ochrany zavedené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, musí předložit důkaz, že by užívání pozdější ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu. Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení použitelný.

Majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky ve smyslu uvedeného čl. 8 odst. 5. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplyne z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.

Podaří-li se majiteli starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší majiteli pozdější ochranné známky prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod.

(viz body 31–34)

2.      Pro určení, zda užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci, ke kterým patří zejména síla dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, stupeň podobnosti mezi střetávajícími se známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výrobků nebo služeb. Pokud jde o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu. Krom toho, čím bezprostředněji a silněji pozdější ochranná známka evokuje starší ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že bude stávající nebo budoucí užívání označení protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim způsobí újmu.

V rámci takovéhoto celkového posouzení lze rovněž zohlednit případnou existenci nebezpečí rozmělnění nebo pošpinění starší ochranné známky.

(viz body 42–43)

3.      Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že existence protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení nepředpokládá ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky, nebo obecněji jejímu majiteli. Prospěch z užívání ochranné známky podobné ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou je touto osobou získán ze zmíněné rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky protiprávně, jestliže se tímto užíváním snaží kráčet ve stopách ochranné známky s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelem starší ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image.

(viz bod 45)

4.      Byl předložen důkaz, že majitel slovní ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, zapsané jako ochranná známka Společenství pro „perly“ náležející do třídy 14 ve smyslu Niceského třídění, neprávem těžil z dobrého jména obrazové ochranné známky la PERLA zapsané dříve v Itálii pro „plavky, sportovní oděvy a oděvy obecně“ náležející do třídy 25 uvedeného třídění, ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, nebo že přinejmenším existovalo vážné nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.

Dobré jméno starší ochranné známky la PERLA bylo totiž prokázáno pro spodní prádlo a plavky a může být dokonce považováno za velmi dobré. Kromě toho existuje jistý stupeň podobnosti mezi střetávajícími se ochrannými známkami a výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, a sice dámské oděvy, a výrobky, na které se vztahuje pozdější ochranná známka, a sice perly, patří do blízkých segmentů trhu.

Konečně, perly mohou být používány při výrobě plavek a dalších dámských oděvů. Není vyloučeno, že spotřebitelé klenotů a konkrétněji perel znají spodní prádlo a plavky, které majitel starší ochranné známky uvádí na trh.

(viz body 36, 56–58)