Asunto T‑59/08

Nute Partecipazioni SpA y La Perla Srl

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marcas nacionales figurativas anteriores la PERLA — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para la notoriedad — Artículo 8, apartado 5, y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 5, y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»

Sumario de la sentencia

1.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

2.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

3.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

4.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Registro contrario al artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 52, ap. 1, letra a)]

1.      Para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, el titular de la marca anterior tiene que probar que el uso de la marca posterior se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o sería perjudicial para ellos. Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de menoscabos para que resulte aplicable el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca, en el sentido del mencionado artículo 8, apartado 5. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que se produzca efectivamente el menoscabo para poder exigir la prohibición de ese uso. No obstante, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que se cause tal menoscabo en el futuro.

En caso de que el titular de la marca anterior logre demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca o, en su defecto, un serio riesgo de que tal menoscabo se cause en el futuro, corresponderá al titular de la marca posterior probar que el uso de esta marca se ha realizado con justa causa.

(véanse los apartados 31 a 34)

2.      Para determinar si el uso de la marca posterior se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de semejanza entre las marcas en pugna, así como la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un menoscabo. Además, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o se cause perjuicio a los mismos.

En relación con dicha apreciación global, también puede tomarse en consideración, en su caso, la existencia de un riesgo de que la marca anterior quede diluida o difuminada.

(véanse los apartados 42 y 43)

3.      El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en el sentido de dicha disposición, no presupone la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de esta última. La ventaja que resulta del uso por un tercero de una marca que se asemeje a una marca renombrada la obtiene indebidamente este tercero de tal carácter distintivo o renombre cuando mediante el referido uso intenta situarse en el espacio que ocupa la marca renombrada con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar sin compensación económica alguna, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de ésta.

(véase el apartado 45)

4.      Se ha aportado la prueba de que el titular de la marca denominativa NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, registrada como marca comunitaria para «perlas», incluidas en la clase 14 con arreglo al Acuerdo de Niza, se aprovechaba indebidamente, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, del renombre de la marca gráfica la PERLA, registrada anteriormente en Italia para «trajes de baño, ropa deportiva y ropa en general», incluidos en la clase 25 de dicho Acuerdo, o que, al menos, había un serio riesgo de que tal menoscabo se produjera en el futuro.

En efecto, se ha demostrado que la marca la PERLA posee un renombre para la lencería y los trajes de baño, el cual puede incluso considerarse muy elevado. Además, existe cierto grado de semejanza entre las marcas en pugna y los productos amparados por la marca anterior, a saber, las prendas de vestir de señora, y los amparados por la marca posterior, a saber, las perlas, pertenecen a segmentos de mercado próximos entre sí.

Finalmente, las perlas pueden utilizarse en la fabricación de trajes de baño y de otras prendas de señora. No se excluye que los consumidores de joyería y, más concretamente, de perlas, conozcan la lencería y los trajes de baño comercializados por el titular de la marca anterior.

(véanse los apartados 36 y 56 a 58)