Kohtuasi T-59/08
Nute Partecipazioni SpA ja
La Perla Srl
versus
Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse sõnamärk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Varasemad siseriiklikud kujutismärgid la PERLA – Suhteline keeldumispõhjus – Maine kahjustamine – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5 ja artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 ja artikli 53 lõike 1 punkt a)
Kohtuotsuse kokkuvõte
1. Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Kaubamärgi omaniku poolt esitamisele kuuluvad tõendid
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)
2. Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)
3. Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)
4. Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused – Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumine kaubamärgi registreerimisel
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5 ja artikli 52 lõike 1 punkt a)
1. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõikes 5 sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Nimetatud määruse artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks piisab, kui esineb üks nimetatud kolmest kahjustamise viisist.
Varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama, et tema kaubamärgile on kõnealuse artikli 8 lõike 5 tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus niisugust kahju tekitatakse.
Kui varasema kaubamärgi omanik on suutnud tõendada kas seda, et tema kaubamärgile tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatakse või vastupidisel juhul seda, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus sel moel kahju tekitatakse, siis peab hilisema kaubamärgi omanik tõendama, et ta kasutab nimetatud kaubamärki tungiva põhjusega.
(vt punktid 31–34)
2. Seda, kas hilisemat kaubamärki kasutades kasutatakse varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 tähenduses, tuleb hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige varasema kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime suurust, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mis puutub varasema kaubamärgi maine tugevusse ja eristusvõime suurusesse, siis mida tugevamad on selle kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on möönda, et sellele on tekitatud kahju. Samuti mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab hilisem kaubamärk varasemat kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine praegu või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.
Niisugusel igakülgsel hindamisel võib vajaduse korral võtta arvesse ka kaubamärgi lahjendamise või halvustamise ohtu.
(vt punktid 42 ja 43)
3. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnasusi omava tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse tegevusse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.
(vt punkt 45)
4. On esitatud tõendid selle kohta, et isik, kellele kuulub sõnamärk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, mis on ühenduse kaubamärgina registreeritud Nizza kokkuleppe klassi 14 kuuluvate „pärlite” jaoks, kasutas määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 tähenduses ebaõiglaselt ära varem Itaalias järgmistele kõnealuse kokkuleppe klassi 25 kuuluvatele kaupadele: „Supelkostüümid, spordirõivad ja rõivad üldiselt” registreeritud kujutismärgi la PERLA mainet, või vähemalt, et esines tõsine oht, et tulevikus nii kahju tekitatakse.
Nimelt on varasema kaubamärgi la PERLA maine tõendatud aluspesu ja supelkostüümide osas ja seda võib pidada isegi väga tugevaks. Peale selle on vastandatud kaubamärgid teataval määral sarnased ja kaubamärgiga la PERLA kaitstud kaubad ehk naisterõivad ja hilisema kaubamärgiga kaitstud kaubad ehk pärlid kuuluvad lähedastesse turuosadesse.
Lõpuks võib pärleid kasutada supelkostüümide ja teiste naisterõivaste tootmisel. Ei ole välistatud, et väärisehteid, täpsemalt pärleid ostvad tarbijad teavad varasema kaubamärgi omaniku turustatavat aluspesu ja supelkostüüme.
(vt punktid 36, 56–58)