Asia T-59/08

Nute Partecipazioni SpA ja

La Perla Srl

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön sanamerkki NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit la PERLA – Suhteellinen hylkäysperuste – Maineeseen kohdistuva loukkaus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Tuomion tiivistelmä

1.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin myös muihin kuin samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin ulottuva suoja – Haltijan esitettävä näyttö

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin myös muihin kuin samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin ulottuva suoja – Edellytykset

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

3.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin myös muihin kuin samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin ulottuva suoja – Edellytykset

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

4.      Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan vastainen rekisteröinti

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

1.      Saadakseen yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä suojaa aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä näyttöä siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Yksikin näistä kolmesta loukkauksesta riittää, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa.

Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on kyseisen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hänen tavaramerkkiinsä kohdistuva todellinen ja aktuaalinen loukkaus. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myöhemmän tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei tarvitse odottaa käytön tosiasiallista toteutumista voidakseen saada sen kiellettyä. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että olemassa on vaara siitä, että tällainen loukkaus tapahtuu tulevaisuudessa.

Kun aikaisemman tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiinsä kohdistuva todellinen ja aktuaalinen loukkaus tai vakava vaara siitä, että tällainen loukkaus tapahtuu tulevaisuudessa, myöhemmän tavaramerkin haltijan on osoitettava, että tavaramerkin käytölle on perusteltu syy.

(ks. 31–34 kohta)

2.      Sitä, onko myöhemmän tavaramerkin käyttö yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, kuten aikaisemman tavaramerkin maineen vahvuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Aikaisemman tavaramerkin maineen vahvuudesta ja erottamiskyvyn asteesta on todettava, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tämä tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Lisäksi on todettava, että mitä välittömämpi ja vahvempi myöhemmän tavaramerkin herättämä mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin nykyinen tai tuleva käyttäminen merkitsisi tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi niille haitaksi.

Tällaisen kokonaisarvioinnin yhteydessä voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin vesittymisen tai pilaamisen vaara.

(ks. 42 ja 43 kohta)

3.      Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ei edellytä sekaannusvaaran eikä tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin viimeksi mainitun haltijalle aiheutuvan haitan vaaran olemassaoloa. Hyöty, jonka kolmas saa siitä, että se käyttää laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä, on erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, jos tämä kolmas pyrkii tällä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä.

(ks. 45 kohta)

4.      On näytetty toteen, että sanamerkin NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, joka on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 14 (”helmet”), haltija käytti yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuin tavoin epäoikeutetusti hyväkseen Italiassa aikaisemmin kyseiseen sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 (”uimapuvut, urheiluvaatteet ja vaatteet yleensä”) rekisteröidyn kuviomerkin la PERLA mainetta tai että olemassa oli vakava vaara siitä, että tällainen loukkaus tapahtuisi tulevaisuudessa.

On näytetty toteen, että tavaramerkki la PERLA oli laajalti tunnettu alusvaatteille ja uimapuvuille ja että sitä voidaan pitää jopa hyvinkin laajana. Kyseisten tavaramerkkien välillä on lisäksi tietynasteinen samankaltaisuus, ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, eli naisten vaatteet, ja myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat, eli helmet, kuuluvat toisiaan lähellä oleville osamarkkinoille.

Helmiä voidaan käyttää valmistettaessa uimapukuja ja muita naisten vaatteita. Ei ole mahdotonta, että korujen ja tarkemmin ottaen helmien kuluttajat tuntevat aikaisemman tavaramerkin haltijan markkinoille saattamat alusvaatteet ja uimapuvut.

(ks. 36 ja 56–58 kohta)