Sprawa T‑59/08
Nute Partecipazioni SpA
i
La Perla Srl
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny wspólnotowy znak towarowy NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe la PERLA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 5 i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]
Streszczenie wyroku
1. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Dowody, jakie winien przedstawić właściciel
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)
2. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Przesłanki
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)
3. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Przesłanki
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)
4. Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Rejestracja z naruszeniem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5, art. 52 ust. 1 lit. a))
1. W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę. Zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia znalazł zastosowanie.
Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego art. 8 ust. 5. W przypadku bowiem gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego obranego przez jego właściciela, właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie jest zobowiązany czekać na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać tego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi jednak dowieść okoliczności pozwalających na ustalenie dużego prawdopodobieństwa wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości.
Jeżeli właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego uda się wykazać istnienie bądź to faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, bądź to, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości, właściciel późniejszego znaku towarowego jest zobowiązany dowieść, że ma uzasadnione powody, aby używać tego znaku.
(por. pkt 31–34)
2. W celu ustalenia, czy używanie późniejszego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która winna uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić w szczególności intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. Co się tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Ponadto im szybciej i silniej późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześniejszy znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne lub przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę.
W ramach tej całościowej oceny można w danym przypadku wziąć też pod uwagę istnienie niebezpieczeństwa rozmycia lub przyćmienia wcześniejszego znaku towarowego.
(por. pkt 42, 43)
3. Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania znaku towarowego wykazującego podobieństwa do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.
(por. pkt 45)
4. Zostało dowiedzione, że właściciel słownego znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, zarejestrowanego jako wspólnotowy znak towarowy dla „pereł”, należących do klasy 14 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, czerpał nienależną – w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego – korzyść z renomy graficznego znaku towarowego la PERLA, zarejestrowanego wcześniej we Włoszech dla „strojów kąpielowych; odzieży sportowej i odzieży ogólnie”, należących do klasy 25 wspomnianego rozporządzenia, a przynajmniej, że istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości.
Renoma wcześniejszego znaku towarowego la PERLA została bowiem dowiedziona dla bielizny i strojów kąpielowych i może wręcz zostać uznana za bardzo dużą. Ponadto między kolidującymi ze sobą znakami występuje pewien stopień podobieństwa, a towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, czyli odzież damska, i towary oznaczone późniejszym znakiem towarowym, a mianowicie perły, należą do zbliżonych segmentów rynku.
Wreszcie perły mogą być używane w produkcji strojów kąpielowych i innych ubiorów damskich. Nie jest wykluczone, że konsumenci dokonujący zakupu wyrobów jubilerskich, i w szczególności pereł, będą znali bieliznę i stroje kąpielowe sprzedawane przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
(por. pkt 36, 56–58)