Zadeva T-59/08
Nute Partecipazioni SpA in
La Perla Srl
proti
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)
„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Skupnosti NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Prejšnje nacionalne figurativne znamke la PERLA – Relativni razlog za zavrnitev – Škodovanje ugledu – Člen 8(5) in člen 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(5) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)“
Povzetek sodbe
1. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Dokazi, ki jih mora predložiti imetnik
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))
2. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))
3. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))
4. Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali ničnost – Relativni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 8(5) Uredbe št. 40/94
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 8(5), in 52(1)(a))
1. Za uživanje varstva, določenega v členu 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, mora imetnik prejšnje znamke predložiti dokaz, da bi uporaba poznejše znamke nepošteno izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. Že ena od teh treh vrst kršitev zadošča za uporabo člena 8(5) navedene uredbe.
Imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke v smislu navedenega člena 8(5). Ni mu namreč treba – kadar se predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki izvaja imetnik poznejše znamke – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko prepovedala navedena uporaba. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati o resnem tveganju za nastanek take kršitve v prihodnosti.
Kadar imetniku prejšnje znamke uspe dokazati obstoj bodisi dejanske in sedanje kršitve njegove znamke bodisi, če te ni, resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti, potem mora imetnik poznejše znamke dokazati, da se ta znamka uporablja z upravičenim razlogom.
(Glej točke od 31 do 34.)
2. Za ugotovitev, ali se z uporabo poznejše znamke nepošteno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera, predvsem pa intenzivnost ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja prejšnje znamke, stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. Glede intenzivnosti ugleda in stopnje razlikovalnega značaja prejšnje znamke: večja kot sta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo sprejeti obstoj kršitve. Poleg tega hitreje in močneje, kot se ob poznejši znamki sproži misel na prejšnjo znamko, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba znaka nepošteno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.
V okviru take celovite presoje, odvisno od primera, se lahko upošteva tudi obstoj verjetnosti oslabitve ali očrnitve prejšnje znamke.
(Glej točki 42 in 43.)
3. Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 je treba razlagati tako, da se za obstoj nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke v smislu te določbe ne zahteva niti obstoj verjetnosti zmede niti obstoj tveganja oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda znamke oziroma, splošneje, imetnika te znamke. Koristi, ki jih imajo tretje osebe zaradi uporabe znamke, podobne ugledni znamki, so te tretje osebe pridobile nepošteno, kadar se poskušajo s to uporabo obesiti na ugled znamke zaradi pridobitev ugodnosti njene privlačnosti, ugleda in njene veljave ter brez finančnega nadomestila izkoristiti tržna prizadevanja imetnika prejšnje znamke za ustvarjanje in ohranitev njene podobe.
(Glej točko 45.)
4. Predložen je bil dokaz, da je imetnik besedne znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, registrirane kot znamke Skupnosti za „bisere“ iz razreda 14 Nicejskega aranžmaja, v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti nepošteno izkoriščal ugled figurativne znamke la PERLA, ki je bila pred tem registrirana v Italiji za „kopalke, športna oblačila, oblačila na splošno“ iz razreda 25 navedenega aranžmaja, ali vsaj, da je obstajalo resno tveganje za nastanek take kršitve v prihodnosti.
Ugled prejšnje znamke la PERLA je bil namreč ugotovljen za intimno perilo in kopalke in je mogoče celo šteti, da je zelo visok. Poleg tega obstaja določena stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka, torej ženska oblačila, in proizvodi, ki jih zajema poznejša znamka, torej biseri, ki spadajo v segmente sosednjih trgov.
Nazadnje, biseri se lahko uporabljajo v proizvodnji kopalk in drugih ženskih oblačil. Zato ni izključeno, da kupci zlatarskih izdelkov, zlasti biserov, poznajo intimno perilo in kopalke, ki jih prodaja imetnik prejšnje znamke.
(Glej točke 36 in od 56 do 58.)