SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
de 7 de diciembre de 2010 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de nulidad – Marca comunitaria denominativa NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marcas nacionales figurativas anteriores la PERLA – Motivo de denegación relativo – Perjuicio para la notoriedad – Artículo 8, apartado 5, y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 5, y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»
En el asunto T‑59/08,
Nute Partecipazioni SpA, anteriormente Gruppo La Perla SpA,
La Perla Srl,
con domicilio social en Bolonia (Italia), representadas por los Sres. R. Morresi y A. Dal Ferro, abogados,
partes demandantes,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por el Sr. L. Rampini, posteriormente por el Sr. O. Montalto, en calidad de agentes,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:
Worldgem Brands Srl, anteriormente Worldgem Brands – Gestão e Investimentos, L.da, con domicilio social en Creazzo (Italia), representada por el Sr. V. Bilardo, la Sra. M. Mazzitelli y el Sr. C. Bacchini, abogados,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 19 de noviembre de 2007 (asunto R 537/2004‑2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Nute Partecipazioni SpA y Worldgem Brands Srl,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
integrado por la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Presidenta, y los Sres. F. Dehousse y H. Kanninen (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacios González, administrador principal;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de febrero de 2008;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de mayo de 2008;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de mayo de 2008;
habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de agosto de 2008;
visto el escrito de dúplica de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de octubre de 2008;
vista la modificación de la composición de la Sala Primera del Tribunal;
celebrada la vista el 11 de mayo de 2010;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 30 de diciembre de 1997, la parte coadyuvante, Worldgem Brands Srl, anteriormente Worldgem Brands – Gestão e Investimentos, L.da, anteriormente Cielo Brands – Gestão e Investimentos, L.da, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 14, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían, al presentarse la solicitud, a la descripción siguiente: «Artículos de joyería, orfebrería y relojería; metales preciosos; perlas; piedras preciosas».
4 La marca solicitada se registró el 21 de julio de 1999.
5 El 15 de abril de 2002, la primera demandante, Nute Partecipazioni SpA, anteriormente Gruppo La Perla SpA, solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro en virtud, por una parte, del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], por considerar que el registro se contradecía con los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), de dicho Reglamento [actualmente artículo 7, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009], y, por otra, del artículo 52, aparado 1, letra a), de dicho Reglamento [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], por considerar que el registro se contradecía con los motivos de denegación relativos previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009].
6 Las marcas anteriores invocadas en apoyo de la solicitud de nulidad, que están protegidas en Italia, son, en particular:
– la marca gráfica la PERLA, registrada con el número 769.526, con efecto a 20 de marzo de 1996, para los productos siguientes comprendidos en la clase 25: «Bañadores, prendas deportivas y prendas de vestir en general», reproducida a continuación:
– la marca gráfica la PERLA, registrada con el número 804.992, con efecto a 8 de octubre de 1997, en particular, para los productos siguientes comprendidos en la clase 14: «Artículos de joyería y bisutería; relojería», reproducida a continuación:
7 En apoyo de su solicitud de nulidad, la primera demandante presentó ante la División de Anulación la documentación consistente, en particular, en listas de registros de marcas, en artículos publicados en la prensa, en listas de revistas que llevan la seña «La Perla», así como en estadísticas relativas a su volumen de negocios y a sus gastos de publicidad, con el fin de probar el renombre de sus marcas y los perjuicios irrogados a estas.
8 El 4 de mayo de 2004 la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC por considerar que el uso de esta marca podía permitir a su titular aprovecharse indebidamente del renombre de la marca gráfica la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
9 El 1 de julio de 2004 la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Anulación.
10 Mediante resolución de 25 de enero de 2005 (en lo sucesivo, «primera resolución»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI acogió el recurso de la coadyuvante y anuló la resolución de la División de Anulación. Consideró que la marca comunitaria NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC no era suficientemente parecida a la marca gráfica la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, ni a las demás marcas enumeradas en la solicitud de declaración de nulidad para poder inferir que existe un riesgo de confusión, como prevé el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, o un vínculo entre dichas marcas, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
11 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de abril de 2005, la primera demandante interpuso un recurso, registrado con el número de referencia T‑137/05, en el que se pedía la anulación de la primera resolución, alegando, en primer lugar, infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, en segundo lugar, infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento y, en tercer lugar, incumplimiento de la obligación de motivación. La OAMI suscribió las pretensiones de la primera demandante en la medida en que su objetivo era la anulación de la primera resolución, basándose en la aplicación indebida del artículo 8, apartado 1, y del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.
12 Mediante sentencia de 16 de mayo de 2007, la Perla/OAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, no publicada en la Recopilación; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal»), el Tribunal acogió el recurso de la primera demandante declarando, en primer lugar, que se había probado el renombre de la marca anterior la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, y, en segundo lugar, que la Sala de Recurso había cometido un error al considerar que la marca anterior la PERLA y la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC no eran suficientemente parecidas para poder establecer entre ellas un vínculo como el exigido para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia anuló la primera resolución, sin sustituir a la OAMI en cuanto a la apreciación del requisito relativo a la existencia del riesgo de que el uso sin justa causa de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permita a su titular aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, o sea perjudicial para los mismos, apreciación que correspondía efectuar a la OAMI (apartados 26, 33, 52 y 53 de la sentencia del Tribunal).
13 El 18 de septiembre de 2007, el Presidium de las Salas de Recurso de la OAMI reatribuyó el asunto a la Segunda Sala de Recurso.
14 Mediante resolución de 19 de noviembre de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Anulación. Señaló, en primer lugar, que no se había demostrado que la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pudiera permitir aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, ni perjudicarlos y que, por lo tanto, no podía aplicarse el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. En segundo lugar, ejerciendo las competencias de la División de Anulación, desestimó la solicitud de nulidad basada en motivos de denegación absolutos.
15 Por último, también ejerciendo las competencias de la División de Anulación, para examinar la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso hizo constar la identidad o el elevado grado de similitud entre los productos de «joyería y bisutería; relojería», comprendidos en la clase 14 y amparados por la marca anterior la PERLA, a que se refiere el registro nº 804992, y los productos de «joyería, orfebrería y relojería», amparados por la marca comunitaria, así como el elevado grado de similitud con respecto a los «metales preciosos; perlas; piedras preciosas», amparados por la marca comunitaria. La Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión por parte del público italiano respecto a todos los productos amparados por la marca comunitaria NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, a excepción de las perlas. En efecto, a su juicio, dado que la expresión «la perla» es exclusivamente descriptiva y carente de carácter distintivo con respecto a estas, era preciso únicamente comparar el elemento gráfico de la marca anterior con el elemento «nimei» de la marca comunitaria, sin que tal comparación llevara a un riesgo de confusión.
16 Por consiguiente, la Sala de Recurso acogió la solicitud de nulidad respecto a los productos siguientes, comprendidos en la clase 14: «joyería, orfebrería y relojería; metales preciosos; piedras preciosas». En cambio, desestimó la solicitud de nulidad y confirmó la validez de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC respecto a las perlas, comprendidas igualmente en la clase 14.
Pretensiones de las partes
17 La primera demandante y la segunda demandante, La Perla Srl, solicitan al Tribunal que:
– Anule y reforme la resolución impugnada debido a la aplicación errónea del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, así como a la infracción del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009) y de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 75 y 76 del Reglamento nº 207/2009).
– Con carácter subsidiario, que anule la resolución recurrida debido a la aplicación errónea del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, así como a la infracción del artículo 63, apartado 6, y de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 40/94.
– Con carácter subsidiario de segundo grado, que anule y/o reforme la resolución impugnada debido a la aplicación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, así como a la infracción del artículo 63, apartado 6, y de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 40/94.
– Que condene en costas a la OAMI y a la parte coadyuvante, incluidas las causadas en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI.
18 En el acto de la vista las demandantes limitaron su tercera pretensión, que desde entonces solo se refiere a los puntos primero, tercero y cuarto de la parte dispositiva de la resolución impugnada, de lo cual se dejó constancia en el acta de la vista. Así, dicha pretensión no se refiere al segundo punto de la parte dispositiva de la resolución impugnada, mediante el cual la Sala de Recurso acogió la solicitud de nulidad respecto a los productos siguientes, comprendidos en la clase 14: «joyería, orfebrería y relojería; metales preciosos; piedras preciosas».
19 La OAMI solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a las demandantes.
20 La parte coadyuvante solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso y confirme la resolución impugnada.
– Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
21 Las demandantes invocan esencialmente dos motivos, el primero relativo a la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, y el segundo, relativo, con carácter subsidiario, a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
22 Debe procederse al examen del primer motivo.
23 Las demandantes alegan que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Reprochan, en particular, a la Sala de Recurso que no se ajustara a la sentencia del Tribunal, violando así igualmente el artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94.
24 Además, las demandantes alegan que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta todos los hechos alegados y las pruebas que se habían presentado ante la División de Anulación, que demuestran tanto el perjuicio sufrido como la ventaja indebida, así como el uso sin justa causa de la marca comunitaria NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, con infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) y que, al no explicar su supuesta falta de pertinencia, la Sala de Recurso incumplió igualmente su obligación de motivación e infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94.
25 En su réplica las demandantes alegan asimismo violación de los principios de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica, de igualdad de trato y de buena administración, en relación con la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
26 La OAMI y la parte coadyuvante suscriben las pretensiones de la Sala de Recurso, refutan las alegaciones de las demandantes y consideran que la Sala de Recurso se ajustó perfectamente a la sentencia del Tribunal. En relación con las alegaciones formuladas por las demandantes en su réplica, la parte coadyuvante alega, en la dúplica, que no procede admitir tales imputaciones por su carácter extemporáneo.
27 Debe recordarse que, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, debe declararse la nulidad de una marca comunitaria, mediando petición presentada ante la OAMI, en el supuesto de que exista una marca anterior referida en el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento, si la marca comunitaria y la marca anterior son idénticas o semejantes y si la marca comunitaria está registrada para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca anterior, cuando, en el caso de una marca comunitaria anterior, esta goce de renombre en la Comunidad y, en el caso de una marca nacional anterior, goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca comunitaria se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.
28 En consecuencia, la protección ampliada que depara a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 presupone que concurran varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior supuestamente renombrada debe estar registrada. En segundo lugar, esta y la marca comunitaria cuya nulidad se solicita deben ser idénticas o semejantes. En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de renombre en la Unión Europea, en el caso de una marca comunitaria anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, debe existir el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca comunitaria se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición resulte inaplicable [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, apartados 34 y 35; de 11 de julio de 2007, Mülhens/OAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, apartado 55, y de 30 de enero de 2008, Japan Tobacco/OAMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, no publicada en la Recopilación, apartado 45].
29 Procede recordar que los menoscabos previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de semejanza entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público interesado realiza una comparación entre esas dos marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda [sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C‑320/07 P, no publicada en la Recopilación, apartado 43; auto del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C‑136/08 P, no publicado en la Recopilación, apartado 25; véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, apartado 30, y la jurisprudencia citada].
30 La existencia de tal vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero, de por sí, insuficiente para que se aprecie la existencia de uno de los menoscabos contra los que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 garantiza la protección a favor de las marcas renombradas (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C‑487/07, Rec. p. I‑5185, apartado 37).
31 En efecto, para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el titular de la marca anterior tiene que probar que el uso de la marca posterior «se aprovecha[ría] indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad [del renombre] de la marca anterior o [sería] perjudicial para los mismos» (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 37).
32 Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de menoscabos para que resulte aplicable el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartados 38 y 42).
33 El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que se produzca efectivamente el menoscabo para poder exigir la prohibición de ese uso. No obstante, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que se cause tal menoscabo en el futuro (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 38).
34 En caso de que el titular de la marca anterior logre demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca o, en su defecto, un serio riesgo de que tal menoscabo se cause en el futuro, corresponderá al titular de la marca posterior probar que el uso de esta marca se ha realizado con justa causa (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 39).
35 Por último, la existencia de un menoscabo consistente en un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se hubiera registrado esa marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. En cambio, la existencia del menoscabo consistente en aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en la medida en que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o de los servicios para los que se hubiera registrado la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 35 y 36).
36 En el caso de autos, procede recordar que, en su sentencia, el Tribunal había considerado que se había probado el renombre de la marca anterior, a que se refiere el registro nº 769.526 (en lo sucesivo, «marca la PERLA»), para la lencería y los trajes de baño y que, en la medida en que los productos amparados por la marca la PERLA y los amparados por la marca posterior pertenecían a segmentos de mercado próximos, a saber, la joyería y las prendas de señora, en las circunstancias del caso de autos era suficiente un cierto grado de semejanza comprobado entre las marcas en pugna para que el público italiano pudiera establecer un vínculo entre esas dos marcas, como el exigido para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (apartados 33 y 51 de la sentencia del Tribunal).
37 Con todo, queda por examinar el requisito relativo a la existencia del riesgo de que el uso sin justa causa de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permita a su titular aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca la PERLA o sea perjudicial para los mismos.
38 Las demandantes alegan que los tres tipos de menoscabos concurren en el caso de autos. Ante la OAMI la primera demandante formuló las alegaciones y presentó las pruebas siguientes, tal como se resumen en la resolución impugnada:
– en otoño de 1999 la parte coadyuvante creó un traje de baño (biquini) de perlas, diseñado por el estilista Lorenzo Riva, con la marca NIMEI LA PERLA. Alegó que dicho biquini se presentó en los desfiles de moda más importantes y que la prensa especializada informó ampliamente sobre el evento. Consideró que es evidente el carácter ilícito del uso de los términos «la perla», asociados al término «nimei», ya que, a su juicio, integra los elementos de la falsificación de la marca la PERLA y puede crear confusión para la propia prensa especializada y, más aún, en los consumidores. Señaló que la agencia ANSA y el Corriere della Sera habían sido víctimas de tal confusión;
– observa que en la primavera de 2000, la parte coadyuvante presentó igualmente el «gilet bijou» (chaleco joya) realizado por NIMEI LA PERLA para Blumarine y anunció la comercialización de un «twin-set» (conjunto de top y chaqueta) bordado de perlas en los puños. Afirma que en esa ocasión la prensa especializada asimismo informó ampliamente sobre el evento;
– matiza que el efecto de confusión y de desviación se completó y perfeccionó igualmente a través de la publicidad realizada, por la coadyuvante y Blumarine, con ocasión de las últimas creaciones de moda, dado que la imagen publicitaria elegida se basaba en el uso del término «perla» y que la mención «perla chic» figuraba en el cartel promocional;
– estima que la falsificación de la marca la PERLA y la actividad persistente y deliberada para crear confusión llevada a cabo por la parte coadyuvante se derivan, a todas luces, de los elementos previamente expuestos. Señala que aprovechándose claramente del renombre de la marca la PERLA en el mundo de la moda, la parte coadyuvante propuso determinadas prendas de vestir que llevan la marca NIMEI LA PERLA (registrada en realidad como NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), creando así un ambiente de confusión en la mente de las personas del sector pertinente y, con mayor motivo, en la de los consumidores.
39 Procede examinar, en primer lugar, si la primera demandante ha logrado demostrar la existencia de un aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca la PERLA.
40 El concepto de «aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior», igualmente conocido con los términos de «parasitismo» y de «free riding», no se vincula al perjuicio sufrido por la marca anterior, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso de la marca idéntica o semejante posterior. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca anterior o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por la marca idéntica o semejante posterior, existe una explotación manifiesta de la marca renombrada (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 41).
41 Procede precisar que el aprovechamiento obtenido por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior puede ser desleal, aunque el uso de la marca idéntica o semejante posterior no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca anterior o, en términos más generales, al titular de esta (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 43).
42 Para determinar si el uso de la marca posterior se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de semejanza entre las marcas en pugna, así como la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un menoscabo. Además, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69, y la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 44).
43 Por otra parte, procede señalar que, en relación con dicha apreciación global, también puede tomarse en consideración, en su caso, la existencia de un riesgo de que la marca anterior quede diluida o difuminada (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 45).
44 Cuando, mediante el uso de una marca parecida a una marca renombrada, un tercero pretende situarse en el espacio que esta ocupa para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar así el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de esta, sin ninguna compensación económica y sin hacer ningún esfuerzo a este respecto, debe considerarse que la ventaja obtenida de dicho uso se obtiene indebidamente del carácter distintivo o del renombre de esa marca (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 49).
45 Así, según la jurisprudencia, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de que el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en el sentido de dicha disposición, no presupone la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de esta última. La ventaja que resulta del uso por un tercero de una marca que se asemeje a una marca renombrada la obtiene indebidamente este tercero de tales carácter distintivo o renombre cuando mediante el referido uso intenta situarse en el espacio que ocupa la marca renombrada con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar sin compensación económica alguna, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de esta (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 50).
46 En el caso de autos la Sala de Recurso consideró que la primera demandante no había logrado demostrar ese menoscabo. Se refirió a un biquini de perlas diseñado por el estilista Lorenzo Riva, con la marca NIMEI LA PERLA, presentado en los desfiles de moda más importantes y ampliamente destacado por la prensa especializada, así como a un «twin-set» bordado de perlas en los puños y un «chaleco joya» realizado por NIMEI LA PERLA para Blumarine. Ahora bien, observa que el uso de la marca NIMEI LA PERLA para trajes de baño u otros artículos de vestir de la clase 25 no es pertinente en el caso de autos, ya que se refiere al registro de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC para artículos de joyería incluidos en la clase 14. En todo caso, a su juicio, la mención «la perla» en un biquini de perlas, en un «chaleco joya» adornado con perlas o en un «twin-set» bordado de perlas en los puños parece más bien indicar el material excepcionalmente utilizado en tales artículos, es decir, las perlas.
47 Las demandantes rebaten las referidas apreciaciones de la Sala de Recurso. Además, recuerdan que la División de Anulación había considerado que las alegaciones formuladas y las pruebas presentadas por la primera demandante demostraban suficientemente la ventaja indebida que el uso de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC podía obtener del renombre de la marca la PERLA y que, en su contestación presentada en el asunto T‑137/05, la OAMI había considerado que el «análisis del tercer requisito [...] –el hecho de aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de ser perjudicial para los mismos– justifica[ba] igualmente las imputaciones de la [primera] demandante».
48 En el escrito de contestación la OAMI alega que debe apreciarse si el uso de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC con respecto a los productos para los que está registrada puede permitir que su titular se aproveche indebidamente del carácter distintivo y del renombre de la marca la PERLA. Afirma que las pruebas presentada por la primera demandante se refieren, por el contrario, al uso de la marca posterior para productos que, aunque decorados con perlas, son, en principio, prendas de vestir, lo cual, a juicio de la demandante, puede, en su caso, consistir en una falsificación, pero no puede constituir un caso de explotación del renombre de la marca la PERLA.
49 La parte coadyuvante alega que la primera demandante no ha aportado la menor prueba de un riesgo de explotación parasitaria de su marca ni de un intento de aprovecharse de su renombre o de su carácter distintivo. Considera que, en todo caso, los hechos mencionados por la primera demandante no se refieren a los productos de la clase 14, que designa la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
50 De los documentos presentados por la primera demandante ante la División de Anulación se desprende que la prensa especializada y los profesionales del sector pensaron que los artículos presentados por el titular de la marca posterior con Lorenzo Riva y Blumarine, en desfiles de moda, tenían un vínculo con la primera demandante y que existía una relación comercial entre ambas sociedades.
51 Por ejemplo, por lo que respecta a la presentación con motivo de los desfiles de moda de Milán, en septiembre de 1999, de un biquini de perlas, diseñado por Lorenzo Riva por cuenta de la parte coadyuvante, puede leerse en un artículo aparecido en un diario nacional: «Por lo demás, Lorenzo Riva no va a la zaga [...] los patrocinadores Nimei y La Perla se hallan en pleno delirio [...]», siendo así que el patrocinador del evento era la parte coadyuvante, la cual había realizado el biquini de perlas en colaboración con el Sr. Riva. Asimismo, en un artículo del Corriere della Sera de 25 de septiembre de 1999, puede leerse bajo la foto: «De perlas. Precio de venta al público: 2.000 millones. Se trata del biquini de perlas de Lorenzo Riva para La Perla». En relación con el twin-set, puede leerse, consultando un sitio de Internet (www.margherita.net), un artículo de 12 de octubre de 2000 titulado «Nimei – La Perla. El momento de júbilo. Nimei La Perla y Blumarine han presentado el BluVIP (Very Important Pearls)».
52 No se trataba ciertamente de situaciones relativas únicamente a perlas, sino a un biquini de perlas diseñado por el estilista Lorenzo Riva que llevaba la marca NIMEI LA PERLA, a un twin-set con los puños bordados de perlas y a un gilet bijou realizado por NIMEI LA PERLA para Blumarine. Así, todos los vestidos referidos contenían, en realidad, perlas, como elemento esencial, para las cuales se había registrado efectivamente la marca posterior. Además, como se desprende del apartado anterior, según parece, las perlas constituían verdaderamente el «corazón» de tales productos. Por consiguiente, en estas circunstancias, no pueden prosperar las alegaciones de la OAMI y de la parte coadyuvante (véanse los apartados 48 y 49 supra).
53 Además, la impresión que se desprende igualmente de la publicidad de la coadyuvante, que parece estar más bien vinculada a los productos de joyería y, más concretamente, a las perlas, es que existe un nexo o una relación entre «Nimei» y «La Perla».
54 En tales circunstancias, no puede descartarse un menoscabo o un riesgo de menoscabo. Como ya se ha señalado anteriormente, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual para su marca, sino que debe probar que existen elementos que permiten llegar a la conclusión de que existe un riesgo serio de que tal menoscabo se produzca en el futuro (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 38).
55 En definitiva, para determinar si el uso de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ha permitido a su titular aprovecharse indebidamente del renombre de la marca la PERLA, debe procederse a una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos.
56 A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que el Tribunal ya declaró en su sentencia (véase el apartado 36 supra) que no se discute que la marca la PERLA posea un renombre para la lencería y los trajes de baño, que existe un determinado grado de semejanza entre las marcas en pugna y que los productos amparados por la marca la PERLA, a saber, las prendas de vestir de señora, y los amparados por la marca posterior, a saber, las perlas, pertenecen a segmentos de mercado próximos entre sí. En lo que atañe, más concretamente, al renombre, debe añadirse que este puede incluso considerarse muy elevado.
57 En segundo lugar, debe tenerse en cuenta el hecho de que las perlas pueden utilizarse en la fabricación de trajes de baño y de otras prendas de señora, como se deduce de los documentos presentados por la primera demandante ante la OAMI. No se excluye que los consumidores de joyería y, más concretamente, de perlas, conozcan la lencería y los trajes de baño comercializados por las demandantes. Por otra parte, aunque no se exija un riesgo de confusión entre ambas marcas para demostrar que la marca posterior se aprovecha indebidamente del renombre de la marca anterior, tal riesgo está demostrado en el caso de autos en relación con los productos conexos con los trajes de baño y la lencería designados por la marca la PERLA, a saber, los biquinis, twin-sets y chalecos, todos ellos decorados con perlas, aun cuando, de por sí, tales vestidos no estén amparados por la marca posterior.
58 De lo que precede se desprende que la primera demandante aportó ante la OAMI la prueba de que el titular de la marca posterior se aprovechaba indebidamente de la marca la PERLA o que, como mínimo, existía un riesgo serio de que se produjera tal menoscabo en el futuro.
59 Aún queda por determinar si el uso de la marca posterior tiene, en el presente asunto, una justa causa.
60 Como ya se ha señalado en el apartado 34 supra, cuando el titular de la marca anterior ha logrado demostrar que se da un menoscabo efectivo y actual para su marca o bien, a falta de ello, un riesgo serio de que se produzca tal menoscabo en el futuro, corresponde al titular de la marca posterior probar que existe una justa causa para el uso de esa marca.
61 En el caso de autos, la parte coadyuvante alegó en el procedimiento administrativo ante la OAMI que la justa causa para utilizar los términos «la perla» existía y era evidente: se trataba de joyas realizadas con perlas, y la causa estaba vinculada tanto con la necesidad como con la voluntad de indicar el nombre común de los materiales con los que se habían fabricado las joyas.
62 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que, dado que no se había demostrado que la marca posterior pudiera aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca la PERLA o ser perjudicial para los mismos, no tenía que pronunciarse sobre la existencia de un riesgo de uso sin justa causa de la marca posterior.
63 Las demandantes recuerdan que la División de Anulación había considerado que el motivo invocado por la parte coadyuvante no era suficiente para justificar el uso y que, asimismo, la OAMI había señalado, en el asunto T‑137/05, que la parte coadyuvante «tampoco ha[bía] sabido formular motivaciones válidas en el procedimiento administrativo para justificar el uso de que se trata, cumpliéndose de este modo el requisito siguiente para la aplicación de la protección que sobrepasa los meros productos que la marca designa».
64 En el presente procedimiento ante el Tribunal, la OAMI y la parte coadyuvante no han formulado alegaciones en respuesta a las de las demandantes en relación con la justa causa.
65 Procede poner de relieve que el motivo invocado por la parte coadyuvante en el procedimiento administrativo ante la OAMI no es suficiente para justificar el uso. A este respecto, debe igualmente señalarse que la coadyuvante ni siquiera ha intentado dar otras justificaciones ante el Tribunal.
66 Por último, por lo que respecta a la resolución del Tribunale di Modena (Tribunal de Módena) (Italia), invocada por la parte coadyuvante para demostrar que los episodios alegados por las demandantes, a su juicio, no le eran imputables, baste recordar que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue unos objetivos que le son específicos, siendo su aplicación independiente de todo sistema nacional [sentencias del Tribunal de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, apartado 47, y de 23 de septiembre de 2009, Cohausz/OAMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, no publicada en la Recopilación, apartado 71]. En todo caso, pende el recurso de casación interpuesto por las demandantes contra dicha resolución y, por lo tanto, aún no es definitiva. Por otra parte, su objetivo es que se declare la falsificación de la marca la PERLA y la competencia desleal de la parte coadyuvante y no la nulidad sobre la base de una disposición análoga al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
67 En estas circunstancias, ha quedado demostrado que, mediante el uso de una marca análoga a la marca la PERLA, la coadyuvante ha intentado situarse en el espacio que esta ocupa para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, así como para explotar el esfuerzo comercial realizado por las demandantes para crear y mantener la imagen de dicha marca. Así, debe considerarse que la ventaja resultante de dicho uso se ha obtenido indebidamente del renombre de la marca la PERLA (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 49). Además, dicho uso se ha producido sin justa causa. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 28 supra, no es necesario pronunciarse sobre la existencia de otro menoscabo referido en los apartados 31 y 32 supra.
68 Por consiguiente, sin que sea preciso pronunciarse sobre la admisibilidad de las imputaciones formuladas en la réplica (véanse los apartados 25 y 26 supra), debe declararse que la Sala de Recurso cometió un error en la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
69 Habida cuenta de que la Sala de Recurso ya declaró la nulidad de la marca posterior para todos los productos, a excepción de las perlas, procede anular la resolución impugnada únicamente en la parte en que la solicitud de nulidad fue desestimada, y la validez de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC confirmada, para las perlas. En efecto, en la medida en que una resolución de una Sala de Recurso acoge las pretensiones de una parte interesada, esta no está legitimada para interponer un recurso ante el Tribunal. Por consiguiente, toda vez que en la parte dispositiva de la resolución impugnada, la Sala de Recurso acogió la solicitud de nulidad, las demandantes ya no pueden oponerse a ella [véase, en este sentido, el auto del Tribunal de 14 de julio de 2009, Hoo Hing/OAMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, no publicado en la Recopilación, apartados 26 y 27].
70 A este respecto, procede recordar que, teniendo en cuenta que las diferentes causas de nulidad llevan exactamente al mismo resultado, basta que una de ellas sea fundada para que se acoja una solicitud de nulidad. Además, cuando la Sala de Recurso considera que una de las causas de nulidad alegadas por el solicitante de nulidad es fundada, pero decide examinar y, en su caso, desestimar las demás causas de nulidad alegadas, esta parte de la motivación de su resolución no constituye el respaldo necesario de la parte dispositiva que acoge la solicitud de nulidad, el cual se basa, de manera suficiente en Derecho, en la causa de nulidad que se ha acogido (véase, en este sentido, el auto Golden Elephant Brand, antes citado, apartados 31 y 35).
71 A la luz de cuanto antecede, no es necesario pronunciarse sobre la solicitud de reforma de la resolución impugnada, formulada como parte de la primera de las pretensiones, ni sobre las pretensiones formuladas con carácter subsidiario, ni sobre los demás motivos.
Costas
72 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, con arreglo al mismo artículo, si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.
73 En virtud del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal puede repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, o por motivos excepcionales.
74 Por último, a tenor del artículo 87, apartado 4, último párrafo, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal puede ordenar que la parte coadyuvante cargue con sus propias costas.
75 En el caso de autos, se han desestimado parcialmente las pretensiones de las demandantes, de la OAMI y de la parte coadyuvante, en la medida en que se ha anulado parcialmente la resolución impugnada.
76 En las circunstancias del caso de autos, debe condenarse a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con el 90 % de las costas causadas por las demandantes ante el Tribunal y con todas las costas de la primera demandante ante la Sala de Recurso. Las demandantes cargarán con el 10 % de sus propias costas causadas ante el Tribunal. La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:
1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 19 de noviembre de 2007 (asunto R 537/2004-2) en la parte en que la OAMI desestimó la solicitud de nulidad y condenó a Nute Partecipazioni SpA a cargar con sus propias costas.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3) La OAMI cargará con sus propias costas así como con el 90 % de las costas de Nute Partecipazioni y de La Perla Srl causadas ante el Tribunal y con todas las costas de Nute Partecipazioni causadas ante la Sala de Recurso.
4) Nute Partecipazioni y La Perla cargarán con el 10 % de sus costas causadas ante el Tribunal.
5) Worldgem Brands Srl cargará con sus propias costas.
Wiszniewska-Białecka | Dehousse | Kanninen |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de diciembre de 2010.
Firmas