SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
de 8 de abril de 2016 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión FRISA — Marca figurativa anterior de la Unión Frinsa — Motivo de denegación relativo — Uso efectivo de la marca anterior — Presentación de hechos y pruebas nuevos en apoyo de un recurso interpuesto ante el Tribunal — Facultad de modificación — Artículo 42, apartados 2 y 3, artículo 65 y artículo 76, apartado 1, in fine, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Regla 22, apartados 2 a 4, del Reglamento (CE) n.º 2868/95»
En el asunto T‑638/14,
Frinsa del Noroeste, S.A., con domicilio social en Santa Eugenia de Ribeira (A Coruña), representada por el Sr. J. Botella Reyna, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:
Frisa Frigorífico Rio Doce, S.A., con domicilio social en Espírito Santo (Brasil),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de julio de 2014 (asuntos acumulados R 1547/2013-4 y R 1851/2013-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Frinsa del Noroeste, S.A., y Frisa Frigorífico Rio Doce, S.A.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y la Sra. I. Pelikánová (Ponente) y el Sr. E. Buttigieg, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de agosto de 2014;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 3 de diciembre de 2014;
habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de marzo de 2015;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, resolver el recurso sin fase oral,
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 11 de octubre de 2011, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, Frisa Frigorífico Rio Doce, S.A., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
2 La marca cuyo registro se solicitaba era el signo figurativo siguiente, en blanco y negro:
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 29, 35 y 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente:
– Clase 29: «Jamón, jamón en lata, salchichas, tocino ahumado, salchichas, patatas congeladas para hacer patatas fritas, carne, carne en conserva y congelada, salchichas congeladas, salchichas ahumadas, albóndigas en lata, albóndigas congeladas, judías en lata, salchichas en lata, alubias cocidas en lata, hamburguesa de carne de vacuno, hamburguesa de carne de pollo, carne de vacuno curada, mortadela; fiambres».
– Clase 35: «Servicios de tienda de venta al por menor y al por mayor y servicios de tiendas de venta al por menor y al por mayor en línea en relación con el jamón, jamón en lata, salchichas, tocino ahumado, salchichas, patatas congeladas para hacer patatas fritas, carnes, carnes congeladas y en conserva, salchichas congeladas, salchichas ahumadas, albóndigas en lata, albóndigas congeladas, alubias en lata, salchichas en lata, alubias cocidas en lata, hamburguesa de carne de vacuno, hamburguesa de carne de pollo, carne de vacuno curada, mortadela, fiambres; servicios de exportación de alimentos».
– Clase 39: «Embalaje y almacenamiento de mercancías, en concreto, servicios de envasado y almacenamiento de alimentos procesados y sin procesar».
4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 232/2011, de 8 de diciembre de 2011.
5 El 30 de enero de 2012, la demandante, Frinsa del Noroeste, S.A., con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, presentó oposición contra el registro de la marca solicitada para todos los productos y servicios enumerados en el apartado 3 supra.
6 La oposición se basaba en la siguiente marca figurativa anterior de la Unión:
7 La marca anterior se registró con el número 659888 para productos comprendidos en la clase 29 y que respondían a la descripción siguiente: «Carne, túnidos, cefalópodos, pescados, mariscos, aves, caza, frutas, legumbres, en conserva, secas y cocidas, huevos, leche, productos lácteos, aceite y grasas comestibles».
8 El motivo que se invocó en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
9 A raíz de la solicitud de prueba del uso efectivo presentada por Frisa Frigorífico Rio Doce conforme al artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, la demandante presentó los siguientes documentos:
– anuncios publicitarios de determinados productos de la marca anterior, publicados en las ediciones del diario ABC de 8 y 11 de abril de 2011;
– dos facturas relativas a la entrega de determinados productos de la marca anterior por un importe global de aproximadamente 10 000 euros, dirigidas a supermercados españoles, uno situado en Madrid y el otro en Aragón;
– un anuncio publicitario de productos de la marca anterior publicado en la revista de la Asociación Española Contra el Cáncer de la provincia de A Coruña del primer trimestre de 2012;
– extractos del catálogo de Navidad 2012 en español editado por la sociedad Urraki en el que aparecen determinados productos de la marca anterior para cestas de Navidad;
– un folleto en español, sin fecha, que presenta determinados productos de la marca anterior y varias expresiones elogiosas sobre la actividad de la sociedad;
– un catálogo en español y en inglés, sin fecha, con la insignia de Elite Gourmet, que presenta determinados productos de la marca anterior y consejos sobre su conservación y utilización;
– el libro en español Guía 2012, editado por la sociedad Editorial Everest, S.A., cuyo depósito legal en España se efectuó en 2011, que presenta determinados productos de la marca anterior y consejos de utilización de estos productos, incluyendo consejos y recetas de grandes chefs españoles;
– el libro en español El mar en conserva, editado por la demandante y Editorial Everest y cuyo depósito legal en España se efectuó en 2011, que presenta determinados productos de la marca anterior y el resultado de degustaciones de estos productos organizadas por la demandante en Barcelona, Valencia y Madrid;
– un estuche de cartón y latas de conserva de la marca anterior;
– un certificado expedido en noviembre de 2012 por la sociedad Dinahosting, S.L., que enumera los nombres de dominio que contienen el término «frinsa» registrados ante ella por la demandante a partir del 9 de marzo de 2013;
– la dirección del sitio de Internet de la demandante (www.frinsa.es) que, según ésta, incluye amplia información que puede servir de prueba del uso de la marca anterior.
10 Mediante resolución de 31 de julio de 2013, la División de Oposición, en primer lugar, consideró que la demandante había probado el uso efectivo de la marca anterior para los siguientes productos: «Túnidos, cefalópodos, pescados y mariscos» comprendidos en la clase 29 (en lo sucesivo, «productos controvertidos»). Seguidamente, estimó parcialmente la oposición y desestimó la solicitud de registro, por considerar que existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, para los productos de la clase 29 a los que se refería dicha solicitud, excepto las «patatas congeladas para hacer patatas fritas, judías en lata, alubias cocidas en lata». En cambio, desestimó la oposición y estimó la solicitud de registro para estos últimos productos y para los servicios comprendidos en las clases 35 y 39 a los que se refería la solicitud de registro, a los que no consideró similares a los productos para los que se había probado un uso efectivo de la marca anterior.
11 El 8 de agosto de 2013, la demandante interpuso un recurso ante la EUIPO, conforme a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que desestimaba la oposición y estimaba la solicitud de registro para los siguientes productos: «patatas congeladas para hacer patatas fritas, judías en lata, alubias cocidas en lata». En dicho recurso, alegaba, en particular, que, en el asunto R 75/2001-1 Frisa/Frinsa, se había estimado la oposición que había formulado con respecto a todos los productos comprendidos en la clase 29, con excepción de los «extractos de carne». Este recurso fue registrado con el número R 1547/2013‑4.
12 El 20 de septiembre de 2013, Frisa Frigorífico Rio Doce interpuso también un recurso contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que estimaba que la demandante había demostrado el uso efectivo de la marca anterior y que existía, en este asunto, un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior. Este recurso fue registrado con el número R 1851/2013-4. En su escrito de contestación, la demandante presentó nuevos documentos para probar el uso efectivo de la marca anterior, a saber, información relativa a la demandante, tres fotografías de su establecimiento comercial Frinsa La Conservera, situado en Madrid, donde pueden comprarse productos de la marca anterior y una fotografía de un producto de la marca anterior, extraídos del sitio de Internet de la demandante y del sitio de Internet www.elitegourmet.es.
13 Tras la acumulación de los asuntos, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, mediante resolución de 1 de julio de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), desestimó el recurso interpuesto por la demandante en el asunto R 1547/2013-4, estimó el formulado por Frisa Frigorífico Rio Doce en el asunto R 1851/2013-4 y, por consiguiente, anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición en su totalidad. En particular, consideró que las pruebas presentadas por la demandante no demostraban de modo indubitado que la marca anterior hubiera sido utilizada de manera efectiva durante los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de registro, conforme al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, a saber, el período comprendido entre el 8 de diciembre de 2006 y el 7 de diciembre de 2011 (en lo sucesivo, «período pertinente»). En primer lugar, consideró que las pruebas presentadas ante la División de Oposición no contenían suficiente información sobre el alcance o la frecuencia del uso de dicha marca durante el período pertinente. Seguidamente, consideró que los documentos nuevos presentados ante ella no aportaban ninguna información adicional, objetiva e indubitada, sobre la importancia y el alcance de las ventas de productos identificados por la marca anterior y, en definitiva, sobre el uso de esta marca durante el período pertinente. Estimó que las únicas pruebas presentadas por la demandante que ofrecen información sobre el alcance del uso no se referían al período pertinente. Al considerar así que no se había demostrado el uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso estimó que la oposición debía desestimarse conforme al artículo 43 del Reglamento n.º 207/2009 y a la regla 22 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 (DO L 303, p. 1). Finalmente, la Sala de Recurso observó que no podía tener en cuenta el precedente citado por la demandante, puesto que, en el asunto R 75/2011-1, se había valorado únicamente la existencia de un riesgo de confusión y no la suficiencia o insuficiencia de las pruebas del uso efectivo de la marca anterior presentadas por la demandante.
Pretensiones de las partes
14 La demandante solicita al Tribunal que:
– Deniegue el registro de la marca solicitada para designar productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 39.
15 La EUIPO solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derechos
Sobre la admisibilidad del recurso
16 La EUIPO sostiene que, en la medida en que la demandante se limita a solicitar al Tribunal que deniegue el registro de la marca solicitada para designar productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 39, el recurso es inadmisible, puesto que, según reiterada jurisprudencia, no corresponde al Tribunal dirigirle órdenes conminatorias, pues es la EUIPO quien, conforme al artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009, está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal.
17 La demandante solicita que se desestime la excepción de inadmisibilidad formulada por la EUIPO basándose en que, del propio texto de la demanda, se desprende que ésta va dirigida, en esencia, a la anulación de la resolución impugnada.
18 En lo que respecta a las aclaraciones que facilita la demandante (apartado 17 supra), procede interpretar que el presente recurso se dirige únicamente a la anulación de la resolución impugnada, toda vez que la Sala de Recurso concluyó erróneamente, en esta última resolución, que no se había probado un uso efectivo de la marca anterior.
19 Dado que la demandante está legitimada para deducir una pretensión de este tipo, procede desestimar, en el caso de autos, la excepción de inadmisibilidad formulada por la EUIPO frente al presente recurso.
Sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal
20 La EUIPO sostiene que los anexos 7 a 15 de la demanda contienen documentos nuevos, que no fueron presentados ni ante la División de Oposición, ni ante la Sala de Recurso. Por lo tanto, la OAMI considera que debe declararse su inadmisibilidad.
21 Los anexos 7 a 14 de la demanda consisten en diversos documentos obtenidos al introducir el término «frinsa» en un motor de búsqueda y que, según la demandante, demuestran que la marca anterior es notoriamente conocida en España. El anexo 15 presenta las cuentas anuales de la demandante del ejercicio 2011, publicadas en el Registro Mercantil, que, según la demandante, demuestran el volumen de negocios realizado en 2010 y en 2011. No se discute que estos documentos no figuraban en el expediente administrativo ante la EUIPO.
22 Por lo tanto, el Tribunal, no puede tener en cuenta el contenido de estos documentos, presentados por primera vez ante él. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO con arreglo al artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009, por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada].
23 De ello resulta que la excepción de inadmisibiliad formulada por la EUIPO frente a los documentos contenidos en los anexos 7 a 15 de la demanda es fundada y que procede declarar la inadmisibilidad de dichos documentos.
Sobre el fondo
24 Mediante el presente recurso la demandante solicita, como se ha señalado en el apartado 18 supra, la anulación de la resolución impugnada.
25 En apoyo de sus pretensiones, en esencia, la demandante sostiene, en cuanto a la prueba del uso de la marca anterior, que no necesitaba presentar numerosos documentos que justificaran el uso de dicha marca puesto que ésta era una marca notoria y renombrada en España, como demuestran tanto las pruebas presentadas ante la División de Oposición como los documentos aportados en los anexos 7 a 14 de la demanda. En cualquier caso, las pruebas presentadas ante la División de Oposición (apartado 9 supra), consideradas globalmente, según requiere la jurisprudencia, demuestran un uso efectivo de la marca anterior para los productos de la clase 29 designados por dicha marca. En efecto, el conjunto de estas pruebas, en su opinión, permite demostrar tanto su buena fe en el uso de esta última marca, en la medida en que afirma que la utilizó conforme a su función de marca, para designar los productos en cuestión o en relación con los productos y en la publicidad, como la importancia y el alcance de dicha marca en el mercado español, que personalidades españolas reconocidas en el ámbito de la gastronomía aceptaron destacar en los libros que cita. Además, considera que determinadas pruebas presentadas ante el Tribunal demuestran la evolución de su volumen de negocios entre 2010 y 2011.
26 Además, la demandante estima que el registro de la marca solicitada debería denegarse para todos los productos y servicios a los que se refiere el apartado 3 supra, puesto que existe un riesgo de asociación o de confusión entre dicha marca y la marca anterior, teniendo en cuenta la similitud existente entre dichas marcas y la similitud o el vínculo existente entre los productos y los servicios en cuestión. En efecto, por una parte, la demandante afirma que los servicios a los que se refiere el apartado 3 supra son accesorios de la fabricación de los productos de la clase 29, en la medida en que únicamente permiten la puesta a disposición del consumidor de estos productos. Por otra parte, los productos a los que se hace referencia en el apartado 3 supra son ya similares, ya vinculados a los de la clase 29 designados por la marca anterior, puesto que todos constituyen productos en conserva que, en los supermercados, se colocan unos cerca de otros.
27 La EUIPO refuta las alegaciones de la demandante y solicita que se desestime el recurso.
28 Por una parte, en cuanto a la prueba del uso de la marca anterior, la EUIPO afirma que la alegación que la demandante basa en el supuesto renombre de la marca anterior en España carece de pertinencia, por cuanto el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 no dispone que el nivel de exigencia en materia de prueba deba disminuir en caso de una marca de renombre. Además, considera que los documentos dirigidos a demostrar el renombre de la marca anterior, presentados en los anexos 7 a 14 de la demanda, son inadmisibles, puesto que se han presentado por primera vez ante el Tribunal (véase el apartado 20 supra). Del mismo modo, estima que las cuentas anuales de la demandante correspondientes al ejercicio 2011, aportadas en el anexo 15 de la demanda, son inadmisibles, dado que se han presentado tardíamente ante el Tribunal (véase el apartado 20 supra). Por lo demás, las pruebas presentadas ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso (apartados 9 y 12 supra) no permiten determinar, de manera objetiva, indubitada y conforme a la jurisprudencia, la existencia de un uso efectivo de la marca anterior durante el período pertinente. En cuanto a estas pruebas, observa, en primer lugar, que las dos facturas aportadas están fechadas nueve meses después de finalizado el período pertinente. En segundo lugar, considera que los anuncios publicitarios publicados en los diarios no informan del volumen de actividad ni del volumen de negocios relativos a los productos en cuestión durante el período pertinente. En tercer lugar, sostiene que el catálogo de Navidad 2012 editado por la sociedad Urraki se refiere a un período posterior al período pertinente y que no proporciona ninguna información sobre el volumen de negocios correspondiente a los productos en cuestión. En cuarto lugar, afirma que la demandante no está legitimada para referirse a los certificados mencionados en el folleto y en el catálogo sin fechar, en la medida en que no se valió de esta prueba ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso. En cualquier caso, dichos certificados no contienen información sobre el alcance del uso de la marca anterior, ni sobre los mercados correspondientes. En quinto lugar, afirma que ni las fotografías extraídas de sitios de Internet, ni el folleto, ni los catálogos, ni el libro Guía 2012, ni el libro La mar en conserva, ni el estuche de cartón y las latas de conserva, ni el certificado de nombres de dominio registrados proporcionan información sobre el volumen de actividad y de negocios relativo a los productos en cuestión durante el período pertinente. En sexto lugar, en cuanto a la información que figura en el sitio de Internet de la demandante, no existe ninguna razón para suponer que el examinador y la División de Oposición hayan hecho referencia a ella, puesto que, en los procedimientos sobre motivos de denegación relativos, el examen, en su opinión, se limita a los motivos invocados por las partes. En cuanto a la información procedente de su sitio de Internet, que la demandante cita en su escrito de contestación ante la Sala de Recurso, no permite concluir que la demandante haya vendido efectivamente los productos en cuestión durante el período pertinente. Así, el conjunto de las pruebas, según la EUIPO, no permite determinar el alcance del uso de la marca anterior durante el período pertinente.
29 Por otra parte, en lo que respecta a la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO sostiene que la demandante no está facultada para impugnar la parte de la resolución de la División de Oposición que estima la solicitud de registro de la marca solicitada para designar productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 39, en la medida en que las resoluciones de la División de Oposición no pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal y que la resolución impugnada no se pronunció sobre la existencia, en el caso de autos, de tal riesgo de confusión.
30 Las alegaciones de la demandante expuestas en el apartado 25 supra han de interpretarse en el sentido de que, en esencia, invocan un motivo de anulación de la resolución impugnada basado en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n.º 2868/95.
31 De acuerdo con el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, a instancia del solicitante de registro de una marca de la Unión, el titular de una marca anterior que hubiere formulado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca de la Unión, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existen causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca anterior sólo se hubiera utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.
32 La regla 22, apartado 2, del Reglamento n.º 2868/95 dispone también que, si la parte que formula oposición no aporta la prueba del uso de la marca anterior o de que existen causas justificativas para la falta de uso en el plazo determinado por la EUIPO a tal efecto, ésta desestimará la oposición. Conforme al apartado 3 de esta misma regla, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos para los que esté registrada y en los que se base la oposición. Además, el apartado 4 de dicha regla dispone que la prueba del uso se limitará, en principio, a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.
33 En el caso de autos, la demandante invoca un uso efectivo de la marca anterior, pero pretende que, en la medida en que había demostrado, en el procedimiento ante la EUIPO, que dicha marca gozaba de notoriedad o renombre en España, no necesitaba presentar múltiples pruebas del uso de ésta.
34 A este respecto, debe recordarse que las disposiciones relativas a la mayor protección que se atribuye a una marca de la Unión que goza de renombre o de notoriedad en la Comunidad persiguen un objetivo diferente que las que exigen la prueba del uso efectivo de la marca anterior de la Unión invocada en apoyo de una oposición, las cuales pueden tener como consecuencia la desestimación de esta oposición o, incluso, la caducidad de la marca invocada en apoyo de ésta, conforme al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C‑149/11, Rec, EU:C:2012:816, apartado 53). Estos dos tipos de disposiciones deben interpretarse, por tanto, de manera autónoma.
35 Pues bien, como señala acertadamente la EUIPO, ni el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, ni la regla 22, apartados 2 a 4, del Reglamento n.º 2868/95 establecen que la prueba del uso que incumbe al titular de la marca de la Unión sobre la que se basa la oposición pueda suprimirse o mitigarse por haberse determinado que dicha marca gozaba de renombre o notoriedad en la Comunidad.
36 Por tanto, procede desestimar, por infundadas, las alegaciones que la demandante basa, en el caso de autos, en el renombre o en la notoriedad de la que, a su juicio, gozaba la marca anterior en España. Incumbía a la demandante, en el procedimiento ante la EUIPO, presentar la prueba del uso efectivo de la marca anterior que exigen el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y la regla 22, apartados 2 a 4, del Reglamento n.º 2868/95.
37 Las partes se oponen, en esencia, en lo relativo a si pueden constituir pruebas del uso los documentos posteriores al período pertinente presentados por la demandante (apartados 25 y 28 supra), en particular las dos facturas (véase el apartado 9 supra).
38 A este respecto, según la jurisprudencia, la toma en consideración de circunstancias posteriores al período definido como pertinente por la normativa aplicable es posible, en cuanto permite confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior y las intenciones reales del titular durante éste último período [véase la sentencia de 27 de septiembre de 2012, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (PUCCI), T‑39/10, EU:T:2012:502, apartado 25 y jurisprudencia citada]. En efecto, la duración de la vida comercial de un producto se extiende por lo general a un período determinado y la continuidad del uso forma parte de las indicaciones que deben tenerse en cuenta para determinar que el uso estaba objetivamente destinado a crear o a conservar una cuota de mercado. Por tanto, los documentos que no corresponden al período definido como período pertinente, lejos de carecer de interés, deben tomarse en consideración y apreciarse conjuntamente con los demás elementos, ya que pueden aportar la prueba de una explotación comercial real y efectiva de la marca [véanse en este sentido, las sentencias de 13 de abril de 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, apartado 32 y jurisprudencia citada, y de 16 de noviembre de 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OAMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Rec, EU:T:2011:675, apartado 65].
39 No obstante, esta toma en consideración de circunstancias posteriores al período definido como pertinente por la normativa aplicable está necesariamente subordinada a la presentación de documentos que demuestren el uso de esta marca durante este último período (véase la sentencia PUCCI, apartado 38 supra, EU:T:2012:502, apartado 26 y jurisprudencia citada).
40 Así pues, debe comenzarse examinando si la demandante presentó, en el procedimiento ante la EUIPO, pruebas de uso que corresponden al período pertinente.
41 Las partes no discuten que los anuncios publicitarios publicados en las ediciones del diario ABC de 8 y 11 de abril de 2011 corresponden al período pertinente. Además, debe señalarse que los libros Guía 2012 y El mar en conserva pueden corresponder al período pertinente, en la medida en que su depósito legal se produjo en 2011, lo que prueba que su difusión pública tuvo que tener lugar durante ese año y que la información que contienen se remonta al período pertinente, según sostiene la demandante. Finalmente, en cuanto a los demás documentos presentados por la demandante, procede declarar que o bien no se refieren a ningún período identificable, o bien lo hacen a un período posterior al período pertinente.
42 Así pues, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 38 y 39 supra, incumbía a la Sala de Recurso decidir, en la resolución impugnada, si los anuncios publicitarios publicados en las ediciones del diario ABC de 8 y 11 de abril de 2011 y en los libros Guía 2012 y El mar en conserva, según corroboraron los demás elementos aportados por la demandante, permitían concluir que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo durante el período pertinente.
43 A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca [véase la sentencia de 8 de marzo de 2012, Arrieta D. Gross/OAMI — International Biocentric Foundation y otros (BIODANZA), T‑298/10, EU:T:2012:113, apartado 54 y jurisprudencia citada].
44 Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior [sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, apartado 39; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, apartado 37], y ello en una parte sustancial del territorio en el que esté protegida [sentencia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec, EU:T:2002:316, apartado 37].
45 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia VITAFRUIT, apartado 44 supra, EU:T:2004:225, apartado 40; véase también, por analogía, la sentencia Ansul, citada en el apartado 44 supra, EU:C:2003:145, apartado 43).
46 Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra [sentencias de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, apartado 35, y VITAFRUIT, citada en el apartado 44 supra, EU:T:2004:225, apartado 41].
47 Para examinar el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esa apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados con dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa (sentencias HIPOVITON, citada en el apartado 46 supra, EU:T:2004:223, apartado 36, y VITAFRUIT, citada en el apartado 44 supra, EU:T:2004:225, apartado 42).
48 El volumen de negocios realizado y la cantidad de ventas de productos con la marca anterior no pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben verse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. Por todo ello, no es necesario que el uso de la marca anterior sea siempre considerable, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo (sentencias HIPOVITON, citada en el apartado 46 supra, EU:T:2004:223, apartado 36, y VITAFRUIT, citada en el apartado 44 supra, EU:T:2004:225, apartado 42). Por lo tanto, aunque un uso sea mínimo puede ser suficiente para calificarse de efectivo, siempre que se considere justificado, en el sector económico pertinente, para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca. Por consiguiente, no es posible determinar a priori, de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo, por lo que no cabe establecer una norma de minimis que impida a la EUIPO o, en sede de recurso, al Tribunal General apreciar las circunstancias del litigio de que conocen (sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, apartado 72).
49 El uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [sentencias HIWATT, citada en el apartado 44 supra, EU:T:2002:316, apartado 47, y de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, apartado 28].
50 Salvo en el supuesto de que la naturaleza específica de los productos de que se trate justifique su producción en número muy limitado, la información sobre el volumen y alcance de las ventas de los productos identificados por la marca anterior es, en principio, necesaria para evaluar si dicha marca ha sido objeto de un uso efectivo [véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2012, Spar/OAMI — Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, EU:T:2012:34, apartado 82].
51 A falta de datos numéricos sobre el volumen de ventas de los productos identificados por la marca anterior, ha de comprobarse, sin embargo, si los datos aportados en el procedimiento ante la EUIPO, analizados globalmente, bastan para concluir que, durante el período pertinente, la actividad económica relativa a estos productos se desarrolló a escala industrial, en una parte sustancial del territorio en el que dicha marca estaba protegida.
52 En el caso de autos, en lo que respecta a los datos correspondientes al período pertinente, la Sala de Recurso, en primer lugar, en el apartado 22 de la resolución impugnada, negó, en esencia, todo valor probatorio a los anuncios publicitarios publicados en las ediciones del diario ABC de 8 y 11 de abril de 2011, por considerar que no acreditaban de forma indubitada la existencia de una actividad comercial ni la realización de un volumen de negocios con los productos identificados por la marca anterior durante el período pertinente.
53 En relación con este extremo, es necesario recordar que, según la jurisprudencia, la fijación de una marca sobre una publicación periódica, una revista, un diario o un catálogo, en principio, puede constituir un «uso válido del signo», como marca, para los productos y servicios designados por ésta, si el contenido de estas publicaciones confirma el uso del signo para los productos y servicios designados por dicha marca [sentencias de 5 de octubre de 2010, Strategi Group/OAMI — RBI (STRATEGI), T‑92/09, EU:T:2010:424, apartado 32, y de 15 de julio de 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Recticel (λ), T‑215/13, EU:T:2015:518, apartado 46].
54 No resulta determinante que los anuncios publicitarios en cuestión se refieran a un período muy limitado, de varios días, dentro del período pertinente. En efecto, sólo están comprendidas en el ámbito de las sanciones previstas en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, las marcas cuyo uso efectivo se ha suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por tanto, es suficiente que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte de este período para que escape a dichas sanciones (sentencia BIODANZA, citada en el apartado 43 supra, EU:T:2012:113, apartado 58). Del mismo modo, la regla 22, apartado 3, del Reglamento n.º 2868/95 establece el criterio de la duración del uso sin exigir que se demuestre su continuidad durante el plazo de cinco años y lo distingue, en particular, de los criterios del alcance y de la naturaleza del uso, que, solamente considerados globalmente, permiten concluir que el uso de la marca anterior tiene carácter efectivo. En efecto, sólo la valoración del conjunto de elementos sometidos a la apreciación de la Sala de Recurso permite acreditar la prueba de dicho uso [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Avery Dennison/OAMI — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T‑200/10, EU:T:2013:467, apartados 85 y 86 y jurisprudencia citada].
55 Por tanto, los anuncios publicitarios en cuestión pueden constituir una prueba válida de que, de manera puntual, aproximadamente al final del período pertinente, la marca anterior se utilizó públicamente y hacia el exterior, en una parte del territorio de la Unión Europea, para designar algunos de los productos para los que había sido registrada, a saber, túnidos.
56 Así pues, la Sala de Recurso incurrió en error al negarse a reconocerles tal valor, en esencia, en el apartado 22 de la resolución impugnada.
57 En segundo lugar, en cuanto a los libros Guía 2012 y El mar en conserva, la Sala de Recurso cometió un error al declarar, en el apartado 25 de la resolución impugnada, que no proporcionaban información sobre la actividad comercial relacionada con los productos identificados por la marca anterior durante el período pertinente. En efecto, estos libros de carácter promocional, legalmente depositados en 2011 en España, constituyen una prueba válida de que, durante el período pertinente, la marca anterior fue utilizada públicamente y hacia el exterior, en una parte del territorio de la Unión, para designar los productos controvertidos. Éste también fue el caso de las degustaciones públicas de productos reseñadas en el libro El mar en conserva (véase el apartado 9 supra).
58 Además, en lo que se refiere a los demás documentos presentados por la demandante, que no corresponden al período pertinente, la Sala, en los apartados 21 a 27 y 29 a 37 de la resolución impugnada, les negó toda pertinencia, por la mera razón de que no contenían información sobre el alcance o la frecuencia del uso de la marca anterior durante el período pertinente.
59 Sin embargo, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 38 supra, incumbía a la Sala de Recurso comprobar si la información contenida en estos documentos, aunque no correspondiera al período pertinente, corroboraba las pruebas de uso contenidas en los anuncios publicitarios publicados en las ediciones del diario ABC de 8 y 11 de abril de 2011, en el libro Guía 2012 y en el libro El mar en conserva de manera suficiente para poder considerar acreditado el uso efectivo de la marca anterior durante el período pertinente.
60 La Sala de Recurso incurrió en error al no proceder a tal examen en la resolución impugnada.
61 Por consiguiente, procede estimar el motivo basado en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n.º 2868/95 y, por tanto, la pretensión de anulación, y anular la resolución impugnada en la medida en que ésta se basa en la constatación de que la marca anterior no fue objeto de un uso efectivo para los productos controvertidos.
Costas
62 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
63 En el caso de autos, se han desestimado las pretensiones de la EUIPO, en la medida en que se anula la resolución impugnada. Sin embargo, la demandante no solicitó la condena en costas de la EUIPO.
64 Por consiguiente, cada una de las partes cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:
1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de julio de 2014 (asuntos acumulados R 1547/2013-4 y R 1851/2013-4).
2) Cada parte cargará con sus propias costas.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de abril de 2016.
Firmas