Asunto T‑33/11

Peeters Landbouwmachines BV

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa BIGAB — Motivo de denegación absoluto — Inexistencia de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca — Criterios de apreciación — Consideración de todos los factores pertinentes existentes en el momento de presentarse la solicitud de registro

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]

La mala fe del solicitante, a efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto y, en particular:

—      el hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa, en un Estado miembro al menos, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

—      la intención del solicitante de impedir que el tercero continúe usando dicho signo;

—      el grado de protección del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Además, la intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Así sucede concretamente cuando resulta, posteriormente, que el solicitante ha registrado como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, con el único fin de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

Sentado lo anterior, los tres factores mencionados anteriormente no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden tenerse en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de marca al presentar la solicitud. En efecto, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, así como la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca comunitaria.

La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza desde hace tiempo, en un Estado miembro al menos, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante. Así pues, no cabe excluir que, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo. Así puede ocurrir especialmente cuando el solicitante tiene conocimiento, al presentar la solicitud de registro, de que una tercera empresa usa la marca que se pretende registrar haciendo creer a su clientela que distribuye oficialmente los productos vendidos con dicha marca, sin haber obtenido, no obstante, autorización para ello.

No puede cuestionarse la buena fe del solicitante de una marca por el mero hecho de ser titular de otras marcas y de no haber tomado la iniciativa de solicitar el registro de estas últimas como marcas comunitarias.

Con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante de una marca, cabe tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria, pues tal grado de notoriedad puede justificar precisamente el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica más amplia de su signo.

(véanse los apartados 18 a 21, 27, 28 y 30)