Sag T-287/17
Swemac Innovation AB
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
Rettens dom (Niende Afdeling) af 7. februar 2019
»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket SWEMAC – det ældre nationale selskabsnavn eller firmanavn SWEMAC Medical Appliances AB – relativ registreringshindring – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] – risiko for forveksling – artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 61, stk. 2, i forordning 2017/1001)] – artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning 2017/1001) – beviser fremlagt for første gang for Retten«
1. EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten – udelukket
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65)
(jf. præmis 18)
2. EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – lovligheden af et appelkammers afgørelse – hensyntagen til national lovgivning, retspraksis eller teori med henblik på anvendelse af EU-retten – lovlig
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65)
(jf. præmis 20)
3. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af en ældre rettighed, der er omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 – betingelser – fortolkning i lyset af EU-retten – bedømmelse vedrørende kriterier fastsat i den nationale ret, der regulerer det påberåbte tegn
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 4, og art. 53, stk. 1, litra c)]
(jf. præmis 35-37)
4. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – ugyldighedsbegæring, som er støttet på, at der findes en ældre national rettighed – bevisbyrde
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 4, art. 53, stk. 1, litra c), og art. 56; Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 37, litra b), nr. ii)]
(jf. præmis 38-40)
5. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – brug af varemærket, der kan være forbudt på grund af en anden ældre ret – kontorets kompetente instansers og Rettens kontrol af den nationale lovgivning, der finder anvendelse – bestemmelse af den nationale lovgivnings indhold
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 4, art. 53, stk. 1, litra c), og art. 65, stk. 1 og 2]
(jf. præmis 41-43)
6. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af en ældre rettighed, der er omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 – konflikt mellem den ældre rettighed, et registreret selskabsnavn og et andet selskabsnavn eller varemærke, som ikke er registreret på nationalt plan – Rettens kompetence
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 4, og art. 53, stk. 1, litra c)]
(jf. præmis 52-58)
7. National ret – henvisning til nationale rettigheder – svensk ret – varemærkeret
(jf. præmis 60)
8. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af en ældre rettighed, der er omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 – ordmærket SWEMAC og selskabsnavnet SWEMAC Medical Appliances AB
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 4, og art. 53, stk. 1, litra c)]
(jf. præmis 61-66)
9. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – ældre varemærkers eksistens side om side på markedet – betydning
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b), og art. 53, stk. 1, litra a)]
(jf. præmis 74)
10. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – præklusionsfrist – begyndelsestidspunkt
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 54, stk. 2)
(jf. præmis 83-85)
11. EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – begreb
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 54, stk. 2)
(jf. præmis 90 og 91)
Resumé
I den sag, der gav anledning til dom af 7. februar 2019, Swemac Innovation mod EUIPO – SWEMAC (sag T-287/17), behandlede Retten en påstand om annullation af en afgørelse fra appelkammeret nedlagt af indehaveren af EU-varemærket SWEMAC, hvorved det nævnte varemærke blev erklæret ugyldigt, fordi der fandtes et ældre tegn, nemlig det ældre svenske selskabsnavn Swemac Medical Appliances AB.
Sagen rejste navnlig spørgsmålet, om den omstændighed, som sagsøgeren gjorde gældende, at denne kunne påberåbe sig en ret, der var endnu ældre end det ældre tegn, medførte, at den, der indgav ugyldighedsbegæringen, som var indehaver af det ældre tegn, ikke ville have ret til at forbyde brugen af et senere EU-varemærke, således at den betingelse, der er opstillet i artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009 (1), ikke ville være opfyldt.
I denne henseende anførte Retten, at det følger af retspraksis, at når indehaveren af det anfægtede EU-varemærke har en ældre ret, der kan medføre, at det ældre varemærke, som en ugyldighedserklæring støttes på, er ugyldigt, påhviler det i givet fald indehaveren at henvende sig til den kompetente nationale myndighed eller ret for – hvis indehaveren nærer ønske herom – at få dette varemærke annulleret.
Retten henviste endvidere til den retspraksis vedrørende indsigelsessager, hvorefter den omstændighed, at indehaveren af et anfægtet varemærke er indehaveren af et nationalt varemærke, der er endnu ældre end det ældre varemærke, ikke i sig har selv nogen betydning, da indsigelsessagen på EU-niveau ikke har til formål at løse konflikter på nationalt niveau.
Ifølge retspraksis kan gyldigheden af et nationalt varemærke nemlig ikke anfægtes under en sag om registrering af et EU-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat. Selv om det tilkommer Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) på grundlag af beviser, som det påhviler indsigeren at fremlægge, at efterprøve eksistensen af det nationale varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, tilkommer det heller ikke EUIPO at træffe afgørelse i en konflikt mellem dette varemærke og et andet nationalt varemærke, idet en sådan konflikt henhører under de nationale myndigheders kompetence.
Ifølge retspraksis forholder det sig derfor således, at så længe det ældre nationale varemærke er effektivt beskyttet, er den omstændighed, at der findes en ældre national registrering eller anden ældre rettighed, som er ældre end dette, ikke relevant i forbindelse med en indsigelse mod en ansøgning om et EU-varemærke, selv om det ansøgte EU-varemærke er identisk med et ældre nationalt varemærke, som sagsøgeren er indehaver af, eller en anden rettighed, der er ældre end det nationale varemærke, som indsigelsen støttes på.
Retten bemærkede, at den allerede havde haft lejlighed til at fastslå, at hvis det antages, at rettighederne til ældre domænenavne kan sidestilles med en ældre national varemærkeregistrering, vil det under alle omstændigheder ikke påhvile Retten at tage stilling til en konflikt mellem et ældre nationalt varemærke og rettigheder til ældre domænenavne, idet en sådan konflikt ikke henhører under Rettens kompetence.
Retten fandt, at der var anledning til at gøre analog brug af denne retspraksis i det foreliggende tilfælde. I denne henseende bemærkede den, at det, på trods af de forpligtelser, som påhviler EUIPO, og Rettens rolle, skulle konstateres, at det hverken påhviler EUIPO eller Retten at løse en konflikt mellem det ældre tegn og et andet selskabsnavn eller ikke-registreret varemærke på nationalt plan inden for rammerne af en ugyldighedssag mod et EU-varemærke.
Ifølge Retten følger det heraf, at spørgsmålet om den ældre rettighed undersøges i forhold til registreringen af det anfægtede EU-varemærke og ikke i forhold til de hævdede ældre rettigheder, som indehaveren af det anfægtede EU-varemærke, i det foreliggende tilfælde sagsøgeren, kunne have i forhold til ansøgeren om ugyldighed, som er indehaver af det ældre tegn. Følgelig var den eneste ældre rettighed, der skal tages hensyn til med henblik afgørelsen af sagen, det ældre tegn.