Asia T-287/17
Swemac Innovation AB
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 7.2.2019
EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SWEMAC – Aikaisempi kansallinen toiminimi tai yrityksen nimi SWEMAC Medical Appliances AB – Suhteellinen hylkäysperuste – Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan c alakohta) – Sekaannusvaara – Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 61 artiklan 2 kohta) – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) – Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet
1. EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Tosiseikkojen tutkiminen uudelleen sellaisten todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa – Toimivallan ulkopuolelle jääminen
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla)
(ks. 18 kohta)
2. EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Valituslautakunnan päätöksen laillisuus – Kansallisen lainsäädännön, oikeuskäytännön tai oikeusopin huomioon ottaminen unionin oikeuden soveltamisessa – Hyväksyttävyys
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla)
(ks. 20 kohta)
3. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaolo – Edellytykset – Tulkitseminen unionin oikeuden mukaisesti – Arviointi kyseistä merkkiä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien perusteella
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta)
(ks. 35–37 kohta)
4. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Aikaisemman kansallisen oikeuden olemassaoloon perustuva mitättömyysvaatimus – Todistustaakka
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 37 säännön b alakohdan ii alakohta)
(ks. 38–40 kohta)
5. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Tavaramerkin käyttö, joka voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden nojalla – Viraston toimivaltaisten elinten ja unionin yleisen tuomioistuimen harjoittama valvonta, joka koskee sovellettavaa kansallista oikeutta – Todisteet kansallisen lainsäädännön sisällöstä
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 65 artiklan 1 ja 2 kohta)
(ks. 41–43 kohta)
6. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaolo – Rekisteröityä toiminimeä koskevan aikaisemman oikeuden ja muun toiminimen tai rekisteröimättömän tavaramerkin välinen ristiriita kansallisella tasolla – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta)
(ks. 52–58 kohta)
7. Kansallinen oikeus – Viittaus kansallisiin oikeussääntöihin – Ruotsin oikeus – Tavaramerkkioikeus
(ks. 60 kohta)
8. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaolo – Sanamerkki SWEMAC ja toiminimi SWEMAC Medical Appliances AB
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta)
(ks. 61–66 kohta)
9. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Saman tai samankaltaisen ja samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin olemassaolo – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Aikaisempien tavaramerkkien samanaikainen esiintyminen markkinoilla – Vaikutus
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)
(ks. 74 kohta)
10. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Käytön sallimisesta johtuva oikeudenmenetys – Preklusiivinen määräaika – Alkamisajankohta
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta)
(ks. 83–85 kohta)
11. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Käytön sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen käsite
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta)
(ks. 90 ja 91 kohta)
Tiivistelmä
Unionin yleinen tuomioistuin sai 7.2.2019 antamansa tuomion Swemac Innovation v. EUIPO – SWEMAC (T-287/17) taustalla olevassa asiassa käsiteltäväkseen EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin SWEMAC haltijan nostaman kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan valituslautakunnan päätös, jolla julistettiin kyseinen tavaramerkki mitättömäksi aikaisemman tavaramerkin eli aikaisemman ruotsalaisen toiminimen Swemac Medical Appliances AB perusteella.
Asiassa nousi esille erityisesti kysymys siitä, merkitseekö se seikka, että kantaja saattoi vedota aikaisempaa tavaramerkkiä vieläkin aikaisempaan oikeuteen, että mitättömyysvaatimuksen esittäneellä aikaisemman tavaramerkin haltijalla ei ole, kuten kantaja väittää, oikeutta kieltää myöhemmän EU-tavaramerkin käyttöä, niin ettei asetuksen N:o 207/2009(1) 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa asetettu edellytys täyty.
Unionin yleinen tuomioistuin toi tässä yhteydessä esille, että oikeuskäytännön mukaan on niin, että kun mitätöitäväksi vaaditun EU-tavaramerkin haltijalla on aikaisempi oikeus, joka on omiaan tekemään pätemättömäksi sen aikaisemman tavaramerkin, johon mitättömyysvaatimus perustuu, sen asiana on tarvittaessa kääntyä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen halutessaan tuon merkin mitätöidyksi.
Se muistutti lisäksi väitemenettelyyn liittyvästä oikeuskäytännöstä, jonka mukaan sillä seikalla, että riidanalaisen tavaramerkin haltijalla on vielä aikaisempaa tavaramerkkiä aikaisempi kansallinen tavaramerkki, ei sinänsä ole vaikutusta, koska unionin tasolla käytävän väitemenettelyn tarkoituksena ei ole ratkaista ristiriitaa kansallisella tasolla.
Oikeuskäytännön mukaan kansallisen tavaramerkin pätevyyttä ei voida nimittäin riitauttaa EU-tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, vaan ainoastaan mitättömyyttä koskevassa menettelyssä, johon ryhdytään kyseessä olevassa jäsenvaltiossa. Lisäksi vaikka Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) tehtäviin kuuluu tarkistaa väitteen tekijän esitettäväksi kuuluvan näytön perusteella, onko väitteen tueksi vedottu kansallinen tavaramerkki olemassa, sen tehtäviin ei kuulu ratkaista tämän tavaramerkin ja toisen tavaramerkin välistä ristiriitaa kansallisella tasolla, sillä tällaisen ratkaisun tekeminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan.
Oikeuskäytännön mukaan on näin ollen niin, että niin kauan kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki on tosiasiallisesti suojattu, sitäkin aikaisemman kansallisen rekisteröinnin tai muun aikaisemman oikeuden olemassaololla ei ole merkitystä EU-tavaramerkkihakemusta vastaan vireille pannussa väitemenettelyssä, vaikka haettu EU-tavaramerkki onkin sama kuin kantajan aikaisempi kansallinen tavaramerkki tai muu väitemenettelyn kohteena olevaa kansallista tavaramerkkiä aikaisempi oikeus.
Unionin yleinen tuomioistuin huomautti, että sillä oli jo ollut tilaisuus todeta, että vaikka oletettaisiin, että aikaisempia verkkotunnuksia koskevat oikeudet voidaan rinnastaa aikaisempaan kansalliseen rekisteröintiin, unionin yleisen tuomioistuimen tehtäviin ei missään tapauksessa kuulu ratkaista aikaisemman kansallisen tavaramerkin ja aikaisempien verkkotunnusten välistä ristiriitaa, koska tällainen ristiriita ei kuulu unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kyseistä oikeuskäytäntöä oli sovellettava käsiteltävään asiaan analogisesti. Se toi tässä yhteydessä esille, että EUIPO:n velvollisuuksista ja unionin yleisen tuomioistuimen tehtävistä huolimatta oli todettava, ettei ole EUIPO:n eikä unionin yleisen tuomioistuimen tehtävä ratkaista aikaisemman merkin sekä muun toiminimen tai rekisteröimättömän tavaramerkin välistä ristiriitaa kansallisella tasolla EU-tavaramerkkiä vastaan käytävässä mitättömyysmenettelyssä.
Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tästä seuraa, että aikaisempaa oikeutta koskevaa kysymystä tarkasteltaessa oli otettava huomioon riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröinti, muttei väitettyjä aikaisempia oikeuksia, joita riidanalaisen EU-tavaramerkin haltijalla, tässä tapauksessa kantajalla, saattoi olla suhteessa mitättömyysvaatimuksen esittäjään, joka oli aikaisemman merkin haltija. Aikaisempi merkki oli siis ainoa käsiteltävän oikeusriidan ratkaisemisessa huomioon otettava aikaisempi oikeus.