Causa T‑287/17
Swemac Innovation AB
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 febbraio 2019
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SWEMAC – Denominazione sociale o nome commerciale nazionale anteriore SWEMAC Medical Appliances AB – Impedimento alla registrazione relativo – Preclusione per tolleranza – Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rischio di confusione – Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»
1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
(v. punto 18)
2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Presa in considerazione, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, della legislazione, della giurisprudenza o della dottrina nazionali – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
(v. punto 20)
3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)]
(v. punti 35‑37)
4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità basata sull’esistenza di un diritto nazionale anteriore – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, 53, § 1, c), e 56; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37, b), ii)]
(v. punti 38‑40)
5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore – Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile – 96589 / Dimostrazione del contenuto della normativa nazionale
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, 53, § 1, c), e 65, §§ 1 e 2]
(v. punti 41‑43)
6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Conflitto tra il diritto anteriore, una denominazione sociale registrata, e un’altra denominazione sociale o marchio non registrato sul piano nazionale – Competenza del Tribunale
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)]
(v. punti 52‑58)
7. Diritto nazionale – Riferimento ai diritti nazionali – Diritto svedese – Diritto dei marchi
(v. punto 60)
8. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Marchio denominativo SWEMAC e denominazione sociale SWEMAC Medical Appliances AB
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)]
(v. punti 61‑66)
9. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori sul mercato – Rilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)]
(v. punto 74)
10. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Preclusione per tolleranza – Termine di decadenza – Dies a quo
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 54, § 2)
(v. punti 83‑85)
11. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Preclusione per tolleranza – Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 54, § 2)
(v. punti 90, 91)
Sintesi
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 febbraio 2019, Swemac Innovation/EUIPO-SWEMAC (T‑287/17), il titolare del marchio dell’Unione europea SWEMAC ha proposto dinanzi al Tribunale una domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso che dichiara la nullità di detto marchio in ragione dell’esistenza di un segno anteriore, vale a dire la denominazione sociale svedese anteriore Swemac Medical Appliances AB.
La causa solleva, in particolare, la questione se, come asserisce la ricorrente, il fatto che essa possa far valere un diritto ancora più risalente rispetto al segno anteriore significhi che la richiedente la dichiarazione di nullità, titolare del segno anteriore, non abbia il diritto di vietare l’uso di un marchio dell’Unione europea posteriore, in modo tale che la condizione introdotta dall’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) non sarebbe soddisfatta.
A siffatto riguardo, il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza, qualora il titolare del marchio dell’Unione europea impugnato possieda un diritto anteriore tale da rendere invalido il marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità, spetta al medesimo rivolgersi, eventualmente, all’autorità o al giudice nazionale competente per ottenere, se lo desidera, l’annullamento del detto marchio.
Inoltre, esso ricorda la giurisprudenza, elaborata nell’ambito di taluni procedimenti di opposizione, secondo cui il fatto che il titolare di un marchio contestato sia il titolare di un marchio nazionale ancora più risalente rispetto al marchio anteriore è, di per sé, privo di pertinenza, in quanto la procedura di opposizione a livello dell’Unione non è concepita per risolvere controversie a livello nazionale.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la validità di un marchio nazionale non può essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio dell’Unione europea, ma solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato. Inoltre, benché spetti all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), sulla base delle prove che è onere dell’opponente produrre, accertare l’esistenza del marchio nazionale invocato a sostegno dell’opposizione, ad esso non compete la soluzione di un conflitto tra tale marchio e un altro marchio sul piano nazionale, conflitto che ricade nella competenza delle autorità nazionali.
Di conseguenza, in base alla giurisprudenza, finché il marchio nazionale anteriore è effettivamente tutelato, l’esistenza di una registrazione nazionale anteriore o di un altro diritto anteriore a quest’ultimo non è pertinente nell’ambito dell’opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione europea, anche se il marchio dell’Unione europea richiesto è identico a un marchio nazionale anteriore della ricorrente o a un altro diritto anteriore al marchio nazionale su cui si basa l’opposizione.
Il Tribunale osserva di aver già avuto modo di dichiarare che, supponendo che i diritti su nomi di dominio anteriori possano essere assimilati a una registrazione nazionale anteriore, non competeva in alcun caso ad esso pronunciarsi su un conflitto fra un marchio nazionale anteriore e taluni diritti sui nomi di dominio anteriori, giacché tale conflitto non rientra nella competenza del Tribunale.
Quest’ultimo ritiene che sia opportuno applicare al caso di specie, per analogia, la giurisprudenza de qua. A tal riguardo, esso osserva che, nonostante gli obblighi cui è soggetto l’EUIPO e il ruolo del Tribunale, è giocoforza constatare che né all’EUIPO, né al Tribunale spetta risolvere un conflitto tra il segno anteriore e un’altra denominazione sociale o marchio non registrato a livello nazionale nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità avverso un marchio dell’Unione europea.
A parere del Tribunale, ne consegue che la questione del diritto anteriore è da esaminarsi in relazione alla registrazione del marchio dell’Unione europea impugnato, e non in relazione ai presunti diritti anteriori che il titolare del marchio dell’Unione europea impugnato, ossia, nel caso di specie, la ricorrente, potrebbe avere nei confronti della richiedente la dichiarazione di nullità, titolare del segno anteriore. Pertanto, il solo diritto anteriore da prendersi in considerazione ai fini della soluzione della controversia è il segno anteriore.