Zaak T‑287/17
Swemac Innovation AB
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 7 februari 2019
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk SWEMAC – Vennootschapsnaam of oudere nationale handelsnaam SWEMAC Medical Appliances AB – Relatieve weigeringsgrond – Rechtsverwerking wegens gedogen – Artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] – Verwarringsgevaar – Artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 61, lid 2, van verordening 2017/1001) – Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001) – Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijzen”
1. Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Heronderzoek van de feiten tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd – Daarvan uitgesloten
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)
(zie punt 18)
2. Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Rechtmatigheid van de beslissing van een kamer van beroep – Inaanmerkingneming van de nationale wetgeving, rechtspraak of rechtsleer voor de toepassing van het Unierecht – Toelaatbaarheid
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)
(zie punt 20)
3. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 – Voorwaarden – Uitlegging tegen de achtergrond van het Unierecht – Toetsing aan de nationaalrechtelijke criteria die gelden voor het aangevoerde teken
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, en 53, lid 1, c)]
(zie punten 35‑37)
4. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Vordering tot nietigverklaring op grond van het bestaan van een ouder nationaal recht – Bewijslast
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, 53, lid 1, c), en 56; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 37, b), ii)]
(zie punten 38‑40)
5. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Merk waarvan het gebruik kan worden verboden op grond van een ander, ouder recht – Toezicht door de bevoegde instanties van het Bureau en door het Gerecht met betrekking tot het toepasselijke nationale recht – Vaststelling van de inhoud van de nationale wetgeving
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, 53, lid 1, c), en 65, leden 1 en 2]
(zie punten 41‑43)
6. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 – Conflict tussen het oudere recht, een ingeschreven vennootschapsnaam, en een andere vennootschapsnaam of niet-ingeschreven merk op nationaal niveau – Bevoegdheid van het Gerecht
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, en 53, lid 1, c)]
(zie punten 52‑58)
7. Nationaal recht – Verwijzing naar het nationale recht – Zweeds recht – Merkenrecht
(zie punt 60)
8. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 – Woordmerk SWEMAC en vennootschapsnaam SWEMAC Medical Appliances AB
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, en 53, lid 1, c)]
(zie punten 61‑66)
9. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Coëxistentie van oudere merken op de markt – Invloed
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punt 74)
10. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Rechtsverwerking wegens gedogen – Vervaltermijn – Aanvang
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 54, lid 2)
(zie punten 83‑85)
11. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Rechtsverwerking wegens gedogen – Begrip
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 54, lid 2)
(zie punten 90, 91)
Samenvatting
In de zaak die heeft geleid tot het arrest van 7 februari 2019, Swemac Innovation/EUIPO-SWEMAC (T‑287/17), was bij het Gerecht een vordering ingesteld door de houder van het Uniemerk SWEMAC strekkende tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep waarbij dit merk nietig was verklaard wegens het bestaan van een ouder teken, te weten de oudere Zweedse vennootschapsnaam Swemac Medical Appliances AB.
In deze zaak is met name de vraag gerezen of, zoals verzoekster betoogt, de omstandigheid dat zij een beroep kan doen op een recht dat nog ouder is dan het oudere teken, impliceert dat de houder van het oudere teken die heeft verzocht om nietigverklaring het gebruik van een jonger Uniemerk niet kan verbieden, zodat niet is voldaan aan de in artikel 8, lid 4, onder b), van verordening nr. 207/2009(1) gestelde voorwaarde.
In dit verband merkt het Gerecht onder verwijzing naar de rechtspraak op dat, wanneer de houder van het aangevochten Uniemerk een ouder recht bezit dat het oudere merk waarop een vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, ongeldig kan maken, hij zich in voorkomend geval tot de bevoegde nationale autoriteit of rechterlijke instantie moet wenden om desgewenst de nietigverklaring van dit laatste merk te verkrijgen.
Verder herinnert het Gerecht aan de rechtspraak in het kader van oppositieprocedures volgens welke het feit dat de houder van een betwist merk houder is van een nog ouder nationaal merk dan het oudere merk op zich geen gevolgen heeft, aangezien de oppositieprocedure op het niveau van de Unie niet dient om conflicten op nationaal niveau te regelen.
Volgens de rechtspraak kan de geldigheid van een nationaal merk immers niet worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure van een Uniemerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure. Verder dient het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) weliswaar op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale merk te onderzoeken, maar het dient niet een conflict tussen dit merk en een ander merk op nationaal niveau te beslechten, aangezien dit tot de bevoegdheid van de nationale autoriteiten behoort.
Zolang het oudere nationale merk daadwerkelijk wordt beschermd, is het bestaan van een nationale inschrijving die of een ander recht dat ouder is dan dit merk bijgevolg niet relevant in het kader van een tegen een Uniemerkaanvraag ingestelde oppositie, ook al is het aangevraagde Uniemerk gelijk aan een nationaal merk of een ander recht van verzoeker dat ouder is dan het nationale merk waarop de oppositie is gebaseerd.
Het Gerecht wijst erop dat het reeds heeft geoordeeld dat, gesteld dat rechten op een oudere domeinnaam kunnen worden gelijkgesteld met een oudere nationale inschrijving, het hoe dan ook niet aan het Gerecht staat om uitspraak te doen over een conflict tussen een ouder nationaal merk en oudere rechten op domeinnamen, aangezien dit niet onder zijn bevoegdheid valt.
Het Gerecht is van oordeel dat deze rechtspraak naar analogie dient te worden toegepast op het onderhavige geval. Niettegenstaande de verplichtingen van het EUIPO en de rol van het Gerecht dient immers te worden vastgesteld dat het noch aan het EUIPO noch aan het Gerecht staat om een conflict tussen het oudere teken en een andere vennootschapsnaam of een ander niet-ingeschreven merk op nationaal niveau te beslechten in het kader van een procedure tot nietigverklaring van een Uniemerk.
Volgens het Gerecht volgt hieruit dat de kwestie van het oudere recht wordt onderzocht in het licht van de inschrijving van het litigieuze Uniemerk en niet in het licht van vermeende oudere rechten die de houder van het litigieuze Uniemerk – in casu verzoekster – kan hebben ten aanzien van de houder van het oudere teken die verzoekt om nietigverklaring. Derhalve is het enige oudere recht dat voor de beslechting van het onderhavige geding in aanmerking moet worden genomen, het oudere teken.