Sprawa T‑287/17
Swemac Innovation AB
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Wyrok Sądu (dziewiąta izba) z dnia 7 lutego 2019 r.
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy SWEMAC – Firma lub wcześniejsza krajowa nazwa handlowa SWEMAC Medical Appliances AB – Względna podstawa odmowy rejestracji – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Artykuł 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem
1. Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem – Wyłączenie
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65)
(zob. pkt 18)
2. Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Zgodność z prawem decyzji izby odwoławczej – Uwzględnienie do celów stosowania prawa Unii prawodawstwa lub orzecznictwa krajowego i doktryny krajowej – Dopuszczalność
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65)
(zob. pkt 20)
3. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego prawa określonego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 – Przesłanki – Wykładnia w świetle prawa Unii – Ocena w świetle kryteriów ustanowionych przez prawo krajowe, któremu podlega oznaczenie, na które się powołano
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c)]
(zob. pkt 35–37)
4. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na istnieniu wcześniejszego prawa krajowego – Ciężar dowodu
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c), art. 56; rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 37 lit. b) ppkt (ii)]
(zob. pkt 38–40)
5. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Używanie znaku towarowego, którego można zakazać na podstawie innego prawa wcześniejszego – Kontrola wykonywana przez właściwe instancje Urzędu i przez Sąd w zakresie mającego zastosowanie prawa krajowego – Ustalenie treści ustawodawstwa krajowego
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c), art. 65 ust. 1, 2]
(zob. pkt 41–43)
6. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego prawa określonego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 – Kolizja między prawem wcześniejszym, będącym zarejestrowaną firmą, a inną firmą lub niezarejestrowanym znakiem towarowym na szczeblu krajowym – Właściwość Sądu
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c)]
(zob. pkt 52–58)
7. Prawo krajowe – Odesłanie do praw krajowych – Prawo szwedzkie – Prawo znaków towarowych
(zob. pkt 60)
8. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego prawa określonego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 – Słowny znak towarowy SWEMAC i firma SWEMAC Medical Appliances AB
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c)]
(zob. pkt 61–66)
9. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Współistnienie na rynku wcześniejszych znaków towarowych – Wpływ
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b), art. 53 ust. 1 lit. a)]
(zob. pkt 74)
10. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Termin zawity – Rozpoczęcie biegu terminu
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 54 ust. 2)
(zob. pkt 83–85)
11. Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Pojęcie
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 54 ust. 2)
(zob. pkt 90, 91)
Streszczenie
W sprawie, w której zapadł wyrok z dnia 7 lutego 2019 r. Swemac Innovation/EUIPO-SWEMAC (T‑287/17), właściciel unijnego znaku towarowego SWEMAC zwrócił się do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej unieważniającej prawo do wspomnianego znaku ze względu na istnienie wcześniejszego oznaczenia, mianowicie wcześniejszej szwedzkiej firmy Swemac Medical Appliances AB.
Spór dotyczy w szczególności kwestii, czy – jak podnosi skarżąca – okoliczność, że mogłaby ona powołać się na prawo jeszcze starsze niż wcześniejsze oznaczenie, oznaczałaby, że strona wnosząca o unieważnienie prawa do znaku, będąca właścicielem wcześniejszego oznaczenia, nie byłaby uprawniona do zakazania używania późniejszego unijnego znaku towarowego, wobec czego przesłanka określona w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009(1) nie byłaby spełniona.
W tym względzie Sąd zauważa, że zgodnie z orzecznictwem, jeśli właścicielowi zaskarżonego unijnego znaku towarowego przysługuje wcześniejsze prawo mogące skutkować unieważnieniem prawa do wcześniejszego znaku towarowego, będącego podstawą wniosku o unieważnienie, to na nim spoczywa obowiązek zwrócenia się, w stosownym przypadku, do organu bądź do właściwego sądu krajowego w celu uzyskania, jeśli jest to jego życzeniem, unieważnienia prawa do tego znaku towarowego.
Ponadto Sąd przypomina orzecznictwo utrwalone w odniesieniu do postępowań w sprawie sprzeciwu, zgodnie z którym okoliczność, że właściciel zakwestionowanego znaku towarowego jest właścicielem krajowego znaku towarowego jeszcze starszego od wcześniejszego znaku towarowego, nie ma sama w sobie żadnego znaczenia, jako że postępowanie w sprawie sprzeciwu na szczeblu Unii nie ma na celu rozstrzygnięcia kolizji na szczeblu krajowym.
Zgodnie z orzecznictwem ważności krajowego znaku towarowego nie można bowiem podważać w ramach procedury rejestracji unijnego znaku towarowego, a jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Ponadto, o ile zadaniem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest ustalenie, na podstawie dowodów, które winien przedstawić wnoszący sprzeciw, istnienia krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu, o tyle nie do niego należy rozstrzyganie kolizji między dwoma znakami krajowymi, gdyż leży to w kompetencji władz krajowych.
Dlatego zgodnie z orzecznictwem, dopóki wcześniejszy krajowy znak towarowy podlega rzeczywistej ochronie, dopóty istnienie rejestracji krajowej lub jakiegokolwiek innego prawa wcześniejszych w stosunku do tego pierwszego zgłoszenia krajowego nie jest istotne w kontekście rozpatrywania sprzeciwu wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego, nawet jeśli zgłoszony unijny znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym skarżącej lub z jakimkolwiek innym prawem wcześniejszym w stosunku do krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu.
Sąd zauważa, że miał już sposobność orzec, iż przy założeniu, że prawa do wcześniejszych nazw domeny można potraktować jak wcześniejszą krajową rejestrację, i tak nie jest zadaniem Sądu wypowiadanie się w kwestii kolizji między wcześniejszym znakiem towarowym a prawami do wcześniejszych nazw domeny, ponieważ kolizja taka nie leży w zakresie kompetencji Sądu.
Sąd uważa, że to orzecznictwo należy zastosować przez analogię do rozpatrywanej sprawy. W tym względzie wskazuje, że niezależnie od obowiązków, którym podlega EUIPO, i roli Sądu należy stwierdzić, że ani do EUIPO, ani do Sądu nie należy rozstrzygnięcie kolizji pomiędzy wcześniejszym oznaczeniem a inną firmą lub znakiem towarowym niezarejestrowanym na szczeblu krajowym w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego.
Zdaniem Sądu wynika stąd, że kwestię wcześniejszego prawa ocenia się w stosunku do rejestracji zaskarżonego unijnego znaku towarowego, a nie w odniesieniu do podnoszonych praw wcześniejszych, które właścicielowi zaskarżonego unijnego znaku towarowego, w niniejszym przypadku, skarżącej, mogłyby przysługiwać wobec strony wnoszącej o unieważnienie prawa do znaku będącej właścicielem wcześniejszego oznaczenia. Z tego względu jedynym prawem wcześniejszym, które należy wziąć pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia tego sporu, jest wcześniejsze oznaczenie.