Processo T‑287/17
Swemac Innovation AB
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
Acórdão do Tribunal Geral (Nona Secção) de 7 de fevereiro de 2019
«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia SWEMAC — Denominação social ou nome comercial nacional anterior SWEMAC Medical Appliances AB — Motivo relativo de recusa — Prescrição por tolerância — Artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 [atual artigo 60.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Risco de confusão — Artigo 54.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 (atual artigo 61.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001) — Artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 (atual artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento 2017/1001) —Elementos de prova apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral»
1. Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para o juiz da União — Competência do Tribunal Geral — Reexame dos factos à luz de provas que lhe são apresentadas pela primeira vez — Exclusão
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 65.°)
(cf. n.° 18)
2. Marca da União Europeia — Processo de recurso — Recurso para o juiz da União — Legalidade da decisão de uma Câmara de Recurso — Tomada em consideração, para efeitos da aplicação do direito da União, da legislação, da jurisprudência ou da doutrina nacionais — Admissibilidade
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 65.°)
(cf. n.° 20)
3. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Existência de um direito anterior previsto no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 — Requisitos — Interpretação à luz do direito da União — Apreciação atendendo aos critérios fixados pelo direito nacional aplicável ao sinal invocado
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 53.°, n.° 1, alínea c)]
(cf. n.os 35‑37)
4. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Pedido de declaração de nulidade baseado na existência de um direito nacional anterior — Ónus da prova
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, 53.°, n.° 1, alínea c), e 56.°; Regulamento n.° 2868/95 da Comissão, artigo 1.°, regra 37, alínea b), ii)]
(cf. n.os 38‑40)
5. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Utilização da marca suscetível de ser proibida devido a outro direito anterior — Fiscalização exercida pelas instâncias competentes do Instituto e pelo Tribunal Geral quanto ao direito nacional aplicável ‑ Prova do conteúdo da legislação nacional
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, 53.°, n.° 1, alínea c), e 65.°, n.os 1 e 2]
(cf. n.os 41‑43)
6. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Existência de um direito anterior previsto no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 — Conflito entre o direito anterior, uma denominação social registada e uma outra denominação social ou marca não registada no plano nacional — Competência do Tribunal Geral
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 53.°, n.° 1, alínea c)]
(cf. n.os 52‑58)
7. Direito nacional — Referência aos direitos nacionais — Direito sueco — Direito das marcas
(cf. n.° 60)
8. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Existência de um direito anterior previsto no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 — Marca nominativa SWEMAC e denominação social SWEMAC Medical Appliances AB
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 53.°, n.° 1, alínea c)]
(cf. n.os 61‑66)
9. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Existência de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Coexistência de marcas anteriores no mercado — Incidência
[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigos 8.°, n.° 1, alínea b), e 53.°, n.° 1, alínea a)]
(cf. n.° 74)
10. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Prescrição por tolerância — Prazo de prescrição — Início da contagem
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 54.°, n.° 2)
(cf. n.os 83‑85)
11. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Prescrição por tolerância — Conceito
(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 54.°, n.° 2)
(cf. n.os 90, 91)
Resumo
No processo que deu origem ao Acórdão de 7 de fevereiro de 2019, Swemac Innovation/EUIPO‑SWEMAC (T‑287/17), o Tribunal Geral foi chamado, pelo titular da marca da União Europeia SWEMAC, a conhecer de um pedido de anulação da decisão da Câmara de Recurso que declarou a nulidade da referida marca devido à existência de um sinal anterior, a saber, a denominação social sueca anterior Swemac Medical Appliances AB.
O processo suscita, designadamente, a questão de saber se, como alega a recorrente, a circunstância de esta poder invocar um direito mais antigo do que o sinal anterior implica que a requerente da declaração de nulidade, titular do sinal anterior, não tenha o direito de proibir a utilização de uma marca da União Europeia posterior, de modo que o requisito imposto pelo artigo 8.°, n.° 4, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009 (1) não está preenchido.
A este respeito, o Tribunal Geral salienta que, segundo a jurisprudência, quando o titular da marca da União Europeia impugnada possua um direito anterior suscetível de invalidar a marca anterior em que se baseia um pedido de declaração de nulidade, lhe cabe dirigir‑se, se for caso disso, à autoridade ou ao tribunal nacional competente para obter, se assim o entender, a declaração de nulidade desta marca.
Além disso, o Tribunal Geral recorda a jurisprudência, estabelecida no âmbito de processos de oposição, segundo a qual o facto de o titular de uma marca impugnada ser o titular de uma marca nacional ainda mais antiga do que a marca anterior não tem, em si mesmo, nenhuma incidência, na medida em que o processo de oposição ao nível da União não tem por objeto regular conflitos a nível nacional.
Com efeito, segundo a jurisprudência, a validade de uma marca nacional não pode ser posta em causa no âmbito de um processo de registo de uma marca da União Europeia, mas apenas no âmbito de um pedido de declaração de nulidade instaurado no Estado‑Membro em causa. Além disso, embora caiba ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) verificar, com base nas provas que incumbe ao opositor apresentar, a existência da marca nacional invocada em apoio da oposição, não lhe cabe decidir de um conflito entre esta marca e uma outra marca no plano nacional, conflito que se insere na competência das autoridades nacionais.
Por conseguinte, segundo a jurisprudência, enquanto a marca nacional anterior estiver efetivamente protegida, a existência de um registo nacional anterior ou de um outro direito anterior a essa marca não é pertinente no âmbito de uma oposição contra um pedido de marca da União Europeia, mesmo se a marca da União Europeia pedida for idêntica a uma marca nacional anterior do recorrente ou a outro direito anterior à marca nacional em que se baseia a oposição.
O Tribunal Geral refere que já teve ocasião de declarar que, mesmo admitindo que os direitos sobre os nomes de domínio anteriores possam ser equiparados a um registo nacional anterior, em todo o caso, não cabe ao Tribunal pronunciar‑se sobre um conflito entre uma marca nacional anterior e direitos sobre os nomes de domínio anteriores, dado que tal conflito não está abrangido pela competência do Tribunal Geral.
O Tribunal Geral entende que há que aplicar, ao caso em apreço, por analogia, esta jurisprudência. A este respeito, o Tribunal Geral salienta que, não obstante as obrigações a que o EUIPO está sujeito e o papel do Tribunal Geral, não compete nem ao EUIPO nem ao Tribunal Geral resolver, no âmbito de um processo de declaração de nulidade contra uma marca da União Europeia, um conflito, no plano nacional, entre o sinal anterior e uma outra denominação social ou marca não registada.
Segundo o Tribunal Geral, a questão do direito anterior é examinada em relação ao registo da marca da União Europeia impugnada, e não em relação aos direitos anteriores invocados que o titular da marca da União Europeia impugnada, no caso vertente a recorrente, pudesse ter face à requerente da declaração de nulidade, titular do sinal anterior. Por conseguinte, o único direito anterior a ter em consideração para a resolução do litígio é o sinal anterior.