Causa T‑72/17

Gabriele Schmid

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo Steirisches Kürbiskernöl – Indicazione geografica protetta – Articolo 15, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio – Uso come marchio»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2018

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

2.      Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1)

3.      Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Uso di un’indicazione geografica protetta registrata come marchio individuale

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1)

4.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio figurativo Steirisches Kürbiskernöl

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 25, 62)

2.      Per quanto concerne l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, secondo costante giurisprudenza, un marchio è soggetto ad un «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è utilizzato al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.

Tuttavia, la circostanza che un marchio sia utilizzato al fine di trovare o mantenere uno sbocco per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non per l’unico scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio non è sufficiente per trarre la conclusione che sussista un «uso effettivo» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Infatti, è altrettanto indispensabile che tale uso del marchio abbia luogo conformemente alla funzione essenziale dello stesso.

Relativamente ai marchi individuali, tale funzione essenziale consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa essere attribuita la responsabilità della loro qualità.

La necessità, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di un uso conforme alla funzione essenziale di indicazione d’origine traduce il fatto che, anche se, indubbiamente, un marchio può essere oggetto anche di usi conformi ad altre funzioni, quali quelle consistenti nel garantire la qualità, oppure quelle di comunicazione, investimento o pubblicità, esso è tuttavia soggetto alle sanzioni previste in tale regolamento qualora, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale. In tal caso, il titolare del marchio, secondo le modalità previste nell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è dichiarato decaduto dai suoi diritti, a meno che possa far valere ragioni legittime per non aver dato luogo ad un uso idoneo a consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale.

(v. punti 42-45)

3.      Dalla giurisprudenza risulta che, qualora l’uso di un marchio individuale, pur designando l’origine geografica e le qualità imputabili a tale origine dei prodotti di differenti produttori, non garantisca ai consumatori che tali prodotti o tali servizi provengono da un’unica impresa, sotto il controllo della quale sono stati fabbricati o forniti e alla quale, di conseguenza può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti o servizi, un siffatto uso non è conforme alla funzione di indicazione d’origine.

Infatti, non sussiste un uso conforme alla funzione essenziale del marchio individuale qualora l’apposizione di quest’ultimo su taluni prodotti svolga l’unica funzione di costituire un identificativo dell’origine geografica e delle qualità imputabili a tale origine dei prodotti in questione, e non quella di garantire, inoltre, che i prodotti provengono da un’impresa unica sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità.

(v. punti 48, 49)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50-53, 55-59)