Věc T‑10/09 RENV 

Formula One Licensing BV 

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství F1-LIVE – Starší obrazová ochranná známka Společenství F1, starší národní slovní ochranné známky a starší mezinárodní slovní ochranná známka F1 Formula 1 – Relativní důvody pro zamítnutí – Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009]“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 11. prosince 2014

1.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Obrazová ochranná známka F1-LIVE – Obrazová ochranná známka F1 Formula 1 a slovní ochranné známky F1

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

2.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Koexistence starších ochranných známek – Uznání určitého stupně rozlišovací způsobilosti národní ochranné známky

[Nařízení Rady č. 40/94, pátý bod odůvodnění a čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 2 písm. a) bod ii); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95, čl. 3 odst. 1 písm. b); směrnice Rady 89/104, čl. 3 odst. 1 písm. b)]

3.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky – Dopad

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

1.      Pro průměrné spotřebitele v Evropské unii existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství mezi obrazovým označením F1-LIVE, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro výrobky a služby zařazené do tříd 16, 38 a 41 ve smyslu Niceské dohody, a slovními ochrannými známkami F1 dříve zapsanými v Německu pro služby zařazené do třídy 41, ve Spojeném království pro výrobky a služby zařazené do tříd 16 a 38, a jako mezinárodní ochranná známka s účinky v Dánsku, v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii a v Maďarsku pro výrobky a služby zařazené do tříd 16, 38 et 41, jakož i obrazovou ochrannou známkou Společenství F1 Formula 1, dříve zapsanou pro výrobky a služby zařazené do týchž tříd.

Ačkoli mezi kolidujícími ochrannými známkami existují vizuální, fonetické a pojmové odlišnosti, existuje zde rovněž určitý stupeň celkové podobnosti z důvodu začlenění slovního prvku starší ochranné známky do obrazové ochranné známky, jejíž zápis je požadován.

Ze skutečnosti, že si relevantní veřejnost uchovává v paměti pouze nedokonalý obraz dotčených ochranných známek, takže jejich společný prvek – prvek „f 1“ – vytváří mezi nimi určitou podobnost, a ze vzájemné závislosti jednotlivých faktorů, jež musí být brány v úvahu, jelikož jsou dotčené výrobky totožné nebo velmi podobné, zejména vyplývá, že nelze vyloučit nebezpečí záměny u spotřebitelů. Jinak řečeno, existuje nebezpečí, že se obě tyto ochranné známky budou ve vědomí spotřebitelů navzájem spojovat, neboť spotřebitelé si budou přihlášenou ochrannou známku v důsledku totožné reprodukce starší ochranné známky F1 vykládat jako její variantu, a tudíž si dotčené ochranné známky spojí i vzhledem k jejich obchodnímu původu.

(viz body 29, 30, 45, 52)

2.      Aby nedošlo k porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je třeba uznat, že národní ochranná známka uplatněná na podporu námitek proti zápisu ochranné známky Společenství má určitý stupeň rozlišovací způsobilosti.

Proto nelze uznat, že prvek, který je dotčeným ochranným známkám společný, je druhový, popisný, anebo že postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost, neboť v opačném případě by byla zpochybněna platnost starší ochranné známky v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, což by mělo za následek porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Je pravda, že jestliže jsou námitky založené na existenci starší národní ochranné známky podány proti zápisu ochranné známky Společenství, je Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), a v důsledku toho i Tribunál, povinen ověřit, jakým způsobem relevantní veřejnost vnímá označení totožné s touto národní ochrannou známkou v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, a případně posoudit stupeň rozlišovací způsobilosti tohoto označení.

Takováto ověření však nemohou vést ke konstatování, že označení totožné s národní zapsanou a chráněnou ochrannou známkou postrádá rozlišovací způsobilost, jelikož takové konstatování není slučitelné s koexistencí ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami ani s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, vykládaným ve spojení s odst. 2 písm. a) bodem ii) téhož článku.

Toto konstatování by totiž zasahovalo do národních ochranných známek totožných s označením, o kterém se má za to, že postrádá rozlišovací způsobilost, neboť by zápis takové ochranné známky Společenství vytvořil situaci, která by mohla odstranit národní ochranu těchto ochranných známek. Uvedené konstatování by tak nerespektovalo systém zavedený nařízením č. 40/94, který se zakládá na koexistenci ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami, jak uvádí bod 5 odůvodnění tohoto nařízení, neboť platnost mezinárodní nebo národní ochranné známky může být zpochybněna z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě na základě čl. 3 odst. 1 písm. b) první směrnice 89/104 a směrnice 2008/95 o ochranných známkách.

(viz body 33–37)

3.      Ačkoliv při posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, je tato rozlišovací způsobilost pouze jednou ze skutečností přicházejících v úvahu v rámci tohoto posouzení. Nebezpečí záměny tak může existovat i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, na které se ochranné známky vztahují.

(viz bod 49)