Causa T‑159/15

Puma SE

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di un marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta un felino che salta – Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta – Impedimento relativo alla registrazione – Buona amministrazione – Prova della notorietà dei marchi anteriori – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2016

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Decisione che si discosta dalla prassi decisionale anteriore dell’Ufficio per quanto riguarda la notorietà del marchio anteriore – Obbligo di motivazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 75, 1ª frase; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, comma 3)

4.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, comma 3)

5.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 14)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 20)

3.      Alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale deve, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande analoghe e interrogarsi con particolare attenzione in merito alla questione se si debba o meno decidere nello stesso senso. Alla luce dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, la commissione di ricorso non può discostarsi dalla prassi decisionale dell’Ufficio senza fornire la minima spiegazione riguardo alle ragioni che l’avevano condotta a considerare che le constatazioni in fatto in merito alla notorietà dei marchi anteriori, effettuate in tali decisioni, non sono o non sono più rilevanti. La constatazione della notorietà dei marchi anteriori è una constatazione d’ordine fattuale che non dipende dal marchio richiesto.

Inoltre, nelle circostanze in cui le decisioni anteriori dell’Ufficio invocate dal ricorrente non siano accompagnate da prove relative alla notorietà dei marchi anteriori prodotte nell’ambito di tali procedimenti anteriori, la commissione di ricorso deve, in conformità al principio di buona amministrazione, o chiedere alla ricorrente di presentare prove complementari della notorietà dei marchi anteriori – non fosse altro che per confutarle – come le consentiva la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, oppure fornire le ragioni per le quali ritiene che le constatazioni effettuate in tali decisioni anteriori riguardo alla notorietà dei marchi anteriori debbano essere escluse.

(v. punti 20, 33‑35, 37)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 36)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41, 42)