SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
1o febbraio 2018 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel – Marchio internazionale figurativo anteriore Marlboro – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»
Nella causa T‑105/16,
Philip Morris Brands Sàrl, con sede in Neuchâtel (Svizzera), rappresentata da L. Alonso Domingo, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral e M. Simandlova, in qualità di agenti,
convenuto,
altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Explosal Ltd, con sede in Larnaca (Cipro), rappresentata da D. McFarland, barrister,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 gennaio 2016 (procedimento R 2775/2014-1), relativa a un procedimento di nullità tra la Philip Morris e l’Explosal,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da S. Frimodt Nielsen, I. S. Forrester (relatore) e E. Perillo, giudici,
cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2016,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2016,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2016,
in seguito all’udienza del 12 maggio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 1o luglio 2011 l’interveniente, Explosal Ltd, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 34 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Borse per tabacco; Articoli per fumatori; Tabacco da fumo; Tabacco, sigari, sigarette; Tabacco lavorato».
4 Il 28 maggio 2013 il segno figurativo rappresentato al punto 2 supra è stato registrato quale marchio dell’Unione europea.
5 Il 15 gennaio 2014 la ricorrente, Philip Morris Brands Sàrl, ha presentato una domanda di nullità del marchio in causa ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] e con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [(divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)].
6 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata su tredici marchi figurativi anteriori.
7 Con decisione dell’8 settembre 2014, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità, dopo aver principalmente proceduto, per ragioni di economia processuale, al raffronto tra il marchio contestato e il seguente marchio internazionale anteriore registrato col numero 1064851 (in prosieguo: il «marchio anteriore»):
8 La divisione di annullamento ha concluso, da un lato, nel senso che la tenue somiglianza tra i marchi in questione non comportava un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro lato, che per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente non aveva prodotto nessun elemento di prova che dimostrasse la notorietà del marchio anteriore.
9 Il 29 ottobre 2014 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento. Il 10 novembre 2014 la stessa ha parimenti depositato un’istanza di restitutio in integrum per il fatto che non le fosse stata concessa la possibilità di produrre la prova della notorietà del marchio anteriore dinanzi alla divisione di annullamento.
10 Il 5 dicembre 2014 la divisione di annullamento ha respinto l’istanza di restitutio in integrum, ritenendo che la ricorrente non avesse dato prova di tutta la diligenza dovuta al fine di rispettare il termine impartito per presentare i documenti a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità. La ricorrente non ha proposto alcun ricorso avverso tale decisione.
11 Con decisione del 4 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.
12 In primo luogo, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti della ricorrente vertenti sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso ha constatato che gli elementi dominanti dei segni figurativi in conflitto erano gli elementi verbali «marlboro» e «raquel», mentre la forma geometrica di colore scuro presente nella parte superiore dei segni, la «forma di tetto», rivendicata dalla ricorrente, costituiva una «decorazione» piuttosto che un elemento distintivo. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante l’identità dei prodotti interessati, i segni figurativi in questione fossero dissimili o somiglianti ad un grado estremamente tenue, circostanza che escluderebbe ogni rischio di confusione.
13 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha respinto le prove prodotte per la prima volta dinanzi alla stessa, relative all’elevato carattere distintivo acquisito mediante l’uso del marchio anteriore, in particolare, del suo elemento grafico «a forma di tetto». La commissione di ricorso si è basata a tale riguardo sull’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) che la investirebbe di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se occorra o meno tenere conto dei fatti e delle prove prodotti tardivamente. Del resto, in forza della regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), l’esame del ricorso sarebbe limitato alle prove presentate in prima istanza. Pertanto, la ricevibilità di nuovi elementi di prova sarebbe stata soggetta alla condizione che essi fossero complementari, condizione che, secondo la commissione di ricorso, non è stata soddisfatta nel caso di specie.
14 La commissione di ricorso ha esaminato i fattori che, secondo la ricorrente, giustificavano la mancata produzione degli elementi di prova dinanzi alla divisione di annullamento, segnatamente l’allegazione della ricorrente che fosse sua intenzione produrli dopo aver ricevuto le osservazioni dell’interveniente; orbene, dal momento che quest’ultima non ha riposto nel termine impartito, la fase contraddittoria del procedimento era stata chiusa. La commissione di ricorso ha ritenuto che tale giustificazione non era convincente per le seguenti ragioni. In primo luogo, la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95 dovrebbe essere interpretata nel senso che impone ai richiedenti la nullità di presentare i loro argomenti ed elementi di prova al momento del deposito della domanda di nullità. In secondo luogo, la regola 40, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1)], consentirebbe alla divisione di annullamento di statuire sulla domanda di dichiarazione di nullità sulla base delle prove di cui la stessa disponeva, anche senza osservazioni dell’interveniente. In terzo luogo, considerata l’assenza di un qualunque limite di tempo per presentare una domanda di nullità, la ricorrente avrebbe disposto del tempo sufficiente per raccogliere gli elementi di prova che riteneva necessario allegare alla sua domanda.
15 Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha deciso di non tenere conto delle prove che la ricorrente ha presentato per la prima volta dinanzi ad essa.
16 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti della ricorrente vertenti sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, giacché la prova della notorietà del marchio anteriore era stata prodotta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso e, per tale motivo, non poteva essere presa in considerazione. Del resto, la commissione di ricorso ha ritenuto che, anche se tale notorietà fosse stata provata, il grado di somiglianza estremamente tenue tra i marchi in conflitto sarebbe stato insufficiente affinché un nesso tra gli stessi potesse essere creato nel pubblico.
Conclusioni delle parti
17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– dichiarare nullo il marchio contestato o, in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché si proceda ad un esame maggiormente approfondito alla luce degli elementi di prova prodotti relativamente alla notorietà e al carattere distintivo del marchio anteriore;
– condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
18 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
19 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
20 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 76, paragrafo 1, del medesimo regolamento (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
21 Con il suo primo motivo, la ricorrente critica, in sostanza, la commissione di ricorso per aver rifiutato di prendere in considerazione le prove della notorietà e dell’elevato carattere distintivo del marchio anteriore che aveva presentato per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe inficiato la decisione impugnata mediante una violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009.
22 Il secondo motivo della ricorrente si suddivide in due parti. Con la prima parte, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso alcuni errori nella valutazione globale del rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio anteriore. Con la seconda parte, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere tenuto conto dell’elevato carattere distintivo del marchio anteriore, in violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
23 Con il suo terzo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione ritenendo che, anche se la prova della notorietà del marchio anteriore fosse stata presa in considerazione, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto non sarebbe stato sufficiente affinché un nesso potesse essere creato dai consumatori
24 Ai fini della presente sentenza, il Tribunale esaminerà, innanzitutto, congiuntamente il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, in quanto riguardano, entrambi, l’interpretazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009.
25 La ricorrente addebita all’EUIPO l’erronea applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha respinto le prove della notorietà e dell’elevato carattere distintivo del marchio anteriore poiché le suddette prove erano state presentate per la prima volta dinanzi alla stessa.
26 A tale riguardo, la ricorrente, basandosi sulla versione inglese del regolamento n. 2868/95, fa valere che la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 non osta all’accettazione di nuovi elementi di prova, atteso che i termini «ulteriori» e «complementari» sono presenti entrambi nel testo di tale disposizione, circostanza che implica che la commissione di ricorso avrebbe potuto prendere in considerazione fatti e prove ulteriori, vale a dire presentati per la prima volta dinanzi alla stessa. La ricorrente sottolinea la manifesta rilevanza dei nuovi elementi di prova dalla stessa prodotti dinanzi alla commissione di ricorso, il fatto che l’altra parte del procedimento, vale a dire l’interveniente, ha potuto utilmente contestarli, nonché la netta contraddizione tra la decisione impugnata e una decisione anteriore della commissione di ricorso, resa alcuni mesi prima della decisione impugnata, che riguardava il marchio anteriore ed il suo elemento grafico a forma di tetto.
27 Senza contestare la facoltà discrezionale della commissione di ricorso di prendere in considerazione fatti e prove presentati tardivamente, la ricorrente ritiene che tale facoltà non possa divenire arbitraria qualora simili nuovi elementi possano avere un’effettiva rilevanza quanto all’esito del procedimento. La ricorrente fa riferimento, a tale riguardo, alla sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162), per sostenere che non è affatto proibito all’EUIPO di tenere conto di fatti e prove prodotti tardivamente. Al contrario, esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione deporrebbero a favore dell’accettazione di tali elementi.
28 Inoltre, la ricorrente deduce in giudizio la decisione anteriore della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2015 nel procedimento R 1585/2013-1 che la vedeva opposta al titolare del marchio figurativo dell’Unione europea SUPER ROLL (in prosieguo: la «decisione “SUPER ROLL”»), nella quale sarebbe stato riconosciuto che il marchio Marlboro e il suo elemento grafico a forma di tetto avevano acquisito una «elevata notorietà» in tutta l’Unione europea presso il pubblico pertinente.
29 La ricorrente fa valere che, nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la stessa aveva presentato una copia della decisione «SUPER ROLL», accompagnata dagli elementi di prova volti a stabilire la notorietà del marchio anteriore. Orbene, la commissione di ricorso avrebbe respinto sia gli elementi di prova che il contenuto della decisione «SUPER ROLL», statuendo, in contraddizione con la suddetta decisione, che la forma geometrica di colore scuro sarebbe percepita come una semplice «decorazione» che i consumatori non ricorderebbero.
30 Ne deriva, secondo la ricorrente, che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto non ha tenuto in considerazione «fatti notori» vale a dire la notorietà e l’elevato carattere distintivo dell’elemento grafico «a forma di tetto» e della veste grafica commerciale del marchio anteriore. La ricorrente fa valere, sostanzialmente, che l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non può essere interpretato nel senso che obbliga l’EUIPO ad adottare decisioni sulla base di ipotesi fattuali manifestamente incomplete o «contrarie alla realtà», a maggior ragione qualora esse siano contrarie al contenuto di decisioni anteriori rese nel medesimo contesto.
31 L’EUIPO sostiene che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 lo investe di un potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto delle informazioni prodotte oltre il termine impartito (sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 43). Orbene, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non erano elementi complementari ma elementi totalmente nuovi, circostanza che, alla luce di una giurisprudenza costante, li rendeva irricevibili, qualora non fossero stati presentati entro il termine inizialmente impartito [sentenze del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punti da 86 a 88 e 117, e del 21 novembre 2013, Recaro/UAMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non pubblicata, EU:T:2013:604, punti da 62 a 66].
32 L’EUIPO sottolinea che la commissione di ricorso ha nondimeno esaminato se circostanze particolare consentissero di giustificare il fatto di tenere in considerazione elementi di prova prodotti tardivamente dalla ricorrente, prima di concludere che così non era, segnatamente alla luce del fatto che non vi era nessun limite di tempo per presentare una domanda di nullità e che, nel caso di specie, la ricorrente aveva deliberatamente omesso di produrre elementi di prova durante il procedimento in prima istanza.
33 L’EUIPO ritiene che, alla luce dei principi di parità delle armi e di buona amministrazione nonché della necessità di assicurare il corretto svolgimento e l’efficacia del procedimento, la commissione di ricorso giustamente non ha conferito un vantaggio ingiustificato ad una delle parti a scapito dell’altra. Il fatto che la ricorrente ha «ingenuamente» presunto che avrebbe potuto produrre ulteriori elementi di prova non può essere considerato una ragione legittima; al contrario, un simile comportamento dovrebbe essere qualificato come negligente.
34 Quanto all’asserita notorietà a livello globale dell’elemento grafico «a forma di tetto» del marchio anteriore, che supera la semplice natura decorativa, l’EUIPO sostiene che la ricorrente non ha apportato nessuna prova che tale elemento sarebbe riconosciuto quale indicazione di origine. Si tratterebbe di una forma geometrica elementare, vale a dire un pentagono, di cui tre lati su cinque sono tracciati dalla forma del pacchetto di sigarette. Niente indurrebbe a credere che i consumatori prestino maggiore attenzione al suddetto semplice elemento figurativo piuttosto che all’elemento verbale distintivo, vale a dire «marlboro».
35 Quanto al rinvio, da parte della ricorrente, alla decisione «SUPER ROLL», che riconosce l’elevato carattere distintivo del marchio anteriore, l’EUIPO considera che la stessa non vincola in alcun modo la commissione di ricorso nella misura in cui tale riconoscimento è circoscritto a ciascun procedimento individuale [sentenza del 23 ottobre 2015, Calida/UAMI – Quanzhou Green Garments (dadida), T‑597/13, non pubblicata, EU:T:2015:804, punti da 42 a 48]. Una conclusione opposta sarebbe contraria ai diritti di difesa dell’altra parte nel procedimento di nullità ed estenderebbe, erroneamente, il principio dell’autorità di giudicato ad una decisione amministrativa.
36 Per quanto riguarda l’interveniente, la medesima chiede che il ricorso sia respinto e ritiene, in sostanza, che il ricorso non identifichi in modo preciso i motivi di ricorso ed i presunti errori di diritto commessi dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, ma si limiti ad espressioni di delusione e scontento e ad esortazioni generali. L’interveniente sostiene che la decisione impugnata è «solida» e non poggia su nessun errore di diritto o di fatto. La valutazione analitica dei marchi in questione effettuata dalla commissione sarebbe corretta, giustamente motivata e conforme alle condizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009.
37 Si deve rammentare, innanzi tutto, che la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, applicabile per analogia ai procedimenti di nullità, prevede, in sostanza, che la commissione di ricorso limiti l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate dinanzi alla divisione di opposizione, a meno che la commissione di ricorso non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Tale ultima disposizione prevede che l’EUIPO possa non tener conto dei fatti non invocati dalle parti o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile.
38 Il regolamento n. 207/2009 stabilisce pertanto espressamente che la commissione di ricorso, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di annullamento, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di annullamento [v. sentenze del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, punto 33, e del 24 ottobre 2014, Grau Ferrer/UAMI – Rubio Ferrer (Bugui va), T‑543/12, non pubblicata, EU:T:2014:911, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].
39 A tale riguardo, la Corte ha già avuto modo di rilevare che la versione francese della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 si differenziava dalle versioni spagnola, tedesca e inglese per un elemento essenziale. Infatti, mentre queste ultime versioni linguistiche stabiliscono che la commissione di ricorso può prendere in considerazione soltanto fatti e prove «ulteriori o complementari», la versione in lingua francese qualifica questi medesimi fatti e prove come «nouveaux ou supplémentaires» [(«nuovi o supplementari»)].
40 Basandosi sull’impianto sistematico e sulla finalità della normativa di cui la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 costituisce un elemento e, in particolare, sull’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che ne costituisce il fondamento giuridico, la Corte ha statuito che, per quanto riguarda la prova dell’uso di un marchio, qualora nessuna prova al riguardo fosse stata prodotta entro il termine impartito dall’EUIPO, il rigetto dell’opposizione doveva essere pronunciato d’ufficio da quest’ultimo. Al contrario, qualora entro il termine impartito dall’EUIPO siano stati presentati elementi di prova, rimane la possibilità di produrre prove complementari (v. sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata).
41 La Corte ha sottolineato che la stessa interpretazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 doveva essere adottata per quanto riguarda la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio, stante che la suddetta disposizione enuncia una regola provvista di effetti orizzontali nel sistema del suddetto regolamento, applicandosi indipendentemente dalla natura del procedimento di cui trattasi. Ne consegue che la regola 50 del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che amplia i poteri discrezionali delle commissioni di ricorso a nuove prove (sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, punto 27), ma solo alle cosiddette prove «complementari» o «supplementari» che si aggiungono ad elementi di prova pertinenti, depositati nei termini impartiti [v. sentenza dell’11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑235/12, EU:T:2014:1058, punto 89 e giurisprudenza ivi citata].
42 Pertanto, occorre determinare se gli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso potevano essere qualificati come «complementari» o «supplementari» ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.
43 È pacifico che la ricorrente non ha presentato nessun elemento di prova della notorietà del marchio anteriore ai sensi della regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95, vale a dire al momento dell’introduzione della domanda di nullità, né, inoltre, in nessun altro momento durante il procedimento dinanzi la divisione di annullamento, e ciò nonostante abbia indicato, nella lettera che accompagna la domanda di nullità del 15 gennaio 2014, che essa avrebbe presentato la prova della notorietà del marchio anteriore, con gli argomenti che sarebbero stati attinenti, «al momento opportuno».
44 Non è contestato, nel caso di specie, che tale intenzione non si è concretizzata in alcun modo prima della chiusura del procedimento da parte della divisione di annullamento più di sei mesi dopo, vale a dire il 21 luglio 2014.
45 Quanto all’argomento della ricorrente presentato al momento dell’udienza secondo il quale spettava alla divisione di annullamento invitarla a completare il suo fascicolo, producendo segnatamente le prove della notorietà del marchio anteriore, occorre rilevare che il legislatore ha operato una distinzione fondamentale tra, da un lato, le condizioni che una domanda di nullità deve soddisfare affinché sia ricevibile e, dall’altro lato, le condizioni relative alla produzione di fatti, prove ed osservazioni nonché dei documenti giustificativi a sostegno di tale domanda, rilevanti per l’istruttoria di quest’ultima. Solo per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità di una domanda di dichiarazione di nullità il legislatore ha previsto, alla regola 38, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (divenuto articolo 146, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001) e alla regola 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento (divenuto articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato 2017/1430), che la divisione di annullamento era obbligata a consentire alla parte interessata di rimediare alle irregolarità che inficino la sua domanda di nullità qualora le stesse sono suscettibili di condurre al rigetto della suddetta domanda in quanto irricevibile, mentre non sussiste nessun obbligo analogo per quanto riguarda le condizioni richieste affinché una domanda di dichiarazione di nullità possa essere dichiarata fondata [v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2002, Chef Revival USA/UAMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, EU:T:2002:157, punto 54, e, in tal senso e per analogia, sentenza del 17 giugno 2008, El Corte Inglés/UAMI – Abril Sánchez e Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].
46 Di conseguenza, contrariamente all’argomento della ricorrente, nessuna disposizione del regolamento n. 2868/95 obbligava la divisione di annullamento ad informare la ricorrente del fatto che la sua domanda di nullità non era stata corroborata da elementi di prova attinenti alla notorietà del marchio anteriore.
47 In tali circostanze, dal momento che l’allegazione circa l’esistenza della notorietà del marchio anteriore, espressa nella lettera di accompagnamento della domanda di nullità del 15 gennaio 2014, costituiva esclusivamente una semplice affermazione non supportata da elementi di prova concreti, le prove presentate dinanzi alla commissione di ricorso non possono essere considerate prove «complementari» o «supplementari» che si sommano a prove già presentate dalla ricorrente.
48 In tali condizioni, la commissione di ricorso, in via di principio, era tenuta a non tenere in considerazione tali prove, conformemente alla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
49 Tuttavia, occorre esaminare ulteriormente l’argomento della ricorrente secondo il quale, in sostanza, il fatto di non tenere in considerazione la decisione «SUPER ROLL» sarebbe contrario ad esigenze di buona amministrazione.
50 Dai documenti versati al fascicolo emerge che la decisione «SUPER ROLL» riguardava il procedimento di opposizione proposto dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea SUPER ROLL, sulla base del suo marchio dell’Unione europea n. 4179801.
51 Emerge dalle constatazioni di fatto effettuate dalla commissione di ricorso nella decisione «SUPER ROLL» che «Marlboro gode di una buona notorietà e che il suo imballaggio molto noto, che comprende l’elemento triangolare, presenta un forte carattere distintivo», inoltre «il marchio Marlboro e lo stesso elemento grafico a forma di tetto (che è parte del marchio Marlboro) hanno acquisito un’elevata notorietà in tutta l’Europa presso il pubblico pertinente».
52 Quando la ricorrente si è avvalsa della rilevanza della decisione «SUPER ROLL» dinanzi la commissione di ricorso, il suo argomento è stato respinto, al punto 51 della decisione impugnata, poiché la decisione anteriore concerneva una situazione differente, atteneva ad un marchio dell’Unione europea posteriore differente e le prove della notorietà dei marchi anteriori erano state integralmente presentate dinanzi alla divisione di opposizione.
53 Contrariamente a tale valutazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’esistenza della decisione «SUPER ROLL» avrebbe dovuto essere sufficiente affinché la commissione di ricorso riconoscesse la notorietà del marchio anteriore quale «fatto notorio», evitando di adottare una decisione che sarebbe contraria alle sue conclusioni anteriori tratte in un medesimo contesto.
54 Un simile argomento non può essere accolto, dal momento che la ricorrente mira ad ottenere, in sostanza, un riconoscimento automatico della notorietà del marchio anteriore unicamente sulla base della prassi decisionale pregressa dell’EUIPO.
55 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, in effetti, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare in forza del regolamento n. 207/2009 rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di dette decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente (v. ordinanza del 14 aprile 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Ne emerge che il riconoscimento dell’eventuale notorietà del marchio anteriore da parte della commissione di ricorso non può dipendere dal riconoscimento di tale notorietà nell’ambito di un distinto procedimento che riguarda elementi giuridici e fattuali differenti (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2015, dadida, T‑597/13 non pubblicata, EU:T:2015:804, punto 43).
56 Incombe dunque a ciascuna parte che si avvale della notorietà del suo marchio anteriore, nell’ambito circoscritto di ciascun procedimento nel quale è parte e sulla base degli elementi di fatto che ritiene più appropriati, dimostrare che tale marchio ha acquisito una simile notorietà, senza che tale parte possa limitarsi ad affermare di apportare tale prova mediante il riconoscimento di una simile notorietà, ivi compreso per tale medesimo marchio, nell’ambito di un procedimento amministrativo distinto (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2015, dadida, T‑597/13, non pubblicata, EU:T:2015:804, punto 45).
57 Se alla ricorrente fosse sufficiente basarsi su una decisione anteriore della commissione di ricorso per dimostrare la notorietà del marchio anteriore, ciò, da un lato, violerebbe i diritti di difesa dell’interveniente, poiché quest’ultima non potrebbe esaminare, valutare e contestare gli elementi fattuali sulla base dei quali la commissione di ricorso si sarebbe basata e, dall’altra parte, estenderebbe, erroneamente, il principio di autorità del giudicato ad una decisione amministrativa che riguardava altre parti rispetto a quelle del procedimento, impedendo pertanto il controllo di legittimità di una decisione amministrativa da parte di un autorità giurisdizionale, il che sarebbe manifestamente contrario al principio di legalità (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2015, dadida, T‑597/13, non pubblicata, EU:T:2015:804, punto 46).
58 Emerge da tali considerazioni che, contrariamente alle allegazioni della ricorrente, l’EUIPO non era in alcun modo tenuto a riconoscere automaticamente la notorietà del marchio anteriore sulla sola base delle constatazioni effettuate nell’ambito di un altro procedimento che ha dato luogo ad un’altra decisione, nel caso di specie, alla decisione «SUPER ROLL».
59 Quanto, ancora, all’addebito della ricorrente secondo il quale la notorietà del marchio anteriore avrebbe dovuto essere riconosciuta d’ufficio, sulla base dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, lo stesso deve parimenti essere respinto poiché emerge da tale disposizione che l’obbligo dell’EUIPO di esaminare d’ufficio i fatti è limitato ai fatti rilevanti che potrebbero condurlo ad applicare gli impedimenti assoluti all’esame della domanda di un marchio dell’Unione europea condotto dagli esaminatori e, su ricorso, dalle commissioni di ricorso al momento del procedimento di registrazione del suddetto marchio. Al contrario, nell’ambito di un procedimento quale quello in oggetto nella presente causa, spetta al titolare del marchio anteriore provare l’esistenza, la validità e la portata della tutela del suddetto marchio [v., quanto ad un procedimento di opposizione, sentenza del 28 settembre 2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY), T‑400/15, non pubblicata, EU:T:2016:569, punto 38].
60 Emerge da tutto quanto precede che la notorietà di un marchio anteriore non può essere dimostrata mediante presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che la provino.
61 Orbene, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso perseguivano esattamente tale obiettivo. La ricorrente fa valere, in sostanza, che esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione deponevano a favore dell’accettazione di prove prodotte tardivamente.
62 A tale riguardo, si deve ricordare che l’EUIPO è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di buona amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 73). Secondo l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto ad una buona amministrazione comporta segnatamente il diritto di ciascuna persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo equo.
63 Orbene, rientra chiaramente nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia che la commissione di ricorso possa decidere con piena cognizione di causa quando statuisce nell’ambito di procedimenti di cui è investita. Pertanto, le spetterebbe esaminare con cura ed imparzialità gli elementi di fatto e di diritto necessari all’esercizio del suo potere di valutazione.
64 Nel caso di specie, è pacifico che il contenuto della decisione «SUPER ROLL», adottata solo undici mesi prima della decisione impugnata, era stato portato all’attenzione della commissione di ricorso e che, conseguentemente, la stessa era al corrente delle constatazioni effettuate in tale decisione circa la «elevata notorietà» del marchio Marlboro nonché del suo «elemento grafico a forma di tetto», che è parte integrante del marchio anteriore nel caso di specie.
65 Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza che impone che l’EUIPO prenda in considerazione le decisioni già adottate e si chieda con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74), la decisione «SUPER ROLL» costituiva manifestamente un indizio che il marchio anteriore poteva godere di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
66 In simili circostanze, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso erano chiaramente suscettibili di assumere effettiva rilevanza per quanto riguarda l’esito del procedimento, nella misura in cui erano volti a stabilire la notorietà del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Conseguentemente, rifiutandosi di esaminare la prova poiché la stessa era tardiva, la commissione di ricorso ha omesso di esaminare un fattore potenzialmente rilevante nell’applicazione di tale disposizione.
67 Fatta salva l’interpretazione della regola 50 del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, come esposta ai punti da 40 a 42 supra, e la conclusione presente al punto 50 supra, l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’EUIPO nell’esercizio delle sue funzioni non può esonerarlo dal suo dovere di raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del suo potere discrezionale nelle ipotesi nelle quali il rifiuto di tenere conto di alcuni elementi prodotti tardivamente lo porterebbe a contravvenire al principio di buona amministrazione.
68 Pertanto, nelle particolari circostanze del caso di specie, la commissione di ricorso, conformemente al suo dovere di buona amministrazione, avrebbe dovuto accettare le prove della notorietà del marchio anteriore prodotte per la prima volta dinanzi alla stessa, se non altro, anche solo per confutarle.
69 Tale conclusione non può essere rimessa in causa dall’argomento dell’EUIPO secondo il quale, nell’ipotesi in cui le prove in questione fossero state ammesse come ricevibili dalla commissione di ricorso, ciò avrebbe comportato una violazione del principio di parità delle armi.
70 A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 75, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001), le decisioni dell’EUIPO possono essere basate solo su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione. Tale disposizione riguarda sia i motivi di fatto che quelli di diritto nonché gli elementi di prova [sentenza del 4 ottobre 2006, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata bianca), T‑190/04, non pubblicata, EU:T:2006:291, punto 28].
71 Orbene, nel caso di specie, emerge dagli elementi del fascicolo che le prove della notorietà del marchio anteriore presentate nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso nonché le osservazioni dell’interveniente su tali elementi di prova sono state integralmente oggetto di contraddittorio. In particolare, emerge dal fascicolo che la memoria che espone i motivi di ricorso dell’8 gennaio 2015, depositata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, che contiene le prove della notorietà del marchio anteriore, era stata correttamente comunicata all’interveniente rispettando pertanto i suoi diritti processuali e offrendogli una possibilità di far valere le sue opinioni a tale riguardo. Emerge parimenti dal fascicolo che l’interveniente ha anche beneficiato di un’estensione del termine prima di presentare le sue osservazioni il 14 maggio 2015. Del resto, occorre sottolineare che, in tali osservazioni, l’interveniente ha correttamente preso posizione sugli elementi di prova presentati dalla ricorrente a sostegno della notorietà del marchio anteriore, contestando la loro pertinenza e giudicandole insufficienti.
72 In tali circostanze, è pacifico che l’interveniente ha avuto a disposizione tutte le possibilità e tutti i termini necessari a far valere le sue opinioni ed esaminare, valutare e contestare le prove presentate dalla ricorrente. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui la commissione di ricorso abbia esercitato il suo potere discrezionale conformemente alle esigenze di buona amministrazione, accettando, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, di tenere in considerazione le suddette prove, nessuna violazione del principio di parità delle armi le potrà essere imputata.
73 La conclusione di cui al punto 67 supra non può essere svilita neppure dalla posizione della commissione di ricorso, presente al punto 50 della decisione impugnata, secondo la quale, anche nell’ipotesi in cui la notorietà del marchio anteriore fosse stata provata, il grado di somiglianza esistente tra i marchi in conflitto sarebbe stato, in ogni caso, insufficiente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, affinché un nesso tra tali marchi possa essere ingenerato nel pubblico.
74 Occorre rilevare a tale riguardo, come ha sostenuto la ricorrente nell’ambito del suo terzo motivo, che tale posizione è contraria alla giurisprudenza costante secondo la quale l’esistenza di un nesso tra il marchio anteriore ed il marchio contestato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 deve essere oggetto di valutazione globale tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra i quali figurano in particolare il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto e tra i prodotti contrassegnati da tali marchi, nonché l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 64).
75 Poiché l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 si limita a richiedere che la somiglianza esistente sia atta a condurre il pubblico interessato non già a confondere i segni in conflitto, ma ad operare un ravvicinamento tra loro, vale a dire stabilire un nesso tra gli stessi, la tutela prevista da tale disposizione a favore dei marchi notori può applicarsi anche se i segni in conflitto presentano un grado di somiglianza minore (sentenza del 10 dicembre 2015, El Corte Inglés/UAMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, punto 42).
76 Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino solo un tenue grado di somiglianza, non se ne potrà dedurre, contrariamente alla conclusione della commissione di ricorso, che l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 fosse necessariamente esclusa. Conseguentemente, l’eventuale accettazione delle prove presentate dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso nonché il loro esame avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
77 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che, considerando che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso per la prima volta non dovevano essere presi in considerazione a causa della loro produzione tardiva, la commissione di ricorso è incorsa in un vizio procedurale in violazione del principio di buona amministrazione.
78 Tuttavia, un’irregolarità procedurale implica l’annullamento totale o parziale della decisione solo se è provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2005, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, punto 33].
79 Nel caso di specie, come è già stato rilevato ai punti 65 e 66 supra, non si può escludere che le prove che la commissione di ricorso ha indebitamente rifiutato di prendere in considerazione possano essere di natura tale da modificare il contenuto della decisione impugnata, più in particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Conseguentemente, il mancato esame di tali prove da parte della commissione di ricorso comporta l’annullamento di tale decisione. Occorre quindi accogliere il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.
80 Quanto al secondo capo delle conclusioni della ricorrente volto a che il Tribunale dichiari la nullità del marchio contestato o, in subordine, rinvii la causa dinanzi alla commissione di ricorso al fine di procedere ad un esame più approfondito, occorre ricordare che il potere di riformare riconosciuto al Tribunale conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) non produce l’effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella di una commissione di ricorso dell’EUIPO, e tanto meno la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (v. sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata).
81 Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie. Dal momento che la decisione impugnata è annullata per il motivo che la commissione di ricorso ha erroneamente rifiutato di prendere in considerazione le prove della notorietà del marchio anteriore e che la commissione di ricorso si deve pertanto pronunciare nuovamente sul valore probatorio delle suddette prove, non spetta al Tribunale pronunciarsi sulla nullità del marchio contestato. Poiché la causa è rinviata d’ufficio dinanzi all’EUIPO ai fini di un nuovo esame, a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, non vi è luogo, in ogni caso, di pronunciarsi sulle conclusioni della ricorrente vertenti sul rinvio della causa dinanzi alla commissione di ricorso.
82 Conseguentemente, occorre respingere il secondo capo delle conclusioni della ricorrente in quanto si chiede al Tribunale di dichiarare la nullità del marchio contestato.
Sulle spese
83 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
84 Nella fattispecie, l’EUIPO e l’interveniente, rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 gennaio 2016 (procedimento R 2775/2014-1) è annullata.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) L’EUIPO e la Explosal Ltd sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Philip Morris Brand Sàrl.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o febbraio 2018.
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