Causa T‑105/16
Philip Morris Brands Sàrl
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel – Marchio internazionale figurativo anteriore Marlboro – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»
Massime – sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1° febbraio 2018
1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Prove ulteriori o complementari
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, comma 3)
2. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)
3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Mancata considerazione di una prova prodotta tardivamente ma che può essere di natura tale da modificare il contenuto della decisione impugnata – Violazione del principio di buona amministrazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 76, § 2)
4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposto – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Grado di somiglianza richiesto
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
6. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)
1. V. il testo della decisione.
(v. punti 38‑41)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 55)
3. Fatta salva l’interpretazione della regola 50 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, e dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’esercizio delle sue funzioni non può esonerarlo dal suo dovere di raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del suo potere discrezionale nelle ipotesi nelle quali il rifiuto di tenere conto di alcuni elementi prodotti tardivamente lo porterebbe a contravvenire al principio di buona amministrazione.
A tale riguardo, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, qualora la commissione di ricorso abbia rifiutato di prendere in considerazione una prova della notorietà del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che è prodotta tardivamente ma che può essere di natura tale da modificare il contenuto della decisione impugnata, essa incorre in un vizio procedurale in violazione del principio di buona amministrazione.
Infatti, alla luce della condizione imposta all’Ufficio di prendere in considerazione le decisioni già adottate e di chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, la decisione anteriore della medesima commissione di ricorso, nella quale sarebbe stato riconosciuto che il marchio anteriore aveva acquisito una elevata notorietà in tutta l’Unione europea, costituiva manifestamente un indizio che esso poteva godere di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Rifiutandosi di esaminare una simile prova poiché la stessa era tardiva, la commissione di ricorso ha omesso di esaminare un fattore potenzialmente rilevante nell’applicazione di tale disposizione. Di conseguenza, la commissione di ricorso, conformemente al suo dovere di buona amministrazione, avrebbe dovuto accettare le prove della notorietà del marchio anteriore prodotte per la prima volta dinanzi alla stessa, se non altro, anche solo per confutarle.
(v. punti 65‑68, 77, 79)
4. V. il testo della decisione.
(v. punto 74)
5. V. il testo della decisione.
(v. punto 75)
6. V. il testo della decisione.
(v. punto 80)