CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. F.G. JACOBS

presentadas el 26 de noviembre de 1998 (1)

Asunto C-375/97

General Motors Corporation

contra

Yplon SA

(Petición de decisión prejudicial

planteada por el tribunal de commerce de Tournai)

«Directiva 89/104/CEE - Marcas - Protección - Productos o servicios

no similares - Marca que goza de renombre»

1.

    En el presente asunto, se solicita una vez más al Tribunal de Justicia que se aventure en el territorio, en gran medida inexplorado, del Derecho de marcas comunitario. La cuestión planteada por el tribunal de commerce de Tournai (Bélgica) versa sobre la interpretación del concepto de marca «que goce de renombre» en un Estado miembro, mencionado en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 5 de la Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (2) (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas» o simplemente «Directiva»).

2.

    En la propia Directiva no se intentó una definición. Además, si bien ha existido un debate internacional encaminado a hallar una definición común del concepto de marca «notoriamente conocida» a efectos del Convenio de París, la Directiva parece establecer una distinción entre las marcas «notoriamente conocidas» [que se mencionan en la letra d) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva] y las marcas «de renombre».

Hechos y procedimiento ante el órgano jurisdiccional nacional

3.

    General Motors Corporation (en lo sucesivo, «General Motors»), demandante en el procedimiento principal nacional, es una sociedad constituida en los Estados Unidos de América. Es titular de la marca «Chevy», cuyo registro solicitó el 18 de octubre de 1971 a la Oficina de Marcas del Benelux. La marca está inscrita con el número de registro del Benelux 702 63 con respecto, en particular, a automóviles. Dicho registro reivindica los derechos adquiridos en virtud de una solicitud de registro belga anterior, de 1 de septiembre de 1961, y un uso anterior en los Países Bajos y en Luxemburgo, en los años 1961 y 1962, respectivamente. En la actualidad, la marca se utiliza en Bélgica de un modo más específico para designar furgonetas y vehículos similares.

4.

    La demandada en el procedimiento principal, Yplon SA (en lo sucesivo, «Yplon»), tiene su domicilio social en Bailleul (Bélgica). Utiliza también la marca «Chevy», aunque no en relación con automóviles. Yplon emplea la marca en relación con detergentes, desodorantes y diversos productos de limpieza. En la resolución de remisión se afirma que, desde 1988, Yplon ha registrado y utilizado su marca con respecto a dicho producto normalmente, o incluso de forma amplia, en los países del Benelux y en diversos otros países, entre los cuales se cuentan varios otros Estados miembros y diversos países terceros.

5.

    A raíz de una serie de cesiones, Yplon adquirió la titularidad de dos registros en Benelux de la marca «Chevy» en relación con a) productos de la Clase 3, a saber, «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos» (registro n. 443.389,de 30 de marzo de 1988), y b) detergentes y productos de limpieza de las Clases 1, 3 y 5 (registro n. 506.286, de 10 de julio de 1991).

6.

    En su demanda inicial ante el órgano jurisdiccional belga, General Motors solicitó una resolución, basándose en el apartado 2 del punto A del artículo 13 de la loi uniforme sur les marques (Ley uniforme de marcas) del Benelux, por la que se ordenase a Yplon que se abstuviera de utilizar la marca «Chevy».

7.

    No obstante, el 1 de enero de 1996, el apartado 2 del punto A del artículo 13 de la loi uniforme sur les marques del Benelux fue sustituido por la letra c) del apartado 1 del punto A del artículo 13, de conformidad con el protocolo de modificación de dicha Ley, de 2 de diciembre de 1992. En consecuencia, General Motors solicita ahora al órgano jurisdiccional nacional que declare que la utilización por Yplon del signo «Chevy» era contraria al antiguo apartado 2 del punto A del artículo 13 de la loi uniforme sur les marques, en tanto que dicho uso prosiguió hasta el 31 de diciembre de 1995, y que, desde el 1 de enero de 1996, dicho uso ha sido contrario a la letra c) del apartado 1 del punto A del artículo 13 de la Ley modificada. Pretende que se prohíba a Yplon utilizar la marca «Chevy», bajo apercibimiento de multa coercitiva.

8.

    La anterior loi uniforme sur les marques del Benelux (punto A del artículo 13) disponía que el derecho exclusivo de marca permite al titular oponerse a:

1)    cualquier utilización de la marca o de un signo similar con respecto a los productos para los cuales se haya registrado la marca o a productos similares;

2)    cualquier otra utilización de la marca o de un signo similar sin justa causa en el tráfico económico que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca.

9.

    Dicha Ley fue modificada con el fin de adaptar el Derecho del Benelux a la Directiva sobre marcas, aunque de forma tardía: pese a que las legislaciones de los Estados miembros debían adaptarse a la Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1992, la Ley del Benelux modificada no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1996. (3) La letra c) del apartado 1 del punto A del artículo 13 de la Ley del Benelux, en su versión modificada, dispone que el titular de una marca puedeoponerse a cualquier utilización, en el tráfico económico y sin justa causa, de una marca que goce de renombre en los países del Benelux o de un signo similar con respecto a productos no similares a aquellos para los cuales se haya registrado la marca, cuando con el uso de dicho signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca o se cause un perjuicio a éstos. Esta disposición se destinaba a adaptar el Derecho interno al apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, cuyo tenor se refleja en el punto 20 de estas conclusiones.

10.

    Si bien Yplon utilizó su marca desde 1988, hasta el 12 de octubre de 1995 no recibió por vez primera una notificación formal del asesor jurídico de General Motors en la que se exigía la cancelación voluntaria de sus registros del Benelux e internacionales, así como un compromiso formal de abandono de toda utilización del signo «Chevy». General Motors considera que la utilización del signo «Chevy» por parte de Yplon entraña una dilución de su marca y, de ese modo, menoscaba su función publicitaria.

11.

    Yplon, sin embargo, sostiene que la marca «Chevy» de General Motors no goza de renombre en los países del Benelux y, por tanto, no puede acogerse a la protección que proporcionan las disposiciones controvertidas. Además, dado que los productos a que se refieren los registros de las respectivas marcas son bastante distintos, Yplon considera que la utilización de su marca «Chevy» no puede perjudicar el carácter distintivo de la marca de General Motors.

12.

    Yplon afirma que desde 1994, General Motors se ha opuesto en varias ocasiones al registro por Yplon de la marca «Chevy» en diversos países europeos, en particular, en Alemania, España y Dinamarca, si bien en todas las ocasiones su pretensión fue desestimada. Además, Yplon mantiene que por parte de terceros se han efectuado diversos registros de la marca «Chevy» y en muchos casos de palabras homónimas o casi homónimas, tales como «Chevi», «Chewy», «Chevys», «Chevu Chase», «Chevi-Perform», «Chavy» y «Cherry».

13.

    En el procedimiento nacional, Yplon formuló una demanda reconvencional dirigida a que se declarase la caducidad de la marca de General Motors por falta de uso y se condenase a General Motors a pagar una indemnización debido al carácter temerario y vejatorio de su demanda. Según Yplon, General Motors no utilizó su marca en los países del Benelux ni durante los tres años siguientes a la solicitud de registro ni posteriormente durante un período ininterrumpido de cinco años. General Motors, no obstante, aportó documentos dirigidos a acreditar que utilizó la marca.

14.

    El tribunal de commerce de Tournai observa que la aplicación de la disposición de la legislación del Benelux pertinente en el presente caso presupone comprender el concepto de marca «de renombre». Señalando que no existe jurisprudencia acerca del significado que deba atribuirse a dicho concepto y porentender que era necesario determinar dicho significado para su aplicación por los órganos jurisdiccionales, planteó la siguiente cuestión a este Tribunal:

«A la vista del artículo 13, A, número 1, letra c), de la Ley Uniforme del Benelux, introducido de conformidad con el protocolo de modificación vigente desde el 1 de enero de 1996, ¿qué significado exacto debe atribuirse al término ”renombre de la marca”, y cabe afirmar también que dicho ”renombre” se aplica a todo el territorio del Benelux o sólo a una parte de éste?»

15.

    En el procedimiento ante este Tribunal, presentaron observaciones escritas General Motors e Yplon, los Gobiernos belga, francés y neerlandés, y la Comisión. Estuvieron representados en la vista General Motors, Yplon, los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido, y la Comisión.

Admisibilidad

16.

    Si bien la cuestión planteada se refiere a la interpretación del Derecho nacional, sobre el cual este Tribunal carece de competencia en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 177, considero que debe declararse la admisibilidad de la remisión dado que la letra c) del apartado 1 del punto A del artículo 13 se destina a adaptar el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva al Derecho interno. Como observa la Comisión, el Tribunal de Justicia puede, por tanto asistir al órgano jurisdiccional nacional mediante la formulación de su respuesta refiriéndola a una interpretación de la Directiva.

17.

    En consecuencia, la cuestión puede reformularse del siguiente modo:

«1)    ¿Cómo debe interpretarse el concepto de marca ”de renombre” a efectos del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva?

2)    ¿Debe extenderse el renombre de la marca a los tres países del Benelux o basta con que se demuestre en uno de esos tres países o en parte del mismo?»

La Directiva

18.

    La Directiva sobre marcas fue adoptada con arreglo al artículo 100 A del Tratado CE (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación). Su objetivo no era «proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros» sino aproximar «las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior» (tercer considerando de la exposición de motivos de la Directiva).

19.

    Según el noveno considerando, pese al objetivo armonizador de la Directiva, no se impedía a los Estados miembros «conceder una protección más amplia a lasmarcas que hayan adquirido renombre». (4) Además, el sexto considerando indica que la Directiva «no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

20.

    El artículo 5 de la Directiva precisa los derechos conferidos por una marca:

«1.    La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)    de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)    de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2.    Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

21.

    Disposiciones concordantes con las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 5, así como con el apartado 2 del artículo 5, se encuentran en el artículo 4, que regula las causas de denegación o de nulidad de las marcas: véanse las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4 y la letra a) del apartado 4 del artículo 4; esta última concuerda con el apartado 2 del artículo 5. (5)

22.

    Disposiciones similares a las contenidas en la Directiva se encuentran en el Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. (6) El Reglamento se refiere tanto a las marcas nacionales«notoriamente conocidas en el Estado miembro de que se trate» como a las marcas comunitarias «notoriamente conocidas en la Comunidad» [apartado 5 del artículo 8 y letra c) del apartado 1 del artículo 9].

Sistema de la Directiva

23.

    La Directiva contempla así tres grados distintos de protección. En primer lugar, los titulares de marcas tienen ipso facto un derecho a prohibir el uso de marcas idénticas en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada [letra a) del apartado 1 del artículo 5].

24.

    En segundo lugar, si el signo al que se opone el titular de la marca es idéntico o similar a su marca registrada y los respectivos productos o servicios son idénticos o similares, el titular de la marca puede prohibir el uso del signo aunque sólo si existe un riesgo de confusión por parte del público [letra b) del apartado 1 del artículo 5].

25.

    En tercer lugar, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer otro tipo de protección de las marcas de renombre, con respecto al uso de un signo idéntico o similar en relación con productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se cause perjuicio a los mismos: con arreglo al apartado 2 del artículo 5, los Estados miembros pueden disponer que, en tales circunstancias, el titular de la marca esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso de la marca sin su consentimiento, en el tráfico económico. Lo que se discute en el presente asunto es el significado de los términos marca que «goce de renombre».

Apartado 2 del artículo 5

26.

    Cabe observar desde un principio que, a diferencia de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, el apartado 2 del mismo artículo no exige un riesgo de confusión por parte del público. Hay quien pensó que el requisito de confusión estaba implícito en el apartado 2 del artículo 5, ya que parecía paradójico que se exigiera la confusión con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 5, cuando los productos o servicios respectivos son idénticos o similares, y no con arreglo al apartado 2 del artículo 5, en relación con productos o servicios no similares. No obstante, este interrogante fue zanjado por el Tribunal de Justicia en su sentencia SABEL, (7) en la que quedó claro, en un pronunciamiento sobre la letra b) del apartado 1 del artículo 5, que el apartado 2 del artículo 5 no exige la confusión.

27.

    El apartado 2 del artículo 5 tampoco exige similitud de los productos o servicios de que se trata. Tradicionalmente, en numerosos Estados miembros lasmarcas han sido protegidas de acuerdo con el principio de «especialidad», es decir, el principio según el cual las marcas deben protegerse únicamente en relación con los productos o servicios con respecto a los cuales son registradas o en relación con productos o servicios similares. La protección en relación con productos o servicios no similares ha sido concedida a menudo con arreglo al Derecho nacional en el contexto de la competencia desleal y otros similares, más que en el del Derecho de marcas.

28.

    La Comisión señala que el apartado 2 del artículo 5 no figuraba en la propuesta inicial de Directiva presentada por la Comisión, que consideraba que dicha protección amplia no estaba justificada para las marcas nacionales sino que debía limitarse a un reducido número de marcas comunitarias, a saber, las marcas de gran renombre. (8) No obstante, durante las negociaciones en el Consejo, se incluyó a solicitud de los países del Benelux una disposición destinada a proteger las marcas «de renombre», disposición que pasó a ser el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva.

29.

    Si bien el apartado 2 del artículo 5 se basa, claramente, en el apartado 2 del punto A del artículo 13 de la antigua loi uniforme del Benelux, existen, de todos modos, importantes diferencias. En primer lugar, la protección se proporciona únicamente a las marcas «de renombre». En segundo lugar, se proporciona exclusivamente en relación con productos o servicios que no sean similares. En tercer lugar, la Directiva explicita el tipo de perjuicio contra el cual se otorga la protección. Son éstas características esenciales del apartado 2 del artículo 5.

Marcas de renombre y marcas notoriamente conocidas (9)

30.

    Tanto en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia como en el debate general sobre esta cuestión, la atención se ha centrado en la relación entre las marcas que gozan «de renombre» a efectos de la letra a) del apartado 4 del artículo 4 y del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, y las marcas notoriamente conocidas a efectos del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Las marcas notoriamente conocidas, a estos efectos, se mencionan en la letra d) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva.

31.

    General Motors, los Gobiernos belga y neerlandés y la Comisión alegan que la condición enunciada en la Directiva según la cual la marca debe tener «renombre» es una exigencia menos estricta que la que consiste en que sea notoriamente conocida. Éste es también el punto de vista que parece haber sido adoptado en el memorándum de la OMPI [Organización Mundial de la PropiedadIntelectual de las Naciones Unidas] de 1995 sobre marcas notoriamente conocidas. (10)

32.

    Con el fin de comprender la relación entre ambos conceptos, resulta útil examinar el tenor y la finalidad de la protección conferida a las marcas notoriamente conocidas con arreglo al Convenio de París y al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El artículo 6 bis del Convenio de París establece que deben protegerse las marcas notoriamente conocidas frente al registro y el uso de una «reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión» para productos idénticos o similares. En el apartado 3 del artículo 16 del Acuerdo ADPIC, dicha protección se hace extensiva a los productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales la marca ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca «indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada». La finalidad de la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas en virtud de dichas disposiciones parece haber consistido en proporcionar una protección especial a las marcas notoriamente conocidas frente a su explotación en países en los que todavía no han sido registradas.

33.

    La protección de las marcas notoriamente conocidas con arreglo al Convenio de París y al Acuerdo ADPIC es, en consecuencia, una modalidad excepcional de protección concedida incluso a las marcas no registradas. Por tanto, no sería sorprendente que la exigencia de ser notoriamente conocida impusiera un criterio relativamente exigente para que una marca pueda acogerse a la referida protección excepcional. Tal consideración no tiene validez en el caso de las marcas de renombre. En efecto, como sugeriré más adelante, no es necesario imponer dicho exigente criterio para satisfacer el requisito de las marcas de renombre a que se refiere el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva.

34.

    Esta tesis se sustenta, al menos, en algunas de las versiones lingüísticas de la Directiva. En el texto alemán, por ejemplo, las marcas mencionadas en el artículo 6 bis del Convenio de París se denominan «notorisch bekannt», mientras que las mencionadas en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 y el apartado 2 del artículo 5 se denominan, simplemente, «bekannt». Ambos términos son similares en la versión neerlandesa, a saber, «algemeen bekend» y «bekend», respectivamente.

35.

    Los textos francés, español e italiano, sin embargo, son un poco menos claros, ya que emplean, respectivamente, los términos «notoirement connues», «notoriamente conocidas» y «notoriamente conosciuti» en relación con las marcas mencionadas en el artículo 6 bis del Convenio de París, y los términos «jouit d'unerenommée», «goce de renombre» y «gode di notorietà» en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 y el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva.

36.

    También la versión inglesa presenta ambigüedad. El término «well known» del artículo 6 bis del Convenio de París tiene una connotación cuantitativa (The Concise Oxford English Dictionary define «well known» como «conocido por muchos»), (11) mientras que cabría sostener que el término «reputation» empleado en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 5 implica criterios cualitativos. The Concise Oxford English Dictionary define la palabra «reputation» del siguiente modo: «1) Lo que comúnmente se dice o piensa del carácter o nivel de una persona o cosa [...]; 2) la cualidad de aquello de lo que se piensa bien; distinción; respetabilidad; [...] 3) crédito, fama o notoriedad». En efecto, se ha sugerido que existe una discrepancia entre el texto alemán y los textos inglés y francés, debido a que el «renombre» de una marca no es un concepto cuantitativo sino simplemente el atractivo independiente de una marca que la dota de un valor publicitario. (12)

37.

    Al margen de que una marca de renombre sea un concepto cuantitativo o cualitativo, o ambos a la vez, puede concluirse, en mi opinión, que, si bien el concepto de marca notoriamente conocida no está, en sí mismo, claramente definido, una marca de «renombre» no tiene que ser tan notoriamente conocida como una marca notoriamente conocida.

38.

    Acto seguido, se plantea la cuestión de si pueden definirse criterios para determinar lo que se entiende por marca que goza de renombre. El Gobierno francés alega que las disposiciones reclaman una interpretación estricta desde el momento en que el apartado 2 del artículo 5 establece una excepción a una norma fundamental del Derecho de marcas, a saber, la norma de la especialidad, al otorgar protección a productos y servicios que no guarden relación con los productos o servicios designados con la marca. Mantiene que, incluso si el apartado 2 del artículo 5 no se limita a las marcas célebres, como sugiere Yplon, la marca debe reunir dos requisitos para estar amparada por el apartado 2 del artículo 5: en primer lugar, debe ser conocida por gran parte del público interesado en los dos productos de que se trate -en el presente caso, los productos de limpieza y los automóviles- y, en segundo lugar, la marca anterior debe tener una reputación suficiente para que, al ver la marca criticada, el consumidor asocie esta última a la marca anterior y establezca una conexión entre ambas.

39.

    Ciertamente, me parece que, si el concepto de marca que goza de renombre debe tener cualquier significado, tiene que demostrarse que la marca es conocidapor una parte significativa de los correspondientes sectores del público. Parece dudoso, sin embargo, que sea necesario especificar de forma pormenorizada los requisitos que ha de satisfacer una marca que goza de renombre.

40.

    En primer lugar, como subrayó el propio Gobierno francés -al igual que otras partes en este procedimiento- es difícil dar una definición general y es esencial que los órganos jurisdiccionales nacionales procedan caso por caso, sin utilizar criterios fijos que pueden resultar arbitrarios en su aplicación a casos concretos. Por ejemplo, la práctica consistente en utilizar porcentajes fijos del público correspondiente es ahora muy criticada, y puede ser inadecuada si constituye el criterio único.

41.

    En segundo lugar, los órganos jurisdiccionales deben utilizar, para una evaluación realista del renombre, diversos criterios que podrían comprender, por ejemplo, el grado de conocimiento o popularidad de la marca entre los sectores correspondientes del público; la duración, el alcance y el territorio geográfico de utilización de la marca, y la escala y magnitud de las inversiones efectuadas en la promoción de la marca. (13)

42.

    Ante todo, es necesario atribuir toda su importancia a las disposiciones del apartado 2 del artículo 5 en su totalidad. Así, el órgano jurisdiccional nacional debe tener la certeza, en todos los casos, de que la utilización del signo impugnado se ha realizado sin justa causa, y de que con ella se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se puede causar perjuicio a los mismos. Estos requisitos, correctamente aplicados, garantizarán que las marcas que gozan de renombre, al margen de que éste sea o no sustancial, no reciban una protección indebidamente amplia.

43.

    En particular, debe observarse que el apartado 2 del artículo 5, a diferencia de la letra b) del apartado 1 del mismo artículo 5, no alude al mero riesgo o probabilidad de que se cumplan sus condiciones. El tenor es más definido: «se pretenda obtener una ventaja desleal [...] o se pueda causar perjuicio a» (el subrayado es mío). Además, la obtención de la ventaja desleal o el perjuicio causado deben acreditarse correctamente, es decir, demostrarse correctamente a juicio del órgano jurisdiccional nacional: éste debe alcanzar la certeza mediante pruebas del perjuicio real o de la ventaja desleal. El método preciso de aportación de dichas pruebas, según mi parecer, deben determinarlo las normas nacionales en materia de prueba y procedimiento, al igual que sucede a la hora de demostrar el riesgo de confusión: véase el décimo considerando de la exposición de motivos.

44.

    En consecuencia, en respuesta a la primera cuestión, llego a la conclusión de que el concepto de marca que goce de renombre a efectos del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de una marca conocida por una parte significativa de los sectores correspondientes del público, pero no tiene que alcanzar el mismo grado de reputación que una marca notoriamente conocida a efectos del Convenio de París.

Segunda cuestión

45.

    Paso ahora a la cuestión de si, habida cuenta del carácter uniforme del sistema de marcas del Benelux, el renombre de una marca debe extenderse a todos y cada uno de los tres países del Benelux o basta con demostrarlo en uno de dichos países o en parte del mismo. La existencia del sistema de registro de marcas del Benelux se reconoce expresamente en el artículo 1 y en la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva. No obstante, la letra a) del apartado 3 del artículo 4 y el apartado 2 del artículo 5 se refieren a las marcas que gocen de renombre en el «Estado miembro» de que se trate.

46.

    Al parecer, con arreglo al régimen del Benelux, si se ejerce una acción dirigida simplemente a obtener la prohibición del uso de una marca registrada, la resolución que prohíba dicho uso puede limitarse a un país determinado, pero el registro de la marca se mantiene o se pierde en relación con la totalidad del Benelux. (14) Estoy de acuerdo con la tesis de la Comisión según la cual, dado que los países del Benelux han unificado su legislación en materia de marcas, el territorio del Benelux debe asimilarse al territorio de un Estado miembro a efectos de la aplicación del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva.

47.

    En lo que respecta al significado del renombre en un Estado miembro, basta, a mi juicio, con que una marca goce de renombre en una parte sustancial de un Estado miembro. De ello se sigue, por tanto, que es suficiente con que la marca goce de renombre en una parte sustancial del territorio del Benelux, que puede constituir sólo una parte de uno de los países del Benelux. Es éste el único método que permite reconocer las diferencias culturales y lingüísticas que pueden existir dentro de un Estado miembro; así, una marca puede gozar de renombre regional, por ejemplo, en la parte de Bélgica de habla neerlandesa.

Conclusión

48.

    En consecuencia, opino que debe responderse del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el tribunal de commerce de Tournai:

«1)    Para que una marca goce de ”renombre” a efectos del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, debe demostrarse que la marca es conocida por una parte significativa de los correspondientes sectores del público.

2)    Basta con que dicho renombre se extienda a una parte sustancial del territorio del Benelux, que puede constituir sólo una parte de uno de los países del Benelux.»

1: Lengua original: inglés.

2: -     Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988 (DO 1989, L 40, p. 1).

3: -     A tenor del apartado 1 del artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros debían adaptar su Derecho interno a las disposiciones de la misma, a más tardar, el 28 de diciembre de 1991. Sin embargo, mediante la Decisión 92/10/CEE, de 19 de diciembre de 1991, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1992, L 6, p. 35), el Consejo ejerció la facultad que le confería el apartado 2 del artículo 16 y aplazó la fecha límite para la adaptación del Derecho interno a la Directiva hasta el 31 de diciembre de 1992.

4: -     Esta nota se refiere únicamente a la versión de las conclusiones en inglés.

5: -     El apartado 3 del artículo 4 contiene disposiciones concordantes con la letra a) del apartado 4 del artículo 4 en relación con una marca comunitaria, y se refiere a una marca comunitaria que goce de renombre en la Comunidad. La protección de dichas marcas comunitarias, sin embargo, es obligatoria y no facultativa.

6: -     DO 1994, L 11, p. 1.

7: -     Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191).

8: -     Véase la propuesta de la Comisión (DO 1980, C 351, p. 1, y Boletín CE, suplemento 5/80).

9: -     Existe una abundante doctrina sobre esta materia: véase, en particular, Mostert, Frederick W.: Famous and Well-Known Marks, An International Analysis, Butterworths, 1997.

10: -     Memorándum elaborado por la Oficina Internacional en el marco de los debates celebrados en noviembre de 1995 sobre la definición de la marca notoriamente conocida, WKM/CE/1/2, punto 35.

11: -     O «rigurosamente conocido», aunque este último significado es claramente inaplicable en el contexto de las marcas.

12: -     Kur, Annette: «Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation - what's it all about?», 23 IIC 218 (1992).

13: -     Compárense los debates relativos a la marca «notoriamente conocida» en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra. Véanse, en particular, los siguientes documentos elaborados para el Comité permanente sobre el Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, en relación con su sesión de julio de 1998: SCT/1/3, SCT/1/5, SCT/1/6.

14: -     Van Innis, T.: Les signes distinctifs, pp. 467 a 469.