SENTENZA DELLA CORTE
14 settembre 1999 (1)
«Direttiva 89/104/CEE — Marchi d'impresa — Tutela — Prodotti o servizi non
simili — Marchio d'impresa che gode di notorietà»
Nel procedimento C-375/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 234 CE (ex art. 177 del Trattato CEE), dal Tribunal de commerce
di Tournai (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
General Motors Corporation
e
Yplon SA,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente della Terza e della Quinta
Sezione, facente funzioni di presidente, P. Jann, presidente di Sezione,
J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward,
H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: signor F.G. Jacobs,
cancelliere: signor R. Grass,
viste le osservazioni scritte presentate
— per la General Motors Corporation, dagli avv.ti A. Braun e E. Cornu, del
foro di Bruxelles,
— per l'Yplon SA, dagli avv.ti E. Felten e D.-M. Philippe, del foro di
Bruxelles,
— per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso
il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con
l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente,
— per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per
il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la
direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Anne de
Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti,
— per il governo dei Paesi Bassi, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico
presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della General Motors Corporation, rappresentata dagli
avv.ti A. Braun e E. Cornu, dell'Yplon SA, rappresentata dall'avv. D.-M. Philippe,
del governo olandese, rappresentato dal signor M. A. Fierstra, consigliere giuridico,
in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor M.
Silverleaf, QC, e della Commissione, rappresentata dalla signora K. Banks, membro
del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 22 settembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre
1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 30 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 3 novembre seguente, il
Tribunal de commerce di Tournai ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente
sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).
- 2.
- Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia che oppone la General
Motors Corporation (in prosieguo: la «General Motors»), con sede in Detroit
(Stati Uniti d'America), all' Yplon SA (in prosieguo: l'«Yplon»), con sede in
Estaimpuis (Belgio), quanto all'uso del marchio d'impresa Chevy.
Il diritto comunitario
- 3.
- L'art. 1 della direttiva, intitolato «Campo d'applicazione», dispone:
«La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi
individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una
registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso
l'ufficio dei marchi del Benelux o che sono oggetto di una registrazione
internazionale che produce effetti in uno Stato membro.»
- 4.
- L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di
impresa», dispone:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel
commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col
marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi
contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un
rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di
associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile
al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui
esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato
membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio
agli stessi».
La normativa Benelux
- 5.
- L'art. 13, A, punto 1, lett. c), della legge uniforme Benelux sui marchi (in
prosieguo: la «legge uniforme Benelux»), che ha recepito nella normativa del
Benelux l'art. 5, n. 2, della direttiva, dispone:
«Fatta salva l'eventuale applicazione delle norme di diritto comune in materia di
responsabilità civile, il diritto esclusivo conferito dal marchio d'impresa consente
al suo titolare di opporsi:
(...)
c) a qualsiasi uso che senza giusto motivo sia fatto nel commercio di un
marchio d'impresa che gode di notorietà all'interno del territorio del
Benelux o di un segno ad esso corrispondente per prodotti non simili a
quelli per il quale il marchio d'impresa è registrato, se l'uso del segno
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi;
(...)»
- 6.
- Tale norma, entrata in vigore il 1. gennaio 1996, ha sostituito, a partire da questa
data, il precedente art. 13, A, punto 2, della legge uniforme Benelux, ai sensi del
quale il diritto esclusivo all'uso del marchio consentiva al titolare di opporsi a «ogni
altro impiego [diverso da quello di cui al punto 1, cioè un impiego per un prodotto
identico o simile] che senza giusto motivo, nell'attività commerciale, sia fatto di un
marchio d'impresa o di un segno ad esso corrispondente, in circostanze tali da
causare un pregiudizio al titolare del marchio d'impresa».
La controversia principale
- 7.
- La General Motors è titolare del marchio d'impresa Benelux Chevy, che è stato
depositato il 18 ottobre 1971 presso l'ufficio dei marchi del Benelux per i prodotti
delle classi 4, 7, 9, 11 e 12, ed in particolare per le automobili. Con questa
registrazione si rivendicano i diritti acquisiti con un primo deposito belga del 1°
settembre 1961 e con i primi utilizzi nei Paesi Bassi nel 1961 e nel Lussemburgo
nel 1962. Attualmente in Belgio il marchio d'impresa «Chevy» è utilizzato più
specificamente per designare autoveicoli del tipo «van».
- 8.
- Anche l'Yplon è titolare del marchio d'impresa Benelux Chevy, che è stato
depositato il 30 marzo 1988 presso l'ufficio dei marchi del Benelux per prodotti
della classe 3, ed in seguito, il 10 luglio 1991, per prodotti delle classi 1, 3 e 5. Essa
usa tali marchi per detersivi e per vari prodotti di pulizia. Essa è anche titolare del
marchio d'impresa Chevy in altri Stati, tra i quali vi sono diversi Stati membri.
- 9.
- Il 28 dicembre 1995 la General Motors ha adito il Tribunal de commerce di
Tournai con una domanda diretta a far vietare all'Yplon l'uso del segno distintivo
Chevy per designare prodotti detersivi o di pulizia, poiché esso comporta una
diluizione del suo marchio d'impresa e quindi pregiudica la sua funzione
pubblicitaria. La sua azione è fondata, per il periodo antecedente al 1. gennaio
1996, sul precedente art. 13, A, punto 2, della legge uniforme Benelux e, per il
periodo a partire dal 1. gennaio 1996, sul nuovo art. 13, A, punto 1, lett. c) della
stessa legge. Essa sostiene a tal riguardo che il suo marchio d'impresa Chevy è un
«marchio d'impresa notorio» ai sensi di quest'ultima disposizione.
- 10.
- L'Yplon si oppone alla domanda facendo valere, in particolare, che la General
Motors non ha fornito la prova che il suo marchio d'impresa Chevy goda di
«notorietà» all'interno del territorio Benelux ai sensi dell'art. 13 A, punto 1, lett.
c) della legge uniforme Benelux, nella sua nuova versione.
- 11.
- Considerando che la soluzione della controversia principale richiedeva precisazioni
sulla nozione di «marchio d'impresa notorio» e sulla questione se la notorietà si
debba estendere a tutto il territorio del Benelux, ovvero se sia sufficiente che essa
sia limitata ad una parte di esso, il Tribunal de commerce di Tournai ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Alla lettura dell'art. 13, A, punto 1, lett. c), della legge uniforme Benelux
introdotto in conformità al protocollo di modifica in vigore dal 1° gennaio 1996,
quale significato esatto occorra dare all'espressione ”notorietà del marchio
d'impresa” e se si possa anche dire che questa ”notorietà” valga per tutto il
territorio Benelux o per una parte di esso».
Sulla questione pregiudiziale
- 12.
- Con la sua questione, il giudice nazionale domanda alla Corte sostanzialmente, da
un lato, di precisare il significato dell'espressione «gode di notorietà», con la quale
viene enunciata, all'art. 5, n. 2, della direttiva, la prima delle due condizioni
richieste affinché un marchio d'impresa registrato possa beneficiare di un tutela
allargata a prodotti o servizi non simili e, dall'altro, di stabilire se tale condizione
debba essere soddisfatta per tutto il territorio del Benelux o se sia sufficiente che
lo sia soltanto in una parte di esso.
- 13.
- La General Motors ritiene che, per essere notorio ai sensi dell'art. 5, n. 2, della
direttiva, il marchio d'impresa precedente debba essere conosciuto dal pubblico
interessato, pur senza aver raggiunto il livello di notorietà del marchio d'impresa
«notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione dell'Unione
di Parigi sulla protezione della proprietà industriale 20 marzo 1883 (in prosieguo:
la «Convenzione di Parigi»), nozione alla quale rinvia espressamente, in un'altra
fattispecie, l'art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva. E' inoltre sufficiente, secondo la
General Motors, che la notorietà si estenda ad una parte sostanziale del territorio
di uno Stato membro, la quale può corrispondere ad una comunità o ad una
regione di tale Stato.
- 14.
- L'Yplon afferma che un marchio d'impresa registrato per un prodotto o un servizio
destinato al grande pubblico è notorio ai sensi all'art. 5, n. 2, della direttiva quando
esso è conosciuto da un'ampia parte di tale pubblico. Il superamento del principio
della specificità potrebbe avvenire solo a beneficio di marchi in grado di essere
spontaneamente associati ad un prodotto o a un servizio determinato. La notorietà
dovrebbe estendersi all'intero territorio di uno Stato membro, ovvero, trattandosi
del territorio del Benelux, ad uno degli Stati che lo compongono.
- 15.
- Il governo belga ritiene che si debba interpretare la nozione di «marchio d'impresa
notorio» in modo flessibile e che esista una gradazione nella notorietà, in
particolare tra il marchio d'impresa notorio ed il marchio d'impresa conosciuto.
Tale nozione non si presterebbe ad una valutazione astratta, per esempio mediante
la fissazione di una percentuale di notorietà. La notorietà in uno solo dei tre Stati
membri del Benelux sarebbe valida per tutto il territorio del Benelux.
- 16.
- Il governo francese propone alla Corte di risolvere il quesito nel senso che la
notorietà del marchio d'impresa di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, non possa
ricevere una definizione precisa. Occorrerebbe in realtà valutare caso per caso se
il marchio d'impresa precedente sia conosciuto da un'ampia parte del pubblico
interessato dai prodotti dei due marchi e se esso goda di notorietà sufficiente
affinché il pubblico lo colleghi con il marchio d'impresa successivo contestato. Una
volta constatata la notorietà, il grado della stessa avrebbe poi un effetto
sull'estensione della tutela assicurata dall'art. 5, n. 2, della direttiva. Sul piano
territoriale, la notorietà in uno solo degli Stati del Benelux sarebbe sufficiente.
- 17.
- Il governo olandese ritiene sufficiente che il marchio d'impresa goda di notorietà
presso il pubblico al quale esso si rivolge in particolare. Il grado di conoscenza
richiesto non potrebbe essere precisato astrattamente. Occorrerebbe piuttosto
sapere se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, il marchio
d'impresa precedente ha una notorietà che può essere pregiudicata dall'uso di talemarchio per prodotti non simili. Non sarebbe necessario che il marchio d'impresa
sia conosciuto in tutto il territorio di uno Stato membro e, per i marchi del
Benelux, su tutto il territorio del Benelux.
- 18.
- Il governo del Regno Unito sostiene che la questione decisiva consiste nello
stabilire se il marchio d'impresa successivo sia stato usato senza motivo legittimo
e se esso consenta di trarre un profitto indebito o di pregiudicare il carattere
distintivo o la notorietà del marchio precedente. La soluzione di tale problema
dipenderebbe da una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti e, in
particolare, del carattere distintivo inerente al marchio d'impresa, dell'ambito della
notorietà acquistata, del grado di somiglianza tra i due marchi e della portata delle
differenze tra i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio. Si dovrebbe accordare
una tutela a tutti i marchi che hanno acquistato una notorietà ed applicare in
seguito criteri di qualificazione per limitare la tutela ai marchi la cui notorietà lo
giustifichi, e la tutela dovrebbe essere accordata solo quando sono fornite prove
evidenti di un effettivo pregiudizio. Giuridicamente non sarebbe necessario che la
notorietà sia estesa a tutto il territorio di uno Stato membro. Tuttavia, in pratica,
non si potrebbe produrre la prova di un pregiudizio effettivo nel caso in cui la
notorietà di un marchio d'impresa sia limitata ad una parte di uno Stato membro.
- 19.
- La Commissione propone che la nozione di «marchio d'impresa notorio» venga
intesa come avente ad oggetto un marchio d'impresa che gode di una reputazione
presso il pubblico interessato. Tale nozione sarebbe decisamente meno restrittiva
di quella di marchio d'impresa «notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6 bis
della Convenzione di Parigi. Sarebbe sufficiente che il marchio sia notorio in una
parte sostanziale del territorio del Benelux, in quanto i marchi che godono di
notorietà regionale meriterebbero la stessa tutela di quelli notori sulla totalità di
detto territorio.
- 20.
- Occorre rilevare che la prima condizione della tutela ampliata prevista dall'art. 5,
n. 2, della direttiva viene espressa, in tale norma, con l'espressione «er
renommeret» nella versione danese, «bekannt ist» nella versione tedesca, «÷áßñåé
öÞìçò» nella versione greca, «goce de renombre» nella versione spagnola, «jouit
d'une renommée» nella versione francese, «gode di notorietà» nella versione
italiana, «bekend is» nella versione olandese, «goze de prestigio» nella versione
portoghese, «laajalti tunnettu» nella versione finlandese, «är känt» nella versione
svedese e «has a reputation» nella versione inglese.
- 21.
- Le versioni tedesca, olandese e svedese utilizzano termini che indicano che il
marchio d'impresa deve essere «conosciuto», senza precisare l'estensione della
conoscenza richiesta, mentre le altre versioni linguistiche utilizzano il termine
«notorio» o espressioni che implicano, come quest'ultimo termine, sul piano
quantitativo, un certo grado di conoscenza fra il pubblico.
- 22.
- Tale sfumatura, che non comporta un'effettiva contraddizione, deriva dalla
maggiore neutralità dei termini utilizzati nelle versioni tedesca, olandese e svedese.
Tuttavia, essa non consente di negare la necessità di una soglia di conoscenza che,
nell'ambito di un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, discende da una
comparazione fra tutte le versioni linguistiche della direttiva.
- 23.
- Tale necessità discende del pari dal contesto generale e dall'obiettivo della
direttiva. Nella misura in cui l'art. 5, n. 2, della direttiva, a differenza dell'art. 5, n.
1, tutela i marchi registrati nei confronti dei prodotti o servizi non simili, la prima
condizione che esso stabilisce implica un certo grado di conoscenza nel pubblico
del marchio d'impresa precedente. Infatti, solo nel caso di un sufficiente grado di
conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio successivo
può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra
i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente.
- 24.
- Il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una
notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il
prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico
più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale.
- 25.
- Né la lettera, né lo spirito dell'art. 5, n. 2, della direttiva consentono di richiedere
che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del
pubblico cosí definito.
- 26.
- Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio
d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico
interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio.
- 27.
- Nell'esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione
tutti gli elementi rilevanti della causa, cioé, in particolare, la quota di mercato
coperto dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché
l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.
- 28.
- A livello territoriale, il requisito in esame è soddisfatto qualora, conformemente
all'art. 5, n. 2, della direttiva, il marchio d'impresa goda di notorietà «nello Stato
membro». In assenza di precisazioni della norma comunitaria su questo punto, non
si può esigere che la notorietà esista su «tutto» il territorio dello Stato membro.
E' sufficiente che esista in una parte sostanziale di esso.
- 29.
- Per quanto riguarda i marchi registrati presso l'ufficio dei marchi del Benelux, il
territorio del Benelux deve essere assimilato al territorio di uno Stato membro, in
quanto l'art. 1 della direttiva assimila tali marchi a quelli registrati in uo Stato
membro. L'art. 5, n. 2, deve dunque essere inteso come avente ad oggetto una
notorietà acquisita «nel» territorio del Benelux. Per gli stessi motivi relativi alla
condizione di notorietà in uno Stato membro, non si può quindi esigere da un
marchio d'impresa del Benelux che la sua notorietà si estenda a tutto il territorio
del Benelux. E' sufficiente che tale notorietà sussista in una parte sostanziale di
esso, che può corrispondere, eventualmente, ad una parte di uno degli Stati del
Benelux.
- 30.
- Il giudice nazionale, qualora al termine del suo esame consideri che è soddisfatto
il requisito della notorietà, per quanto riguarda sia il pubblico interessato che il
territorio in questione, dovrà procedere all'esame del secondo requisito di cui
all'art. 5, n. 2, della direttiva, cioé l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo
del marchio d'impresa precedente. A tal riguardo va osservato che più il carattere
distintivo e la notorietà di quest'ultimo saranno rilevanti, più sarà facilmente
ammessa l'esistenza di un pregiudizio.
- 31.
- Occorre dunque risolvere la questione sollevata come segue: l'art. 5, n. 2, della
direttiva deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare di un tutela
ampliata a prodotti o servizi non simili, un marchio d'impresa registrato deve essere
conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi
da esso contraddistinti. Sul territorio del Benelux è sufficiente che esso sia
conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato in una parte
sostanziale di tale territorio, la quale può corrispondere, eventualmente, ad una
parte di uno degli Stati che lo compongono.
Sulle spese
- 32.
- Le spese sostenute dai governi belga, francese, olandese e del Regno Unito, nonché
dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de commerce di Tournai,
con sentenza 30 ottobre 1997, dichiara:
L'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi
d'impresa, deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare di un tutela
ampliata a prodotti o servizi non simili, un marchio d'impresa registrato deve
essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o
servizi da esso contraddistinti. Sul territorio del Benelux è sufficiente che esso sia
conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato in una parte
sostanziale di tale territorio, la quale può corrispondere, eventualmente, ad una
parte di uno degli Stati che lo compongono.
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PuissochetJann
Moitinho de Almeida
Gulmann Murray Edward
Ragnemalm Wathelet Schintgen
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 1999.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias