Causa T‑524/11
Volvo Trademark Holding AB
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo LOVOL – Marchi comunitari denominativo e figurativo e marchi nazionali figurativi anteriori VOLVO – Impedimento relativo alla registrazione – Vantaggio tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»
Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 novembre 2014
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 1, b), e 5]
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Marchio figurativo LOVOL – Marchi denominativo e figurativi VOLVO
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 1, b), e 5]
1. I pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l’un marchio all’altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli.
L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è subordinata a tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Queste tre condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la suddetta disposizione.
(v. punti 17, 18)
2. I criteri da prendere in considerazione in sede di valutazione della somiglianza tra i marchi di cui trattasi sono gli stessi nel caso del rifiuto della registrazione di un marchio richiesto a causa del rischio di confusione, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, e in quello del rifiuto a causa del pregiudizio alla notorietà di un marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento. Infatti, in entrambi tali casi, che consentono di rifiutare la registrazione di un marchio richiesto, la condizione della somiglianza tra i segni presuppone l’esistenza, in particolare, di elementi di somiglianza visiva, fonetica o concettuale, tali che, dal punto di vista del pubblico di riferimento, tra i marchi di cui trattasi esista un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti. La valutazione della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve essere fondata sull’impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.
(v. punti 21, 22)
3. V. il testo della decisione.
(v. punti 55‑58)