Asunto T‑579/10

macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts-
und Finanztechnologie

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa makro — Denominación social macros consult GmbH — Derecho adquirido con anterioridad a la solicitud de registro de una marca comunitaria y que confiere a su titular el derecho de prohibir la utilización de la marca comunitaria solicitada — Signos no registrados que gozan de protección en Derecho alemán — Artículo 5 de la Markengesetz — Artículo 8, apartado 4, artículo 53, apartado 1, letra c), y artículo 65 del Reglamento (CE) nº 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Primera)
de 7 de mayo de 2013

1.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 53, ap. 1, letra c)]

2.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de nulidad basada en la existencia de un derecho nacional anterior — Carga de la prueba

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, 53, aps. 1, letra c), y 2, y 65; Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 37, letra b), inciso ii)]

3.      Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Consideración por el Tribunal General de pruebas relativas a hechos no presentados con anterioridad ante los órganos de la Oficina — Exclusión

1.      Con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la existencia de un signo distinto de una marca permite obtener la anulación de una marca comunitaria cuando cumpla cuatro requisitos acumulativos: el signo debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria; por último, el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse para impugnar la validez de una marca comunitaria en el conjunto del territorio de la Unión, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. Dado que los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 son acumulativos, basta con que no se cumpla uno de ellos para que se desestime una solicitud de nulidad de una marca comunitaria.

Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión. Así pues, el Reglamento nº 207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento.

Por el contrario, resulta de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo» que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009, son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento nº 207/2009 reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la marca comunitaria en contra de una marca comunitaria. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca comunitaria y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior.

(véanse los apartados 54 a 56 y 70)

2.      Se desprende del tenor del artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, que éste, cuando hace referencia a la situación en la que un derecho anterior permite prohibir el uso de una marca comunitaria, distingue claramente dos supuestos, en función de que el derecho anterior esté protegido por la normativa de la Unión «o» por el Derecho nacional.

En lo que atañe al régimen procedimental definido en el Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, para el caso de una solicitud presentada con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, sobre la base de un derecho anterior protegido en el ámbito jurídico nacional, la regla 37 del Reglamento nº 2868/95 establece que incumbe al solicitante proporcionar los datos que acrediten que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho.

Esta regla hace que recaiga sobre el solicitante la carga de presentar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación.

En la medida en que el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 efectúa una remisión expresa al artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento y que esta última disposición se refiere a derechos anteriores protegidos por la legislación de la Unión o por el Derecho del Estado miembro que es aplicable al signo de que se trata, las reglas de prueba antes mencionadas resultan asimismo aplicables cuando se invoca un derecho nacional sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009. En efecto, la regla 37, letra b), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95 prevé disposiciones análogas en materia de prueba del derecho anterior en el caso de una solicitud presentada en virtud del artículo 53, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009.

Así pues, la cuestión de la existencia de un derecho nacional es una cuestión de hecho e incumbe a la parte que sostiene la existencia de un derecho que reúne los requisitos exigidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, demostrar, ante la Oficina, no sólo que ese derecho resulta de la legislación nacional, sino también el alcance de esa legislación misma.

(véanse los apartados 57 a 60, 62 y 72)

3.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartados 61)