Sprawa T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny wspólnotowy znak towarowy makro – Firma macros consult GmbH – Prawo nabyte przed zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego dające właścicielowi prawo do zakazania używania zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego – Niezarejestrowane oznaczenia chronione prawem niemieckim – Artykuł 5 Markengesetz – Artykuł 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 65 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Streszczenie – wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 7 maja 2013 r.

1.      Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie prawa wcześniejszego określonego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 – Przesłanki – Wykładnia w świetle prawa Unii – Ocena w świetle kryteriów ustanowionych przez prawo krajowe, któremu podlega oznaczenie, na które się powołano

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c)]

2.      Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na istnieniu wcześniejszego prawa krajowego – Ciężar dowodu

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c), art. 53 ust. 2, art. 65; rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 37 lit. b) ppkt (ii)]

3.      Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Właściwość Sądu – Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych – Uwzględnienie przez Sąd dowodów dotyczących okoliczności faktycznych nieprzedstawionych wcześniej przed instancjami Urzędu – Wyłączenie

1.      Zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego istnienie oznaczenia innego niż znak towarowy pozwala uzyskać unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia łącznie cztery przesłanki: oznaczenie to musi być używane w obrocie handlowym; musi ono mieć znaczenie większe niż lokalne; prawo do tego oznaczenia powinno być nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie było używane przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; wreszcie uprawniony do tego oznaczenia powinien mieć przyznaną możliwość zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Te cztery przesłanki ograniczają liczbę oznaczeń innych niż znaki towarowe, na które można się powoływać w celu podważenia ważności wspólnotowego znaku towarowego na całości terytorium Unii zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Zważywszy, że przesłanki określone w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 są kumulatywne, niespełnienie nawet jednej z nich wystarcza do odrzucenia wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż lokalny oznaczenia, na które się powołano, wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i powinny być zatem interpretowane w świetle prawa Unii. I tak, rozporządzenie nr 207/2009 określa jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, zgodne z zasadami, które leżą u podstaw systemu ustanowionego przez to rozporządzenie.

Natomiast z wyrażenia „w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z prawem państwa członkowskiego regulującym taki znak” wynika, że dwie pozostałe przesłanki wymienione w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowią warunki określone przez rozporządzenie, których ocena w odróżnieniu od poprzednich jest dokonywana według kryteriów ustalonych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa rządzącego oznaczeniem, na które się powołano, znajduje swoje uzasadnienie w przewidzianej przez rozporządzenie nr 207/2009 możliwości powołania się na oznaczenia spoza systemu wspólnotowego znaku towarowego przeciwko wspólnotowemu znakowi towarowemu. Z tego względu tylko prawo rządzące oznaczeniem, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od wspólnotowego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania późniejszego znaku towarowego.

(por. pkt 54–56, 70)

2.      Z treści art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynika, że przepis ten, kiedy odsyła do sytuacji, w której wcześniejsze prawo pozwala na zakazanie używania wspólnotowego znaku towarowego, dokonuje wyraźnie rozróżnienia między dwoma przypadkami, w zależności od tego, czy wcześniejsze prawo jest objęte ochroną przez przepisy Unii „czy” przez prawo krajowe.

Jeżeli chodzi o system proceduralny określony w rozporządzeniu nr 2868/95 wykonującym rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku wniosku złożonego zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 na podstawie wcześniejszego prawa chronionego w ramach prawa krajowego, zasada 37 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje, że do wnioskodawcy należy dostarczenie szczegółowych danych wskazujących na to, że jest on uprawniony na mocy obowiązującego ustawodawstwa krajowego do dochodzenia tego prawa.

Zasada ta nakłada na wnioskodawcę ciężar przedstawienia Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby posiadać możliwość zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa.

Jako że art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 zawiera wyraźne odesłanie do art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia, w którym mowa jest o wcześniejszych prawach chronionych ustawodawstwem Unii lub prawem państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do rozpatrywanego oznaczenia, przywołane powyżej zasady dowodowe mają również zastosowanie, kiedy powołuje się prawo krajowe na podstawie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Zasada 37 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje analogiczne przepisy w zakresie przeprowadzenia dowodu na istnienie wcześniejszego prawa w przypadku wniosku złożonego na podstawie art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

Zatem kwestia istnienia prawa krajowego jest kwestią faktyczną i na stronie, która powołuje się na istnienie prawa spełniającego wymogi przewidziane w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, spoczywa nie tylko obowiązek wykazania przed Urzędem, że to prawo wynika z krajowego ustawodawstwa, lecz także zakresu samego ustawodawstwa.

(por. pkt 57–60, 62, 72)

3.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 61)