Mål T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket F1-LIVE – Det äldre gemenskapsfigurmärket F1 samt de nationella och internationella ordmärkena F1 Formula 1 – Relativa registreringshinder – Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)”

Sammanfattning – Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 11 december 2014

1.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Figurmärket F1-LIVE – Figurmärket F1 Formula 1 och ordmärkena F1

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

2.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Äldre varumärkens samexistens – Ett nationellt varumärke måste tillerkännas en viss särskiljningsförmåga

(Rådets förordning nr 40/94, femte skälet och artiklarna 8.1 b och 8.2 a ii; Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95, artikel 3.1 b; rådets direktiv 89/104, artikel 3.1 b)

3.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Låg särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket – Av betydelse

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

1.      Det finns en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, bland genomsnittskonsumenterna i Europeiska unionen mellan, å ena sidan, figurkännetecknet F1-LIVE, vilket sökts registrerat som gemenskapsvarumärke för varor och tjänster i klasserna 16, 38 och 41 i Niceöverenskommelsen och, å andra sidan, dels ordmärkena F1, vilka tidigare registrerats i Tyskland för tjänster i klass 41 och i Förenade kungariket för varor och tjänster i klasserna 16 och 38 samt såsom internationellt varumärke med verkningar i Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Ungern för varor och tjänster i klasserna 16, 38 och 41, dels gemenskapsfigurmärket F1 Formula 1, vilket tidigare registrerats för varor och tjänster i samma klasser.

Även om det finns olikheter mellan de motstående varumärkena i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, så liknar varumärkena också varandra i viss grad ur ett helhetsperspektiv, eftersom ordelementet i det äldre varumärket används i det sökta figurmärket.

Mot bakgrund särskilt av att omsättningskretsen endast har en oklar minnesbild vad gäller de aktuella varumärkena, vilket innebär att ordelementet ”f1” som är gemensamt för de båda varumärkena skapar en viss likhet mellan dem, och av samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas, kan det – eftersom de aktuella varorna är identiska eller av mycket liknande slag – inte uteslutas att det finns en risk för att konsumenterna förväxlar varumärkena. Med andra ord finns det en risk för att konsumenterna får uppfattningen att det finns en anknytning mellan de båda varumärkena genom att de – på grund av att det sökta varumärket innehåller en identisk återgivning av det äldre varumärket F1 – ser det sökta varumärket som en variant av det äldre och således kopplar ihop varumärkenas kommersiella ursprung.

(se punkterna 29, 30, 45 och 52)

2.      Ett nationellt varumärke som åberopats till stöd för en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke måste tillerkännas en viss särskiljningsförmåga, för att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte ska åsidosättas.

Den beståndsdel som de aktuella varumärkena har gemensamt kan följaktligen inte anses vara generisk och beskrivande samt helt sakna särskiljningsförmåga. Om så vore fallet skulle giltigheten av det äldre varumärket ifrågasättas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, vilket skulle innebära ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

När en invändning som grundar sig på ett äldre nationellt varumärke framställs mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke är harmoniseringsbyrån, och följaktligen tribunalen, visserligen skyldig att undersöka hur omsättningskretsen uppfattar det kännetecken i det sökta varumärket som är identiskt med det nationella varumärket och att, i förekommande fall, bedöma hur hög särskiljningsförmåga detta kännetecken har.

Undersökningarna får emellertid inte leda till att det konstateras att ett kännetecken som är identiskt med ett registrerat och skyddat nationellt varumärke saknar särskiljningsförmåga, eftersom ett sådant konstaterande skulle strida mot såväl principen om att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt som mot artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, tolkad mot bakgrund av punkt 2 a ii i samma artikel.

Ett sådant konstaterande skulle nämligen inverka menligt på nationella varumärken som är identiska med ett kännetecken som anses sakna särskiljningsförmåga, eftersom registreringen av ett sådant gemenskapsvarumärke skulle kunna innebära att det nationella skyddet för dessa nationella varumärken upphörde. Konstaterandet skulle således inte vara förenligt med det system som införts genom förordning nr 40/94 och som grundar sig på principen att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt, vilken framgår av skäl 5 i förordningen, med tanke på att ett bestridande av giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumärke på den grunden att det saknar särskiljningsförmåga endast kan ske inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten enligt artikel 3.1 b i rådets första direktiv 89/104 och i direktiv 2008/95 om varumärken.

(se punkterna 33–37)

3.      Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska visserligen beaktas vid bedömningen av om det finns en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, men endast som en av flera omständigheter. Risk för förväxling kan därför föreligga även när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är av liknande slag.

(se punkt 49)