Asia T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie

vastaan

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki makro – Toiminimi macros consult GmbH – Ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta saatu oikeus, joka antaa haltijalleen oikeuden kieltää hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin käyttäminen – Rekisteröimättömät merkit, joita suojataan Saksan oikeudessa – Markengesetzin 5 § – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 65 artikla

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.5.2013

1.      Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaolo – Edellytykset – Tulkinta unionin oikeuden valossa – Arviointi kyseistä merkkiä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien perusteella

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Kansallisella oikeudella suojattuun aikaisempaan oikeuteen perustuva mitättömyysvaatimus – Todistustaakka

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta sekä 2 ja 65 artikla; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 37 säännön b alakohdan ii alakohta)

3.      Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiovaltaan ei kuulu sellaisen tosiseikkoihin liittyvien todisteiden huomioon ottaminen, joita ei ole aiemmin esitetty SMHV:ssa

1.      Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi muun merkin kuin tavaramerkin perusteella, jos se täyttää kumulatiivisesti neljä edellytystä: merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, oikeus merkkiin on saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkiä on käytetty, ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää ja merkin haltija voi tähän merkkiin liittyvän oikeuden perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen. Nämä neljä edellytystä rajoittavat sellaisten muiden merkkien kuin tavaramerkkien määrää, joihin voidaan vedota yhteisön tavaramerkin pätevyyden kiistämiseksi koko unionin alueella asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdan nojalla. Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa esitetyt edellytykset ovat kumulatiivisia, on riittävää, että vain yhtä niistä ei täytetä, jotta vaatimus yhteisön tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi hylätään.

Kaksi ensimmäistä edellytystä eli ne, jotka liittyvät kyseisen merkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestään, ja niitä on näin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 207/2009 näin ollen vahvistetaan yhtenäiset standardit, jotka koskevat merkkien käyttöä ja niiden vaikutusaluetta ja jotka ovat tällä asetuksella toimeenpannun järjestelmän perustana olevien periaatteiden mukaisia.

Sitä vastoin sanamuodosta ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että kaksi muuta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa mainittua edellytystä ovat sellaisia asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä, joita edeltävistä poiketen arvioidaan kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan. Tämä viittaus kyseiseen merkkiin sovellettavaan oikeuteen on oikeutettavissa sillä, että asetuksessa N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota yhteisön tavaramerkkijärjestelmään kuulumattomiin merkkeihin yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin yhteisön tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö.

(ks. 54–56 ja 70 kohta)

2.      Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan sanamuodosta käy ilmi, että kun kyseisessä säännöksessä viitataan siihen, että yhteisön tavaramerkin käyttö voidaan kieltää aikaisemman oikeuden perusteella, siinä erotellaan selvästi toisistaan kaksi eri tilannetta: tilanne, jossa aikaisempaa oikeutta suojataan unionin säännöstössä, ”tai” tilanne, jossa sitä suojataan kansallisessa oikeudessa.

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa N:o 2868/95 vahvistetuista menettelyllisistä säännöksistä, joita sovelletaan kansallisessa säännöstössä suojatun aikaisemman oikeuden perusteella asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn hakemuksen yhteydessä, säädetään asetuksen N:o 2868/95 37 säännössä, että hakijan on esitettävä todisteet siitä, että hän voi esittää asianomaista oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.

Tällä säännöllä asetetaan hakijalle velvollisuus esittää sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) paitsi todisteet, jotka osoittavat, että hakijan sovellettaviksi vaatimien kansallisten säännösten mukaan edellytykset sille, että tämä voi kieltää yhteisön tavaramerkin käytön aikaisemman kansallisen oikeuden perusteella, täyttyvät, myös todisteet kyseisten säännösten sisällöstä.

Koska asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa viitataan nimenomaisesti saman asetuksen 8 artiklan 4 kohtaan ja koska tämä jälkimmäinen säännös koskee unionin lainsäädännössä tai asianomaiseen merkkiin sovellettavassa jäsenvaltion oikeudessa suojattuja aikaisempia oikeuksia, mainittuja todistelusääntöjä sovelletaan myös, kun kansalliseen oikeuteen vedotaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Asetuksen N:o 2868/95 37 säännön b alakohdan ii alakohdassa säädetään nimittäin aikaisempaa oikeutta koskevien todisteiden osalta vastaavista säännöksistä tilanteessa, jossa on kyse asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan nojalla esitetystä vaatimuksesta.

Täten edellä esitetystä seuraa, että kysymys kansallisen oikeuden olemassaolosta on tosiseikkoja koskeva kysymys, ja osapuolen, joka väittää, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävä oikeus on olemassa, on osoitettava virastossa paitsi, että kyseinen oikeus perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, myös itse kyseisen lainsäädännön ulottuvuus.

(ks. 57–60, 62 ja 72 kohta)

3.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 61 kohta)