РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (трети състав)
12 юни 2009 година(*)
„Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Pickwick COLOUR GROUP“ — По-ранни национални марки „PicK OuiC“ и „PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA“ — Искане за доказване на използването — Член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 40/94, понастоящем член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009“
По дело T‑450/07
Harwin International LLC, установено в Albany, Ню Йорк (Съединени щати), за което се явява адв. D. Przedborski, avocat,
жалбоподател,
срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г‑н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,
ответник,
като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е
Cuadrado, SA, установено в Paterna (Испания),
с предмет жалба, подадена срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 10 септември 2007 г. (преписка R 1245/2006‑2), относно процедура за обявяване на недействителност между Cuadrado, SA и Harwin International LLC,
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (трети състав),
състоящ се от: г‑н J. Azizi, председател, г‑жа E. Cremona и г‑н S. Frimodt Nielsen (докладчик), съдии,
секретар: г‑н N. Rosner, администратор,
предвид исковата молба, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 3 декември 2007 г.,
предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 25 февруари 2008 г.,
след съдебното заседание от 4 март 2009 г., в което не е взела участие никоя от страните,
постанови настоящото
Решение
Обстоятелства, предхождащи спора
1 На 15 май 1998 г. жалбоподателят Harwin International LLC подава заявка за марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) по силата на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стp. 1).
2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:
3 Стоките, за които се иска регистрация, са от клас 25 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и съответстват на следното описание: „Облекло, обувки, шапки“.
4 Марката на Общността е регистрирана на 1 септември 2000 г.
5 На 10 януари 2005 г. Cuadrado SA (наричано по-нататък „лицето, което иска обявяването на недействителност“) подава искане за обявяване на недействителност на основание член 55 от Регламент № 40/94 срещу тази марка на Общността. Искането се отнася до всички стоки, обхванати от марката на Общността, и се основава на следните по-ранни национални марки:
– словната марка „PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA“, заявка за която е подадена на 24 април 1989 г. и която е регистрирана на 5 септември 1990 г. под номер 1318311 за следните стоки от клас 25: „Облекло за мъже, жени и деца и обувки (с изключение на ортопедични обувки)“,
– следната фигуративна марка, заявка за която е подадена на 2 април 1997 г. и е регистрирана на 6 октомври 1997 г. под номер 2083855 за стоките от клас 25 („горно облекло и бельо, обувки, шапки“) и която е представена по-долу:
6 С Решение от 31 юли 2006 г. отделът по заличаването уважава искането за обявяване на недействителност.
7 На 22 септември 2006 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по заличаването.
8 С Решение от 10 септември 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) апелативният състав отхвърля жалбата. В това решение той посочва, че жалбоподателят е поискал по-конкретно отмяната на решението на отдела по заличаването, на основание че той не проверил дали лицето, което иска обявяването на недействителност е доказало използването на своите марки. В отговор апелативният състав подчертава, че отделът по заличаването е счел правилно, че няма право да преценява дали използването на по-ранните марки от лицето, което иска обявяването на недействителност, е в съответствие с член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009), когато в хода на процедурата по заличаване няма направено изрично искане от жалбоподателя за доказване на използването. Освен това апелативният състав отбелязва, че такова искане не може да бъде направено за първи път на етапа на обжалването на решението на отдела по заличаването (точки 17—21 от обжалваното решение).
Искания на страните
9 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
– да отмени обжалваното решение,
– да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
10 СХВП моли Първоинстанционния съд:
– да отхвърли жалбата,
– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
11 Жалбоподателят сочи две правни основания в подкрепа на жалбата си: първото правно основание е изведено от нарушението на член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, а второто се основава на нарушението на член 52, параграф 1, буква a) и на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, понастоящем член 53, параграф 1, буква a) и член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. В началото следва да се разгледа първото правно основание.
Доводи на страните
12 Жалбоподателят поддържа, че доброволното представяне на доказателства от лицето, което иска обявяването на недействителност обезсмисля всяко официално искане за доказване на използването от негова страна, и то въз основа на член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94. Апелативният състав нарушил тези разпоредби, като отказал да разгледа изложените от жалбоподателя съображения във връзка с документите, представени от лицето, което иска обявяването на недействителност, в искането му за обявяване на недействителност и след подаване на същото, за да докаже използването на по-ранните си марки. Тези възражения били подкрепени от решението на отдела по споровете от 2 март 2004 г. относно словната марка „PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA“ на лицето, което иска обявяването на недействителност, постановено в рамките на паралелна процедура, в хода на която отделът по споровете обявил, че няколко документа, представени от лицето, което иска обявяването на недействителност, не били достатъчни, за да се докаже реалното използване. Това решение било потвърдено от Решение на първи апелативен състав на СХВП от 28 февруари 2005 г. (преписка R 335/2004‑1). Жалбоподателят подчертава също, че настоящото дело се различава от това, по което Първоинстанционният съд се е произнесъл с Решение от 17 март 2004 г. по дело El Corte Inglés/СХВП — González Cabello и Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T‑183/02 и T‑184/02, Recueil, стp. II‑965), по което възразяващото лице по собствена инициатива представило доказателства в подкрепа на добрата репутация, а не на реалното използване на по-ранната марка.
13 СХВП потвърждава, че въпросът за реалното използване на по-ранната испанска марка „PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA“ действително е повдигнат в паралелна процедура по възражение. СХВП обаче отбелязва, че към момента на подаване на искането за обявяване на недействителност на 10 януари 2005 г тази процедура била все още висяща, тъй като решението на първи апелативен състав било постановено един месец по-късно, а именно на 28 февруари 2005 г.
14 Според СХВП лицето, което иска обявяването на недействителност, считало, че представените в подкрепа на искането му документи щели да убедят жалбоподателя, че не била необходима повторна дискусия относно използването. По този начин лицето, което иска обявяването на недействителност, имало за цел да избегне подаването от страна на жалбоподателя на официално искане за доказване на използването. Ето защо жалбоподателят трябвало да уточни, че имал намерение да сезира отдела по заличаването с този въпрос, за да може той да прецени реалния характер на използването на по-ранните марки, преди да оспори доказателствената стойност на документите, представени във връзка с това от лицето, което иска обявяването на недействителност. В тази хипотеза отделът по заличаването тогава би изпратил официална нотификация до лицето, което иска обявяването на недействителност, с която да му даде срок за представяне на доказателства за използването. Такова официално искане от страна на СХВП можело да накара лицето, което иска обявяването на недействителност, да се запита дали документите, приложени към неговото искане за обявяване на недействителност, на пръв поглед представляват убедителни доказателства за реалното използване.
15 Що се отнася до принципите, СХВП подчертава, че искането за доказване на използването трябва да бъде направено изрично поради две съществени причини. На първо място, официално искане за доказване на използването би довело до прехвърляне на тежестта на доказването на това използване върху притежателя на по-ранната марка. На второ място, това искане би предоставило на СХВП компетентност да определи дали посоченото използване е реално или не. Отговор на този въпрос трябвало да бъде намерен, преди да се вземе решение по същество относно възражението или искането за обявяване на недействителност. Считано от момента, в който СХВП разполага с тази компетентност, тя ще съпостави доказателствата и ще се произнесе относно стойността им, без да бъде обвързана от евентуално постигнатото съгласие между страните по даден въпрос. Независимо от това дали жалбоподателят оспорва или не доказателствената стойност на доказателствата за използването, представени от лицето, което иска обявяването на недействителност, в отговор на искане за доказване на използването, СХВП има право да формира собствено становище относно тези доказателства и да отхвърли искането за обявяване на недействителност, ако счете, че тези доказателства не са в подкрепа на реалното използване на по-ранната марка. Обратно, докато искането за доказване на използването не е произвело действие, а именно задействане на компетентността на СХВП да разгледа доказването на използването, тя не може да изрази становище по въпроса и трябва да приеме, че по-ранната марка е използвана.
16 В конкретния случай СХВП поддържа, че само оборване от страна на жалбоподателя на степента на използване на по-ранните марки не представлява официално искане за доказване на използването по смисъла на член 56, параграф 2 от Регламент № 40/94. Това тълкуване се потвърждавало от буквалното тълкуване на цитираната по-горе разпоредба, която, като посочва „искането на притежателя на марката на Общността“, предполагала официално искане, за да може СХВП да се произнесе по въпроса за реалното използване на по-ранните марки. Нещо повече, от практиката на Първоинстанционния съд следвало, че при липсата на „изрично“ искане СХВП не била компетентна да се произнесе относно реалния характер на използването на по-ранната марка или марки (вж. по отношение на процедурата по възражение, описана в член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009), Решение на Първоинстанционния съд от 22 март 2007 г. по дело Saint-Gobain Pam/СХВП — Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Recueil, стp. II‑757, точка 34). В Решение по дело MUNDICOR, точка 12 по-горе се съдържало изрично произнасяне по този въпрос. Все пак по това дело Първоинстанционният съд бил отбелязал, че документните доказателства, представени доброволно от възразяващото лице, имали за цел да докажат добрата репутация на по-ранната марка. Въпреки това ако тези документи имали за цел да докажат реалното използване на по-ранната марка, това щяло да доведе до същия резултат, както следва ясно от точки 42 и 43 от това съдебно решение, приложими по аналогия за процедурата за обявяване на недействителност.
Съображения на Първоинстанционния съд
17 Член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 гласи:
„2. По искане на притежателя на марката на Общността, притежателят на по-ранна марка на Общността, като страна по процедурата за обявяване на недействителност, представя доказателства, че през периода от пет години, които предхождат датата на искането за обявяване на недействителността, по-ранната марка на Общността е била предмет на реално използване в Общността за стоките или за услугите, за които тя е регистрирана, и на които се основава искането за обявяване на недействителността […]. Освен това, ако по-ранната марка на Общността е била регистрирана най-малко от пет години към датата на публикуването на заявката за марка на Общността, притежателят на по-ранната марка на Общността представя също доказателства, че условията, установени в член 43, параграф 2 са били изпълнени към тази дата. При липса на такива доказателства, искането за обявяване на недействителност се отхвърля […].
3. Параграф 2 се прилага за по-ранните национални марки, посочени в член 8, параграф 2, [буква] а), чрез замяна на използването в държавата членка, където по-ранната национална марка е защитена с използване в Общността.“
18 В настоящия случай по своя собствена инициатива лицето, което иска обявяването на недействителност, прилага към искането си от 10 януари 2005 г. доказателства за използването на своите по-ранни марки (искане за обявяване на недействителност, посочено от жалбоподателя, стр. 200 от преписката, депозирана от СХВП в Първоинстанционния съд).
19 В съображенията си относно искането за обявяване на недействителност, изпратени до СХВП на 21 юли 2005 г., жалбоподателят твърди, че тези доказателства не са достатъчни, за да се докаже реалното използване (съображения относно искането за обявяване на недействителност, посочени от жалбоподателя, стр. 361 от преписката, депозирана от СХВП в Първоинстанционния съд).
20 В съображенията си жалбоподателят подчертава също, че възраженията му относно документите, представени от лицето, което иска обявяването на недействителност, се подкрепят от решението на първи апелативен състав на СХВП от 28 февруари 2005 г. (преписка R 335/2004‑1), който се е произнесъл по същите документи и е счел, че те не били достатъчни за доказване на реалното използване на марката „PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA“. Посочените съображения завършвали с искане отделът по заличаването да отхвърли искането за обявяване на недействителност, представено от лицето, което иска обявяването на недействителност (съображения относно искането за обявяване на недействителност, посочени от жалбоподателя, стр. 364 от преписката по делото, представена от СХВП пред Първоинстанционния съд).
21 В отговор на тези съображения лицето, което иска обявяването на недействителност, представя с писмо от 3 октомври 2005 г. допълнителни документи във връзка с доказване на използването (отговор на съображенията относно искането за обявяване на недействителност, посочен от жалбоподателя, стр. 386 от преписката по делото, представена от СХВП пред Първоинстанционния съд).
22 В обжалваното решение апелативният състав се произнася относно доказването на реалното използване въз основа на член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, като подчертава, от една страна, че отделът по заличаването е счел правилно, че не е имал право да преценява дали използването на по-ранните марки на заявителя е съответствало на посочените по-горе разпоредби, при липсата на изрично искане за доказване на посоченото използване, направено от жалбоподателя в хода на процедурата за обявяване на недействителност, и от друга страна, че такова искане не можело да бъде представено за първи път на етапа на обжалването на решението на отдела по заличаването (вж. точка 8 по-горе).
23 За СХВП липсата на изрично искане за доказване на използването, което трябвало да бъде подадено от жалбоподателя, например когато СХВП го е приканила да представи съображенията си относно искането за обявяване на недействителност, има за последица лишаването му от всякаква възможност да оспорва реалното използване на по-ранната марка, на което се прави позоваване в подкрепа на искането за обявяване на недействителност. В случая СХВП отказва да приеме представените от жалбоподателя съображения по този въпрос в отговора му на искането за обявяване на недействителност за изрично искане по смисъла на член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.
24 Такъв подход не отчита релевантните факти, съобщени по този въпрос своевременно от страните на отдела по заличаването, а след това и на апелативния състав.
25 Що се отнася до принципите, логиката на механизма, предвиден в член 56 от Регламент № 40/94 във връзка с процедурата за обявяване на недействителност, който препраща също към член 43 от посочения регламент относно процедурата по възражение, следва да се определи по следния начин:
– притежателят на по-ранна марка е задължен да докаже използването на неговата марка само ако това използване се оспорва от притежателя на марката, обявяването на чиято недействителност се иска,
– когато не е налице такова оспорване, СХВП може да се ограничи до разглеждане съществуването на вероятност от объркване, без да разглежда доказването на използването,
– когато е налице такова оспорване на използването, независимо дали то е извършено по силата на искането за доказване на използването, направено от притежателя на марката, обявяването на чиято недействителност се иска, или чрез оспорване от последния на доказателствата, представени за целта от притежателя на по-ранната марка, СХВП е длъжна да разгледа въпроса за доказването на използването преди този за съществуването на вероятност от объркване.
26 Що се отнася до буквалното тълкуване на думите „по искане на притежателя на марката на Общността“, използвани в член 56, параграф 2 от Регламент № 40/94, следва да се отбележи, че те могат да се разбират в смисъл на искане като изложеното в съображенията на жалбоподателя относно искането за обявяване на недействителност. Това искане впрочем е било съвсем ясно разбрано от лицето, което иска обявяването на недействителност, щом като то е представило допълнителни доказателства, за да отговори на съображенията на жалбоподателя (вж. точка 21 по-горе).
27 Колкото до съдебната практика, на която се позовава СХВП, въпреки че е възможно да се изведат мотиви по аналогия от съдебната практика по член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, който урежда процедурата по възражение, доколкото тези разпоредби са сходни с тези, дефинирани в член 56, параграфи 2 и 3 от посочения регламент, който се отнася до процедурата за обявяване на недействителност, тази съдебна практика все пак не може да бъде използвана за фактическото положение по настоящото дело. Следователно изводите на СХВП (вж. точка 16 по-горе) са погрешни.
28 Всъщност следва да се отбележи, че в Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L’Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR) (T‑112/03, Recueil, стp. II‑949), посочено в обжалваното решение, се напомня, че съгласно член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94 за целите на разглеждането на възражение, подадено въз основа на член 42 от същия регламент (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009), се приема, че по-ранната марка е била предмет на реално използване, до представянето на искане от страна на заявителя, с предмет доказването на такова използване. Представянето на такова искане следователно има за последица възлагането на възразяващото лице на тежестта на доказване на реалното използване (или съществуването на основателни причини за неизползването) под страх от отхвърляне на възражението му. За да се породят такива последици, искането трябва да бъде направено изрично и своевременно пред СХВП (Решение по дело FLEXI AIR, посочено по-горе, точка 24, в което се прави позоваване на Решение по дело MUNDICOR, точка 12 по-горе, точка 38, Решение по дело PAM PLUVIAL, точка 16 по-горе, точка 34).
29 Поради причините, посочени в точка 26 по-горе, искането за доказване на използването е направено от жалбоподателя изрично и своевременно. При всички положения то е било съвсем ясно разбрано от заявителя, който в отговора си на съображенията, представени от жалбоподателя във връзка с това, е отговорил по него.
30 В този контекст направеното в точка 18 от обжалваното решение позоваване на Решение по дело FLEXI AIR, точка 28 по-горе (точка 28), според което по принцип жалбоподателят е трябвало да поиска доказване на реалното използване на по-ранната марка в определения от СХВП срок за представяне на съображения в отговор на възражението, не е достатъчно, за да се счита, че жалбоподателят не е подал искане за доказване на използването. Разглеждането на съображенията, представени в отговор на искането за обявяване на недействителност, напротив, позволява да се заключи, че такова искане за доказване на използването е надлежно изложено в този документ.
31 Що се отнася до Решение по дело MUNDICOR, точка 12 по-горе, следва да се отбележи, че в него след излагане на принципите, припомнени в точка 28 по-горе, се заключава, че „липсата на доказване на реалното използване може да се санкционира чрез отхвърляне на възражението само в случай че заявителят [на марката на Общността] е направил изрично и своевременно искане пред СХВП за такова доказване“ (точка 39). По това дело Първоинстанционният съд установява, че пред СХВП изобщо не е било представяно искане по смисъла на член 43, параграф 2 от Регламент № 40/94, за да уточни, че „[т]ова искане не може да се отхвърли въз основа на довода на жалбоподателя, че той не е поискал доказване на използването, поради това че Iberia представило доброволно пред отдела по споровете документация, от която било видно, че то е използвало по-ранните марки под форма, различна от тази, под която те са били регистрирани“ (точка 42). По този въпрос Първоинстанционният съд също отбелязва, че този довод бил явно неоснователен, тъй като от преписката по делото се установявало, че разглежданата документация била представена от Iberia пред отдела по споровете не за да се докаже използването на по-ранните марки, а за да се докаже известността на посочените марки и да се подкрепи тезата за съществуването на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Според Първоинстанционния съд обаче представянето на такава документация в никакъв случай не може да замени изискването за изрично искане от страна на заявителя с предмет доказване на реалното използване, за да бъде въпросът за такова използване разгледан и решен от СХВП (точка 43).
32 В конкретния случай положението не е сравнимо с това, което е в основата на Решение по дело MUNDICOR, точка 12 по-горе. Всъщност по настоящото дело страните спорят относно използването на по-ранната марка. Този спор, започнал с искането за обявяване на недействителност, се споменава изрично от жалбоподателя както в съображенията му относно това искане, така и впоследствие, без лицето, което иска обявяването на недействителност, да се заблуждава относно характера на този спор.
33 Следователно предвид съображенията във връзка с реалното използване на по-ранната марка, представени от жалбоподателя, в отговор на съображенията, изложени по този въпрос от лицето, което иска обявяването на недействителност и след представянето на които посоченото лице, което иска обявяването на недействителност, представя нови доказателства във връзка с това, апелативният състав е нарушил член 56, параграфи 2 и 3, като е приел в обжалваното решение, че въпросът за реалното използване на по-ранната марка не е трябвало да бъде разглеждан от отдела по заличаването.
34 От горното следва, че обжалваното решение трябва да бъде отменено, без да е необходимо произнасяне по второто правно основание, изведено от нарушението на член 52, параграф 1, буква a) и на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, тъй като въпросът за доказване на използването е предварителен въпрос спрямо този за преценката на вероятността от объркване, който се повдига с второто правно основание.
По съдебните разноски
35 По смисъла на член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
36 Тъй като исканията на СХВП не са уважени и жалбоподателят е поискал тя да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, тя трябва да бъде осъдена да понесе направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от жалбоподателя.
По изложените съображения
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (трети състав)
реши:
1) Отменя Решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 10 септември 2007 г. (преписка R 1245/2006‑2).
2) СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Harwin International LLC.
Azizi | Cremona | Frimodt Nielsen |
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 12 юни 2009 година.
Подписи