ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
z 11. júla 2007 (*)
„Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TOSCA BLU – Skoršia slovná národná ochranná známka TOSCA – Relatívne dôvody zamietnutia – Ochranná známka všeobecne známa v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94“
Vo veci T‑150/04,
Mülhens GmbH & Co. KG, so sídlom v Kolíne nad Rýnom (Nemecko), v zastúpení: T. Schulte‑Beckhausen, advokát,
žalobkyňa,
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: pôvodne M. Capostagno, neskôr O. Montalto, splnomocnení zástupcovia,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a vedľajší účastník pred Súdom prvého stupňa:
Minoronzoni Srl, so sídlom v Ponte San Pietro (Taliansko), v zastúpení: G. Floridia, F. Polettini a R. Floridia, advokáti,
ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 18. februára 2004 (vec R 949/2001-1), týkajúceho sa námietkového konania medzi Mülhens GmbH & Co. KG a Minoronzoni Srl,
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),
v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a I. Pelikánová,
tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,
so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. apríla 2004,
so zreteľom na vyjadrenie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. októbra 2004,
so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. októbra 2004,
so zreteľom na opatrenia na zabezpečenie priebehu konania zo 14. decembra 2005,
po pojednávaní zo 6. septembra 2006,
vyhlásil tento
Rozsudok
Okolnosti predchádzajúce sporu
1 Vedľajší účastník konania podal 2. decembra 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
2 Predmetom prihlášky ochrannej známky bol zápis tejto obrazovej ochrannej známky:
3 Zápis ochrannej známky sa žiadal pre výrobky patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:
– trieda 18: „Tašky; kabelky; kufre; ruksaky; náprsné tašky; kapsičky; aktovky; tašky na dokumenty vyrobené z kože a z koženky; kabely; cestovné kufre; koža zo zvierat; výrobky z kože zo zvierat; koža a výrobky z kože; imitácie kože zo zvierat a kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov; slnečníky; slnečníky; dáždniky; vychádzkové palice; popruhy a sedlárske výrobky“,
– trieda 25: „Pánske, dámske a detské odevy akéhokoľvek druhu vrátane kožených odevov; košieľ; blúzok; sukní; kostýmov; sák; nohavíc; krátkych nohavíc; svetrov; vlnených šiat; nočných košieľ; pančúch; tielok; korzetov; pánskych remienkov na ponožky; spodnej bielizne; podprseniek; spodničiek; klobúkov; šatiek; kravát; nepremokavých plášťov; plášťov; kabátov; kúpacích plášťov; športových kombinéz; vetroviek; lyžiarskych nohavíc; opaskov; kožuchov; šálov; rukavíc; županov; obuvi akéhokoľvek druhu vrátane papúč; topánok; športových topánok; čižiem a sandálov“.
4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 22. júla 1999 vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 59/99.
5 Dňa 14. októbra 1999 žalobkyňa podala námietku proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
6 Na podporu tejto námietky sa žalobkyňa odvoláva na slovné označenie TOSCA nezapísanej ochrannej známky, ktorá je údajne v Nemecku všeobecne známa pre nasledujúce výrobky: „parfum, toaletná voda, kolínska voda, telové mlieka, toaletné mydlá, sprchový gél atď.“.
7 Námietka sa opierala o výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, a smerovala proti výrobkom označeným v prihláške ochrannej známky.
8 V rozhodnutí zo 17. septembra 2001 námietkové oddelenie uviedlo, že žalobkyňa preukázala, že skoršia ochranná známka bola v Nemecku všeobecne známa pre nasledujúce výrobky: „výrobky parfumérie: kolínska voda, parfumy“. Námietkové oddelenie však túto námietku zamietlo s odôvodnením, že jednak podmienky uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) neboli splnené v dôsledku neexistencie podobnosti medzi dotknutými výrobkami a jednak ochrana priznaná článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sa neuplatnila, keďže námietka sa opierala o nezapísanú ochrannú známku.
9 Dňa 6. novembra 2001 žalobkyňa podala odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
10 Rozhodnutím z 18. februára 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát toto odvolanie zamietol a zaviazal žalobkyňu na náhradu trov súvisiacich s konaním.
11 Odvolací senát došiel k záveru, že článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyžaduje dôkaz o zhodnosti alebo podobnosti označení a dôkaz o zhodnosti alebo podobnosti označených výrobkov alebo služieb. Hoci odvolací senát usúdil, že sporné označenia sú zjavne podobné, súčasne uviedol, že dotknuté výrobky vykazujú výrazné rozdiely. Odvolací senát ďalej usúdil, že dobré meno ochrannej známky neumožňuje predpokladať existenciu pravdepodobnosti zámeny výlučne na základe existencie pravdepodobnosti asociácie v užšom zmysle slova. Pokiaľ ide o článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, odvolací senát dospel k záveru, že námietke nemožno na základe tohto ustanovenia vyhovieť, keďže toto ustanovenie vyžaduje, aby skoršia ochranná známka bola zapísanou ochrannou známkou.
Návrhy účastníkov konania
12 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
– zrušil napadnuté rozhodnutie,
– zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
13 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
– zamietol žalobu,
– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
14 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
– zamietol žalobu,
– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
Právny stav
15 Žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody spočívajúce v porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a v porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
O prvom žalobnom dôvode spočívajúcom v porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94
Tvrdenia účastníkov konania
16 Žalobkyňa sa domnieva, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi spornými ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Sporné ochranné známky vykazujú vysoký stupeň podobnosti tak z vizuálneho, ako aj z fonetického hľadiska. Táto podobnosť vyplýva z dominantného prvku „tosca“, ktorý je osobitne zvýraznený, keďže doplňujúci prvok „blu“ vzhľadom na svoj opisný charakter nie je spôsobilý upútať pozornosť spotrebiteľa. Okrem toho má skoršia ochranná známka TOSCA silnú rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku svojej všeobecnej známosti, čo si vyžaduje, aby výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky boli zreteľne odlišné od výrobkov, pre ktoré je všeobecne známa ochranná známka chránená.
17 Žalobkyňa tvrdí, že výrobky musia byť považované za podobné vtedy, keď sa verejnosť domnieva, že dotknuté výrobky pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Žalobkyňa si myslí, že na základe kritérií stanovených rozsudkom Súdneho dvora z 29. septembra 1998 Canon (C‑39/97, Zb. s. I‑5507) je potrebné vychádzať z toho, že dotknuté výrobky sú doplňujúce a musia byť považované prinajmenšom za stredne podobné. V nijakom prípade ich nemožno považovať za absolútne rozdielne.
18 Žalobkyňa uvádza, že mnohé podniky z oblasti módy alebo módnych doplnkov udeľujú k svojim ochranným známkam licencie na výrobu a uvádzanie výrobkov parfumérie na trh. Niektoré z týchto podnikov, ktoré pôvodne pôsobili v oblasti módy, ako napríklad Gucci, Chanel alebo Rochas, boli navyše známe skôr ako výrobcovia parfumov. Verejnosť si teda zvykla na to, že výrobky z oblasti módy a výrobky koženej galantérie sú ponúkané a uvádzané na trh pod ochrannými známkami parfumov. Okrem toho existuje veľké množstvo dizajnérov, ktorí vykonávajú svoju činnosť tak v oblasti parfumérie, ako aj v oblasti módy a svoje mená spájajú s obidvomi druhmi výrobkov. Keďže dotknutá skupina verejnosti spravidla o udelených licenciách nie je informovaná, priraďuje výrobky rovnakej ochrannej známky k tomu istému podniku.
19 Vo svojich odpovediach na otázky Súdu prvého stupňa žalobkyňa uvádza, že mnohé ochranné známky označujú rôzne luxusné výrobky ako kožené tašky, topánky, odevné výrobky a parfumy. V tejto súvislosti uvádza ochranné známky Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner, Adidas.
20 Na doplnenie sa žalobkyňa odvoláva na rozsudok Oberlandesgericht Köln (Vyšší krajinský súd v Kolíne nad Rýnom, Nemecko) z 28. marca 2003 (vec 6 U 113/02). Vo svojich odpovediach na otázky Súdu prvého stupňa žalobkyňa spomenula aj ďalšie rozhodnutia vnútroštátnych súdov, ktoré sa prikláňajú k názoru, že fyzicky a funkčne odlišné výrobky ako parfumy a odevné výrobky môžu viac-menej vykazovať určitú podobnosť vzhľadom na ich distribúciu pod rovnakou ochrannou známkou v dôsledku praxe udeľovania licencií.
21 Žalobkyňa dodáva, že dotknuté výrobky majú spoločné to, že majú význam pre imidž osoby, čo nachádza svoj výraz v skutočnosti, že v módnych časopisoch ako Vogue sa reklama zameriava takmer výlučne na módne doplnky a výrobky parfumérie. Tieto výrobky sa doplňujú a vytvárajú vzájomný vzťah, ktorý v spotrebiteľovi vyvoláva predstavu, že pochádzajú zo spoločnej oblasti, pokiaľ ide o zodpovednosť.
22 V odpovedi na otázky Súdu prvého stupňa žalobkyňa napokon uvádza, že pri posúdení pravdepodobnosti zámeny skoršej ochrannej známky s novšou ochrannou známkou nie je potrebné zohľadniť spôsob, akým výrobcovia postupne rozširujú svoj sortiment výrobkov. Článok 8 ani nijaké iné ustanovenia nariadenia č. 40/94 neodôvodňujú posúdenie pravdepodobnosti zámeny so zohľadnením poradia, v akom majiteľ ochrannej známky vytvára svoj vlastný sortiment.
23 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú dôvodnosť uvedeného žalobného dôvodu.
Posúdenie Súdom prvého stupňa
24 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky prihlasovaná ochranná známka nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Podľa článku 8 ods. 2 písm. c) sa pod pojmom skoršie ochranné známky rozumejú ochranné známky, ktoré k dátumu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sú v niektorom členskom štáte všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného a doplneného 28. septembra 1979 (Zbierka zmlúv Organizácie Spojených národov, zväzok 828, č. 11847, s. 108, ďalej len „Parížsky dohovor“).
25 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku, prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
26 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať komplexne podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti dotknuté označenia a výrobky alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Zb. s. II‑2821, body 31 až 33 a citovanú judikatúru, rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Zb. s. II‑1739, body 49 a 50].
27 Z článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle tohto ustanovenia predpokladá zhodnosť alebo podobnosť označených výrobkov alebo služieb. Teda aj v prípade zhody prihlasovaného označenia s ochrannou známkou, ktorej rozlišovacia spôsobilosť je obzvlášť silná, je stále potrebné preukázať, že existuje podobnosť medzi výrobkami alebo službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. februára 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, Zb. s. II‑563, bod 48; pozri tiež analogicky rozsudok Canon, už citovaný, bod 22].
28 Keďže napadnuté rozhodnutie odmietlo pravdepodobnosť zámeny na základe neexistencie dôkazu podobnosti výrobkov označených spornými ochrannými známkami, na účely preskúmania dôvodnosti prvého žalobného dôvodu postačuje zaoberať sa otázkou podobnosti dotknutých výrobkov.
29 Aby bolo možné posúdiť podobnosť dotknutých výrobkov, je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi týmito výrobkami alebo službami. Tieto faktory zahŕňajú predovšetkým povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčnú alebo doplňujúcu povahu týchto výrobkov (rozsudok LINDENHOF, už citovaný, bod 49; pozri tiež analogicky rozsudok Canon, už citovaný, bod 23).
30 V prejednávanej veci z napadnutého rozhodnutia, ktoré v tomto bode nebolo spochybnené, vyplýva, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, zodpovedajú tomuto opisu: „výrobky parfumérie: kolínska voda, parfumy“. Výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou sú výrobkami tried 18 a 25, uvedenými v bode 3 vyššie.
31 Je potrebné konštatovať, že výrobky parfumérie a kožené výrobky zaradené do triedy 18 nemožno ako také považovať za podobné. Výrobky parfumérie a kožené výrobky sa totiž zjavne odlišujú, a to tak svojou povahou, ako aj určením, resp. používaním. Okrem toho zo žiadneho prvku nemožno vyvodiť, že tieto výrobky si konkurujú alebo sa funkčne dopĺňajú.
32 Rovnaký záver sa núka, pokiaľ ide o porovnanie výrobkov parfumérie s odevnými výrobkami zaradenými do triedy 25. Tieto výrobky sa takisto líšia tak svojou povahou, ako aj určením a používaním. Práve tak žiaden prvok nedovoľuje domnievať sa, že tieto výrobky si konkurujú alebo sa dopĺňajú.
33 Žalobkyňa jednako uvádza, že výrobky označené spornými ochrannými známkami vykazujú určitý stupeň podobnosti, keďže z dôvodu licencií na uvádzanie výrobkov parfumérie na trh, ktoré podniky v oblasti módy udeľujú k svojim ochranným známkam, si verejnosť zvykla na to, že výrobky z oblasti módy sú uvádzané na trh pod ochrannými známkami parfumov, a tieto výrobky spája s rovnakým podnikom.
34 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že z článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny dvoch rovnakých alebo podobných ochranných známok možno pripustiť iba v hraniciach vymedzených zásadou špeciality, to znamená vtedy, ak príslušná skupina verejnosti vníma dotknuté výrobky alebo služby ako zhodné alebo podobné, a to bez ohľadu na to, ako bolo spomenuté v bode 27 vyššie, akú rozlišovaciu spôsobilosť má skoršia ochranná známka v dôsledku jej údajnej známosti pre dotknutú verejnosť.
35 Jednako však najmä v oblasti módy a výrobkov starostlivosti o vonkajší vzhľad nemožno vylúčiť, že nad rámec funkčnej komplementárnosti vo vnímaní relevantnou verejnosťou môže zohrať dôležitosť estetická komplementárnosť medzi výrobkami, ktorých povaha, určenie a používanie sú rozdielne.
36 K vzniku určitého stupňa podobnosti v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť takáto estetická komplementárnosť založená na skutočnej estetickej potrebe v tom zmysle, že výrobok je nevyhnutný alebo dôležitý pre používanie druhého a že spotrebitelia považujú za obvyklé a bežné používať uvedené výrobky spoločne [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Sergio Rossi/ÚHVT – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Zb. s. II‑685, body 60 a 62].
37 Je však potrebné zdôrazniť, že existencia estetickej komplementárnosti medzi dotknutými výrobkami uvedená v predchádzajúcom bode nepostačuje na vyvodenie záveru o podobnosti medzi týmito výrobkami. K tomu sa ešte vyžaduje, aby spotrebitelia pokladali za bežné, že tieto výrobky sú uvádzané na trh pod rovnakou ochrannou známkou, čo obvykle znamená, že veľká časť dotknutých výrobcov alebo distributérov týchto výrobkov je rovnaká (rozsudok SISSI ROSSI, už citovaný, bod 63).
38 V prejednávanej veci žalobkyňa iba uvádza, že verejnosť si zvykla na to, že výrobky z oblasti módy sú uvádzané na trh pod ochrannými známkami parfumov z dôvodu praxe udeľovania licencií. Pritom aj za predpokladu, že by táto skutočnosť bola preukázaná, sama osebe by nepostačovala na vyvrátenie neexistencie podobnosti dotknutých výrobkov. Táto skutočnosť predovšetkým neumožňuje preukázať existenciu vzťahu estetickej komplementárnosti jednak medzi výrobkami parfumérie a jednak koženými výrobkami a odevmi uvedenými v bode 3 vyššie v tom zmysle, že jedna skupina výrobkov je nevyhnutná alebo dôležitá pre používanie druhej skupiny a že spotrebitelia považujú za obvyklé a bežné používať uvedené výrobky spoločne.
39 Žalobkyňa jednako uvádza, že dotknuté výrobky majú spoločné to, že sú dôležité pre vonkajší vzhľad osoby a spoločne sa objavujú v módnych časopisoch. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že okrem oneskorenosti tohto tvrdenia, ktoré nebolo uplatnené v konaní pred oddeleniami ÚHVT, táto skutočnosť nebola v nijakom prípade postačujúca na preukázanie existencie estetickej komplementárnosti povahy uvedenej v bode 36 vyššie.
40 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne odvolávajúcej sa na rozhodnutie Oberlandesgericht Köln z 28. marca 2003 (pozri bod 20 vyššie), je potrebné zdôrazniť, že toto rozhodnutie bolo zrušené rozsudkom Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) z 30. marca 2006 (vec I ZR 96/03) a že v každom prípade rozhodnutie vydané vnútroštátnym súdom nemôže byť záväzné pre oddelenia ÚHVT ani pre súd Spoločenstva. Režim ochranných známok Spoločenstva je totiž samostatným systémom, ktorého uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T‑32/00, Zb. s. II‑3829, bod 47].
41 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát oprávnene dospel k záveru o existencii podobnosti dotknutých výrobkov. Preto je potrebné uvedený žalobný dôvod zamietnuť.
O druhom žalobnom dôvode spočívajúcom v porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94
Tvrdenia účastníkov konania
42 Žalobkyňa tvrdí, že námietke sa rovnako musí vyhovieť na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Podľa názoru žalobkyne odvolací senát uskutočnil nesprávne právne posúdenie, keď usúdil, že na článok 8 ods. 5 sa možno odvolávať iba v prípade zapísaných ochranných známok.
43 Žalobkyňa sa domnieva, že záver odvolacieho senátu je v rozpore so znením a s účelom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, keďže toto ustanovenie odkazuje na skoršie ochranné známky v zmysle odseku 2 tohto článku, a teda najmä na všeobecne známe ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia. Domnieva sa, že ak by článok 8 ods. 5 odkazoval výlučne na zapísané ochranné známky, potom by v odseku 5 tohto článku bol uvedený iba odsek 2 písm. a) a b).
44 Žalobkyňa okrem toho uvádza, že úryvok z vety „pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná“ nachádzajúcej sa v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 je dôsledkom redakčnej chyby. Toto ustanovenie malo uvádzať: „pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená“, aby zahŕňalo aj ochranné známky všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru.
45 Na podporu tvrdenia, podľa ktorého článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 možno vykladať extenzívne a v rozpore s jeho znením, sa žalobkyňa odvoláva na rozsudok Súdneho dvora z 9. januára 2003, Davidoff (C‑292/00, Zb. s. I‑389, bod 24), v ktorom Súdny dvor vyložil článok 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) s ohľadom nielen na jeho znenie, ale aj na všeobecnú systematiku a ciele systému, do ktorého je zaradený. Žalobkyňa zdôrazňuje, že ak je cieľom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 rovnako ako článku 5 ods. 2 smernice 89/104 rozsiahla ochrana ochrannej známky s dobrým menom, potom z toho vyplýva, že túto rozšírenú ochranu musia požívať nielen zapísané, ale aj skoršie ochranné známky, chránené na základe svojej všeobecnej známosti.
46 V odpovedi na otázky Súdu prvého stupňa žalobkyňa tiež uviedla, že nemecká právna úprava zabezpečuje rozšírenú ochranu všeobecne známym ochranným známkam v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru.
47 V prejednávanej veci sa žalobkyňa domnieva, že podmienky článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sú splnené. V prvom rade ochranná známka TOSCA požíva dobré meno v zmysle tohto ustanovenia. Ďalej prihlasovaná ochranná známka má silnú podobnosť so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho prihlasovaná ochranná známka svojím používaním neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti a povesti všeobecne známej ochrannej známky TOSCA a spôsobuje jej ujmu. Povesť, ktorú požíva skoršia ochranná známka, pokiaľ ide o výrobky parfumérie, by totiž bolo možné preniesť na výrobky, pre ktoré prihlasovaná ochranná známka požaduje ochranu. Žalobkyňa navyše tvrdí, že nemožno uviesť nijaké dôvody v prospech prihlasovateľa ochrannej známky.
48 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú dôvodnosť druhého žalobného dôvodu.
Posúdenie Súdom prvého stupňa
49 Článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94 zahrnuje do pojmu skoršie ochranné známky aj ochranné známky všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru.
50 Článok 6 bis ods. 1 Parížskeho dohovoru znie takto:
„Krajiny Únie sa zaväzujú buď z úradnej povinnosti, ak to zákonodarstvo krajiny dovoľuje, alebo na žiadosť záujemcu, že odmietnu alebo zrušia zápis a zakážu používanie továrenskej alebo obchodnej známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známkou, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, že je už známkou osoby oprávnenej používať výhody tohto dohovoru a používanou pre rovnaké alebo podobné výrobky…“
51 Z tohto ustanovenia vyplýva, že ochranné známky všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru sú ochrannými známkami, ktoré požívajú ochranu pred zámenou, a to na základe ich všeobecnej známosti na dotknutom území a nezávisle od toho, či bol alebo nebol predložený dôkaz o zápise.
52 V rozsahu, v akom sa ustanovenia odsekov 1 a 5 článku 8 nariadenia č. 40/94 uplatňujú na skoršie ochranné známky, definované v článku 8 ods. 2, podliehajú ochranné známky všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru režimom ochrany zavedeným týmito ustanoveniami. Aby však bolo vyhovené námietke na základe odsekov 1 alebo 5 článku 8 nariadenia č. 40/94, musia byť splnené podmienky stanovené v týchto ustanoveniach.
53 V tomto ohľade je potrebné uviesť, že odseky 1 a 5 článku 8 nariadenia č. 40/94 stanovujú rôzne relatívne dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Jednak článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 chráni skoršiu ochrannú známku pred zámenou. Táto ochrana je priznaná iba v hraniciach zásady špeciality, to znamená iba pre prípad, ak výrobky alebo služby označené spornými ochrannými známkami sú zhodné alebo podobné. Okrem toho článok 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 nespresňuje, či skoršia ochranná známka musí byť zapísaná.
54 Ďalej článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 chráni skoršiu ochrannú známku s dobrým menom pred ochrannými známkami, ktoré sú spôsobilé neoprávnene získavať prospech z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo z jej dobrého mena alebo spôsobiť ujmu tomuto dobrému menu alebo tejto rozlišovacej spôsobilosti. Hoci táto ochrana sa môže uplatniť vtedy, ak sú výrobky alebo služby označené spornými ochrannými známkami zhodné alebo podobné, je stanovená v prvom rade pre výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C‑408/01, Zb. s. I‑12537, bod 22).
55 Zo znenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ktorý používa formuláciu „pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná“, vyplýva, že toto ustanovenie sa uplatní na skoršie ochranné známky v zmysle článku 8 ods. 2 tohto nariadenia iba vtedy, ak sú tieto známky zapísané (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1999, General Motors, C‑375/97, Zb. s. I‑5421, bod 23; rozsudok Davidoff, už citovaný, bod 20, a rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, bod 22).
56 V dôsledku uvedeného, na rozdiel od ustanovenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktoré, pokiaľ ide o rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby, pripúšťa námietky založené na ochranných známkach, pre ktoré nie je predložený nijaký dôkaz o zápise, ale ktoré sú všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru, článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 chráni, pokiaľ ide o výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, iba ochranné známky všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru, pre ktoré je predložený dôkaz o zápise.
57 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že vyňatie všeobecne známych ochranných známok, pri ktorých nebol preukázaný zápis, z pôsobnosti článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 je v súlade s článkom 6 bis Parížskeho dohovoru, ktorý, keďže je uplatniteľný iba v hraniciach zásady špeciality, nepriznáva nijakú ochranu, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú podobné.
58 S prihliadnutím na uvedené je potrebné zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého znenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 je dôsledkom redakčnej chyby.
59 Žalobkyňa nie je oprávnená naďalej tvrdiť, že výklad článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 by pri zohľadnení jeho celkovej systematiky mal viesť k záveru, že toto ustanovenie sa bude uplatňovať aj na nezapísané ochranné známky s dobrým menom. Práve zo systematiky článku 8 nariadenia č. 40/94 totiž vyplýva, že ochranná známka všeobecne známa v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru, pre ktorú nie je predložený nijaký dôkaz o zápise, požíva iba ochranu pred zámenou, pokiaľ ide o rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby na základe toho, ako to stanovuje článok 6 Parížskeho dohovoru týkajúci sa výrobkov.
60 Súd prvého stupňa navyše poukazuje na to, že nariadenie č. 40/94 sa v tomto bode zhoduje s článkom 16 ods. 3 Dohody o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva z 15. apríla 1994 (príloha 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie) (Ú. v. ES L 336, s. 214; Mim. vyd. 11/021, s. 80), ktorý rozširuje uplatniteľnosť článku 6 bis Parížskeho dohovoru na situácie, keď dotknuté výrobky alebo služby nie sú podobné, avšak za predpokladu, že skoršia ochranná známka je zapísaná.
61 Tvrdenie žalobkyne, že nemecká právna úprava zabezpečuje rozšírenú ochranu nezapísaným ochranným známkam, ktoré sú všeobecne známe v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru, nemôže nič zmeniť na zistení, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sa neuplatní na všeobecne známe ochranné známky, ktoré neboli zapísané. Ako bolo spomenuté v bode 40 vyššie, režim ochranných známok Spoločenstva je samostatným systémom, ktorého uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému (rozsudok electronica, už citovaný, bod 47).
62 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát bol oprávnený zamietnuť námietku podanú žalobkyňou na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
63 Preto je druhý žalobný dôvod potrebné zamietnuť ako nedôvodný.
64 Keďže nemožno prijať žiaden zo žalobných dôvodov, predmetná žaloba musí byť zamietnutá.
O trovách
65 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.
Z týchto dôvodov
SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
rozhodol a vyhlásil:
1. Žaloba sa zamieta.
2. Mühlens GmbH &Co. KG je povinná nahradiť trovy konania
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 11. júla 2007.