Causa T-150/04

Mülhens GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TOSCA BLU — Marchio nazionale denominativo anteriore TOSCA — Impedimenti relativi alla registrazione — Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile notoriamente conosciuto in uno Stato membro

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

1.      Come risulta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, un rischio di confusione tra due marchi identici o simili può essere riconosciuto soltanto nei limiti del principio di specialità, cioè qualora i prodotti o servizi in questione siano percepiti dal pubblico di riferimento come identici o simili, e ciò indipendentemente dal carattere distintivo di cui gode il marchio anteriore per la conoscenza che di esso può avere il pubblico interessato.

(v. punto 34)

2.      Per valutare la somiglianza fra i prodotti o servizi in questione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto fra tali prodotti o servizi, fattori che includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti di profumeria, di per sé, non possono essere considerati simili ai prodotti in pelle della classe 18 ai sensi dell’Accordo di Nizza e agli articoli di abbigliamento della classe 25 ai sensi del medesimo accordo. Sono, infatti, chiaramente diversi tanto dai prodotti in pelle quanto dagli articoli di abbigliamento, sia per natura che per destinazione o uso. Peraltro, nessun elemento consente di ritenere che gli stessi siano concorrenti o complementari dal punto di vista funzionale.

Non si può escludere che, in particolare nei settori della moda e dei prodotti destinati alla cura dell’immagine, al di là di una complementarità funzionale possa nascere, nella percezione del pubblico di riferimento, una complementarità di tipo estetico fra prodotti aventi natura, destinazione ed utilizzo differenti.

Tuttavia, tale complementarità estetica, che deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto dev’essere indispensabile o importante per l’uso dell’altro e che i consumatori devono ritenere abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme, non basta per affermare che esiste una somiglianza tra gli stessi, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. A tal fine è anche necessario che i consumatori ritengano normale che i prodotti siano commercializzati con il medesimo marchio, il che comporta, di regola, che gran parte dei produttori o dei distributori rispettivi di tali prodotti siano i medesimi.

La circostanza che il pubblico sia abituato al fatto che taluni articoli del settore della moda sono commercializzati con marchi di profumi non può consentire di affermare l’esistenza di un nesso di complementarità estetica tra i prodotti di profumeria, da un lato, e i prodotti in pelle e i vestiti, dall’altro, nel senso che gli uni sarebbero indispensabili o importanti per l’uso degli altri e che i consumatori riterrebbero abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme.

(v. punti 29, 31-32, 35-38)

3.      Non sussiste rischio di confusione tra il segno figurativo TOSCA BLU, la cui registrazione come marchio comunitario sia richiesta per prodotti in pelle ed articoli di abbigliamento di cui alle classi, rispettivamente, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il segno denominativo TOSCA, marchio non registrato, che si sostiene essere notoriamente conosciuto in Germania per «profumo, acqua di toeletta, acqua di Colonia, lozioni per il corpo, saponette, gel per doccia, ecc.», atteso che i prodotti di profumeria non possono essere considerati simili ai prodotti in pelle di cui alla classe 18 e agli articoli di abbigliamento di cui alla classe 25.

(v. punti 31-32)

4.      Risulta dal testo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il quale utilizza l’espressione «per i quali è registrato il marchio anteriore», che questa disposizione si applica ai marchi anteriori ex art. 8, n. 2, di tale regolamento soltanto qualora gli stessi siano stati registrati.

Di conseguenza, contrariamente all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il quale ammette, per prodotti o servizi identici o simili, le opposizioni fondate su marchi per i quali non è stata dimostrata la registrazione ma che sono notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela, rispetto a prodotti o servizi non simili, soltanto i marchi notoriamente conosciuti, ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, per i quali è dimostrata la registrazione.

L’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 dei marchi notoriamente conosciuti per i quali non è stata dimostrata la registrazione è coerente con l’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, il quale, essendo applicabile solo nei limiti del principio di specialità, non prevede alcuna tutela nei confronti di prodotti non simili.

(v. punti 55-57)