Zaak T‑150/04

Mülhens GmbH & Co. KG

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TOSCA BLU – Ouder nationaal woordmerk TOSCA – Relatieve weigeringsgronden – Algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat in lidstaat algemeen bekend is

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

4.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

1.      Uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk volgt dat er slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar van twee gelijke of overeenstemmende merken binnen de perken van het specialiteitsbeginsel, dat wil zeggen wanneer de betrokken waren of diensten door het relevante publiek worden waargenomen als zijnde dezelfde of soortgelijke waren of diensten, ongeacht de mate waarin het oudere merk door zijn eventuele bekendheid bij het relevante publiek onderscheidend vermogen bezit.

(cf. punt 34)

2.      Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.

Parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren van klasse 18 in de zin van de Overeenkomst van Nice en kledingstukken van klasse 25 in de zin van deze overeenkomst anderzijds kunnen in se niet worden beschouwd als soortgelijke waren. Parfumerieartikelen verschillen immers zowel naar aard als naar bestemming en gebruik duidelijk van lederwaren en kledingstukken. Bovendien kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn.

Het valt niet uit te sluiten dat met name in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat.

Een dergelijke esthetische complementariteit, die moet bestaan in een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken, volstaat echter niet om te concluderen dat deze waren soortgelijk zijn in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben.

Op basis van de omstandigheid dat het publiek ermee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht, kan niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren en kledingstukken anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt.

(cf. punten 29, 31-32, 35-38)

3.      Er bestaat geen gevaar voor verwarring van het beeldteken TOSCA BLU, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor lederwaren en kledingstukken van klasse 18 respectievelijk 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het niet als merk ingeschreven woordteken TOSCA, dat in Duitsland algemeen bekend zou zijn voor „parfum, eau de toilette, eau de cologne, lotions voor het lichaam, toiletzeep, douchegel, enz.”, aangezien parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren van klasse 18 en kledingstukken van klasse 25 anderzijds niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd.

(cf. punten 31‑32)

4.      Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, met daarin de zinsnede „waarvoor het oudere merk ingeschreven is”, vloeit voort dat deze bepaling slechts geldt voor oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, van deze verordening voor zover zij zijn ingeschreven.

Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs ontvankelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met betrekking tot niet-soortgelijke waren of diensten, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van dit verdrag waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd.

Dat algemeen bekende merken waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vallen, is in overeenstemming met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, dat binnen de perken van het specialiteitsbeginsel geen bescherming biedt in geval van niet-soortgelijke waren.

(cf. punten 55‑57)