Processo T-150/04

Mülhens GmbH & Co. KG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de oposição – Pedido de marca comunitária figurativa TOSCA BLU – Marca nacional nominativa anterior TOSCA – Motivos relativos de recusa – Marca notoriamente conhecida na acepção do artigo 6.°‑bis da Convenção de Paris – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 – Artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94»

Sumário do acórdão

1.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes

2.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante notoriamente conhecida num Estado‑Membro

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

3.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante notoriamente conhecida num Estado‑Membro

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

4.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome

(Regulamento n.°  40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

1.      Resulta do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 que um risco de confusão entre duas marcas idênticas ou semelhantes só pode ser admitido nos limites do princípio da especialidade, isto é, quando os produtos ou serviços em causa sejam, na percepção do público pertinente, idênticos ou semelhantes e isso, seja qual for o carácter distintivo de que beneficia a marca anterior devido ao conhecimento que dela pode ter o público interessado.

(cf. n.° 34)

2.      Para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, devem ter‑se em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou serviços, incluindo estes factores, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar.

Os produtos de perfumaria, em si mesmos, não podem ser considerados semelhantes aos produtos em couro da classe 18 na acepção do Acordo de Nice e aos artigos de vestuário abrangidos pela classe 25 na acepção do referido acordo. Com efeito, são manifestamente diferentes dos produtos em couro e dos artigos de vestuário, tanto do ponto de vista da sua natureza como do seu destino ou da sua utilização. Por outro lado, nenhum elemento permite considerar que tais produtos são concorrentes ou funcionalmente complementares.

Não pode excluir‑se que, nomeadamente nos sectores da moda e dos produtos cosméticos, para lá de uma complementaridade funcional, possa surgir, na percepção do público pertinente, uma complementaridade de ordem estética entre produtos cuja natureza, destino e utilização sejam diferentes.

No entanto, tal complementaridade estética deve consistir numa verdadeira necessidade estética, no sentido de que um produto é indispensável ou importante para a utilização do outro e de que os consumidores julguem habitual e normal utilizar os referidos produtos em conjunto não basta para concluir que existe uma semelhança entre eles na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. É necessário ainda que os consumidores considerem normal que esses produtos sejam comercializados sob a mesma marca, o que implica, normalmente, que uma grande parte dos fabricantes ou dos distribuidores respectivos desses produtos sejam os mesmos.

A circunstância de que o público está habituado a que artigos do domínio da moda sejam comercializados sob marcas de perfumes, não basta demonstrar a existência de uma relação de complementaridade estética entre os produtos de perfumaria, por um lado, e os produtos em couro e os artigos de vestuário, por outro, no sentido de uns serem indispensáveis ou importantes para a utilização dos outros e de os consumidores considerarem habitual e normal utilizar os referidos produtos em conjunto.

(cf. n.^os 29, 31, 32, 35-38)

3.      Não existe risco de confusão entre o sinal figurativo TOSCA BLU, cujo registo como marca comunitária é pedido para produtos em couro e artigos de vestuário abrangidos respectivamente pelas classes 18 e 25 na acepção do Acordo de Nice, e o sinal nominativo TOSCA, marca não registada, segundo se alega, notoriamente conhecida na Alemanha para os seguintes produtos: «perfume, eau de toilette, água de Colónia, loções para o corpo, sabonetes, gel de banho, etc.», uma vez que os produtos de perfumaria não podem ser considerados semelhantes aos produtos em couro abrangidos pela classe 18 e aos artigos de vestuário abrangidos pela classe 25.

(cf. n.^os 31, 32)

4.      Resulta do teor literal do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, sobre a marca comunitária, que utiliza os termos «para os quais a marca anterior foi registada», que essa disposição só se aplica às marcas anteriores na acepção do artigo 8.°, n.° 2, desse regulamento na medida em que tenham sido objecto de registo.

Por conseguinte, contrariamente ao artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, que permite, face a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, as oposições baseadas em marcas em relação às quais não tenha sido apresentada nenhuma prova de registo, mas que sejam notoriamente conhecidas na acepção do artigo 6.°‑bis da Convenção de Paris, o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 apenas protege, em relação a produtos ou serviços não semelhantes, as marcas notoriamente conhecidas na acepção do artigo 6.°‑bis da referida Convenção em relação às quais seja apresentada uma prova de registo.

A exclusão do âmbito de aplicação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 das marcas notoriamente conhecidas em relação às quais não tenha sido feita prova de qualquer registo é coerente com o artigo 6.°‑bis da Convenção de Paris, o qual, dado que só é aplicável nos limites do princípio da especialidade, não prevê qualquer protecção em relação a produtos não semelhantes.

(cf. n.^os 55-57)