Sagerne T-537/10 og T-538/10

Ursula Adamowski

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – ugyldighedssag – EF-ordmærket Fagumit og EF-figurmærket FAGUMIT – det ældre nationale figurmærke FAGUMIT – relativ ugyldighedsgrund – artikel 8, stk. 3, og artikel 165, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

Sammendrag – Rettens dom (Anden Afdeling) af 29. november 2012

1.      EF-varemærker – bestemmelser vedrørende Fællesskabets udvidelse – EF-varemærke, der er ansøgt om eller registreret før den 1. maj 2004 – ikke muligt at erklære et varemærke ugyldigt på grundlag af en ældre national rettighed, der var registreret, ansøgt om eller erhvervet i en ny medlemsstat inden dennes tiltrædelse – formål

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 165, stk. 4, litra b)]

2.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – varemærkeindehaverens samtykke til en registrering, der er ansøgt af en agent eller repræsentant i eget navn, foreligger ikke – begreb – varemærke registeret i en stat, som ikke er medlem af Unionen – omfattet

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 3)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – varemærkeindehaverens samtykke til en registrering, der er ansøgt af en agent eller repræsentant i eget navn, foreligger ikke – formål

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 3)

1.      Artikel 165, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker har til formål at udelukke muligheden for, at der kan rejses tvivl om et EF-varemærke, som er registreret eller ansøgt om før den 1. maj 2004, alene på grund af visse staters tiltrædelse af Unionen, selv om denne mulighed ikke havde foreligget inden tiltrædelsen. Den pågældende bestemmelse tilsigter således ikke at afskære indehaveren af et varemærke fra efter den 1. maj 2004 at indgive en ugyldighedsbegæring, som han allerede havde kunnet indgive før denne dato, såsom en begæring på grundlag af forordningens artikel 53, stk. 1, litra b).

(jf. præmis 18)

2.      Ugyldighedsgrunden i artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker kan påberåbes af indehaveren af det i samme forordnings artikel 8, stk. 3, nævnte varemærke, selv hvis det pågældende varemærke alene er blevet registreret i en stat, som ikke er medlem af Unionen. I modsætning til artikel 8, stk. 1, 2, 4 og 5, i forordning nr. 207/2009 vedrører artikel 8, stk. 3, nemlig ikke varemærker, der er registreret i en medlemsstat, eller som har virkninger i en sådan stat. Hvis registreringen af varemærket i en medlemsstat var en betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, ville denne bestemmelse i øvrigt overlappe med artikel 8, stk. 1 og 5.

(jf. præmis 19)

3.      Anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker kræver, at ansøgeren om varemærket er eller har været agent eller repræsentant for indehaveren af varemærket, at ansøgningen er indgivet i agentens eller repræsentantens eget navn uden indehaverens samtykke, og uden at der foreligger rimelige hensyn, der kan begrunde agenten eller repræsentantens handlinger. Denne bestemmelse har til formål at forhindre, at et varemærke misbruges af varemærkeindehaverens agent, idet agenten vil kunne udnytte det kendskab og de erfaringer, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med den pågældende indehaver, og derved utilbørligt drage fordel af varemærkeindehaverens egne bestræbelser og investeringer. Hvad angår et eventuelt samtykke med henblik på registrering af varemærket i repræsentantens eller agentens navn skal dette være klart, præcist og ubetinget.

(jf. præmis 22 og 23)