Cause T‑537/10 e T‑538/10
Ursula Adamowski
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Fagumit e marchio comunitario figurativo FAGUMIT — Marchio nazionale figurativo anteriore FAGUMIT — Motivo di nullità relativa — Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Massime — Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 novembre 2012
1. Marchio comunitario — Disposizioni connesse con l’allargamento della Comunità — Marchio comunitario depositato o registrato in data anteriore al 1° maggio 2004 — Impossibilità di dichiarare la nullità sulla base di un diritto anteriore nazionale registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente all’adesione — Obiettivo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 165, § 4, b)]
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o rappresentante a nome proprio — Nozione — Marchio registrato in un paese che non è membro dell’Unione — Inclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 3)
3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o rappresentante a nome proprio — Obiettivo
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 3)
1. L’articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario mira ad evitare la possibilità che un marchio comunitario registrato o depositato in data anteriore al 1° maggio 2004 possa essere rimesso in discussione per il solo fatto dell’adesione di taluni Stati all’Unione, quando tale possibilità non sussisteva prima dell’adesione stessa. La norma in questione non mira dunque a impedire al titolare di un marchio di proporre, in data successiva al 1° maggio 2004, una domanda di dichiarazione di nullità che era legittimato a proporre già prima di tale data, come una domanda basata sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
(v. punto 18)
2. Il motivo di nullità previsto dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario può essere invocato dal titolare del marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, anche se tale marchio è stato registrato soltanto in uno Stato che non è membro dell’Unione. Infatti, a differenza dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 3 di quest’ultimo non si riferisce a marchi registrati in uno Stato membro o che producono effetti in tale Stato. Inoltre, se la registrazione del marchio in uno Stato membro fosse condizione per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, tale norma si sovrapporrebbe ai paragrafi 1 e 5 dello stesso articolo.
(v. punto 19)
3. Per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario è necessario che il soggetto che richiede il marchio sia o sia stato l’agente o il rappresentante del titolare del marchio, che la domanda sia stata depositata a nome dell’agente o del rappresentante senza il consenso del titolare e che non vi siano ragioni legittime che giustifichino la condotta dell’agente o del rappresentante. Tale norma mira ad evitare la sottrazione di un marchio da parte dell’agente del titolare di detto marchio, poiché l’agente potrebbe sfruttare le conoscenze e l’esperienza acquisite durante la relazione commerciale con tale titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio. A proposito dell’eventuale consenso alla registrazione del marchio a nome del rappresentante o dell’agente, questo deve essere chiaro, preciso e incondizionato.
(v. punti 22, 23)