Causa T‑350/13

Jordi Nogues, SL

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BADTORO – Marchi dell’Unione europea denominativi e nazionale figurativo anteriori TORO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo BADTORO e marchi denominativi e figurativo TORO

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Elemento comune ai due marchi dotato di una posizione distintiva autonoma nel marchio posteriore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 19-21, 68-70)

2.      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce di norma un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.

Inoltre, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in conflitto, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale elemento è atto a dominare da solo l’immagine di tale marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, di modo che tutti gli altri elementi del marchio siano trascurabili nell’impressione d’insieme da questo prodotta.

(v. punti 23, 24)

3.      Sebbene, quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio fa più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo, ciò non comporta che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi. Invero, nel caso di un marchio complesso, l’elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo. Occorre dunque verificare le qualità intrinseche dell’elemento figurativo e quelle dell’elemento denominativo del marchio impugnato, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante.

(v. punto 29)

4.      Quand’anche un elemento comune dei segni in conflitto non possa essere considerato come dominante l’impressione complessiva, se ne deve tener conto nella valutazione della somiglianza di questi ultimi qualora ne costituisca esso stesso il marchio anteriore e conservi una posizione distintiva autonoma nel marchio composto in particolare da tale elemento e di cui è chiesta la registrazione. Invero, quando un elemento comune mantiene una posizione distintiva autonoma nel segno composto, l’impressione complessiva prodotta dal segno in parola può indurre il pubblico a credere che i prodotti o i servizi in causa provengano, in ogni caso, da imprese economicamente collegate, circostanza in cui si deve ravvisare un rischio di confusione.

L’esame dell’esistenza o meno di una posizione distintiva autonoma di uno degli elementi di un segno composto è volto quindi a determinare, nell’ambito di detti elementi, quelli che saranno percepiti dal pubblico di riferimento.

A tale riguardo, la Corte ha precisato che un elemento di un segno composto non mantiene una siffatta posizione distintiva autonoma se tale elemento forma con l’altro o gli altri elementi del segno, considerati complessivamente, un’unità avente un senso diverso rispetto a quello di detti elementi presi singolarmente.

(v. punti 32-34)