Asunto T‑480/12

The Coca-Cola Company

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Master — Marcas comunitarias figurativas anteriores Coca-Cola y marca nacional figurativa anterior C — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Similitud entre los signos — Elementos de prueba relativos al uso comercial de la marca solicitada»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Octava)
de 11 de diciembre de 2014

1.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Vínculo entre las marcas — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

2.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

3.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Marca figurativa Master — Marcas figurativas Coca-Cola y C

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

4.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

1.      Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria se desprende que su aplicación está sujeta a los siguientes requisitos: en primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, la existencia de una notoriedad de la marca anterior invocada en oposición; en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable.

Según jurisprudencia reiterada, las diversas infracciones a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda necesariamente. Así pues, la existencia de un vínculo entre la marca cuyo registro se solicita y la marca notoria anterior, que debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, es un requisito esencial para la aplicación de esta disposición.

Entre tales factores cabe citar, en primer lugar, el grado de similitud entre los signos en conflicto, en segundo lugar, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente los signos en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, en tercer lugar, la intensidad del renombre de la marca anterior, en cuarto lugar, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso y, en quinto lugar, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

(véanse los apartados 25 a 27)

2.      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituye un requisito de aplicación común al apartado 1, letra b), y al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria. Este requisito de similitud entre las marcas en conflicto presupone, tanto en el marco del apartado 1, letra b), como en el del apartado 5 de dicho artículo, la existencia, en particular, de elementos de similitud gráfica, fonética o conceptual.

Ciertamente, el grado de similitud exigido en el marco de cada una de esas disposiciones es diferente. En efecto, mientras que la aplicación de la protección establecida por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está supeditada a la comprobación de un grado de similitud tal entre las marcas en conflicto que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambas, en cambio, para la protección conferida por el apartado 5 de este artículo ese riesgo de confusión no se exige. Por tanto, las infracciones de ese apartado 5 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre las marcas anterior y solicitada, siempre que éste sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas.

Si bien es cierto que la apreciación global de la existencia de un vínculo entre la marca anterior y la marca controvertida en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 implica una cierta interdependencia de los factores tomados en consideración, de manera que un escaso grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un acusado carácter distintivo de la marca anterior, no es menos cierto que, cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca controvertida, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ni un vínculo entre ellas en el ánimo del público pertinente. En efecto, la identidad o la similitud de las marcas en conflicto es un requisito necesario para la aplicación, tanto del apartado 1, letra b), como del apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009. Por consiguiente, tales disposiciones son manifiestamente inaplicables cuando el Tribunal descarta toda similitud entre las marcas en conflicto. Únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud, aun cuando sea escasa, debe dicho órgano jurisdiccional proceder a una apreciación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud entre ellas, existe, por la presencia de otros factores pertinentes como la notoriedad o el renombre de la marca anterior, un riesgo de confusión o un vínculo entre dichas marcas en el ánimo del público pertinente.

De esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende con claridad que la existencia de una identidad o una similitud, aun cuando sea escasa, entre las marcas en conflicto constituye un requisito al que se supedita la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 y no un mero factor para apreciar la existencia de un vínculo entre dichas marcas con arreglo a dicha disposición. Por lo demás, esta conclusión dimana directamente de la fórmula siguiente, empleada en dicho artículo: «cuando [la marca solicitada] sea idéntica o similar a la marca anterior».

(véanse los apartados 31 a 34)

3.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 64, 65, 70 y 74 a 76)

4.      La ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior se acredita, en particular, en caso de intento de explotación evidente y de beneficio indebido de una marca célebre y, por tanto, el concepto de «riesgo de parasitismo» hace referencia a la misma. En otros términos, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida.

El riesgo de parasitismo se distingue, por una parte, del «riesgo de dilución», concepto conforme al cual el perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior se acredita normalmente desde el momento en que el uso de la marca cuyo registro se solicita conlleva que la marca anterior ya no logre provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada, y, por otra parte, del «riesgo de deslustre», concepto conforme al cual el perjuicio a la notoriedad de la marca anterior se acredita normalmente desde el momento en que los productos para los que se solicita el registro de la marca producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado.

Según jurisprudencia reiterada, a la conclusión de un riesgo de parasitismo, al igual que de un riesgo de dilución o de deslustre, puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades, siempre que no se limiten a meras suposiciones, y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto.

En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la apreciación global para determinar la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de una marca anterior, había que tener en cuenta, en particular, el hecho de que el objetivo del uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados fuera beneficiarse con fines publicitarios del carácter distintivo y del renombre de las marcas con las que se comercializaban esos perfumes. El Tribunal de Justicia ha precisado también que, cuando un tercero pretendiese aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debía considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso era desleal.

No obstante, esta jurisprudencia en modo alguno limita sólo a la marca solicitada los elementos pertinentes que deben considerarse a los efectos de acreditar el riesgo de parasitismo, a saber, aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, sino que también permite que se tengan en cuenta todos los elementos de prueba destinados a realizar dicho análisis probabilístico en relación con las intenciones del titular de la marca solicitada y, con más razón, elementos de prueba relativos al uso comercial efectivo de la marca solicitada.

(véanse los apartados 82 a 85 y 88)