РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (трети състав)
6 юли 2011 година(*)
„Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „TDI“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 75 и член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009“
По дело T‑318/09
Audi AG, установено в Ingolstadt (Германия),
Volkswagen AG, установено във Wolfsburg (Германия),
представлявани от адв. P. Kather, avocat,
жалбоподатели,
срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г‑н G. Schneider, в качеството на представител,
ответник,
с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 14 май 2009 г. (преписка R 226/2007‑1) относно заявка за регистрация на словния знак „TDI“ като марка на Общността,
ОБЩИЯТ СЪД (трети състав),
състоящ се от: г‑н O. Czúcz (докладчик), председател, г‑жа I. Labucka и г‑н K. O’Higgins, съдии,
секретар: г‑жа C. Heeren, администратор,
предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 14 август 2009 г.,
предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 27 ноември 2009 г.,
предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 5 февруари 2010 г.,
след съдебното заседание от 8 декември 2010 г.,
постанови настоящото
Решение
Обстоятелства в основата на спора
1 На 22 май 2003 г. жалбоподателите, Audi AG и Volkswagen AG, подават заявка за регистрация на марка на Общността пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стp. 1).
2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „TDI“.
3 Стоките, за които е поискана регистрация, спадат към клас 12 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и отговарят на следното описание: „Превозни средства и части за тях“.
4 С решение от 1 февруари 2007 г. проверителят отхвърля заявката за регистрация на разглежданите стоки на основание член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009). Освен това той приема, че член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009) не се прилага, тъй като не е надлежно доказано, че потребителите възприемат заявения знак като марка.
5 На 5 февруари 2007 г. жалбоподателите подават жалба срещу решението на проверителя.
6 С решение от 14 май 2009 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата с мотива, че знакът „TDI“ има описателен характер за всички заявени стоки по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 съгласно приетото от Общия съд в Решение от 3 декември 2003 г. по дело Audi/СХВП (TDI) (T‑16/02, Recueil, стр. II‑5167). По-нататък, що се отнася до прилагането на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009, апелативният състав е преценил, че придобиването на отличителен характер чрез използване трябва да се докаже по отношение на целия Европейски съюз. Апелативният състав констатира, че жалбоподателите не са го доказали по отношение на марката „TDI“. Той счита, че документите, приложени към преписката, са недостатъчни за Дания, Нидерландия и Ирландия. За другите държави членки апелативният състав посочва, че с представените доказателства не може да се установи, че заявената марка се е утвърдила, доколкото не показват, че последната позволява на потребителите в тези страни да установяват търговския произход на съответните стоки.
Искания на страните
7 Жалбоподателите молят Общия съд:
– да отмени обжалваното решение,
– да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
8 СХВП моли Общия съд:
– да отхвърли жалбата,
– да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.
От правна страна
9 В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват четири правни основания. Първото правно основание е изведено от нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Второто правно основание е изведено от нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от посочения регламент. Третото и четвъртото правно основание са изведени от нарушение съответно на член 76, параграф 1 и на член 75 от Регламент № 207/2009.
10 Общият съд счита за уместно да разгледа най-напред второто правно основание, след това първото правно основание, и накрая, третото и четвъртото правно основание.
По второто правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009
Доводи на страните
11 На първо място, жалбоподателите твърдят, че знакът „TDI“ е предмет на няколко национални регистрации и на една международна регистрация. Това показвало, че знакът не е описателен и не е лишен от отличителен характер.
12 На второ място, жалбоподателите отбелязват, че преценката на СХВП на заявката им за регистрация на знака „TDI“ се различава от преценката ѝ на заявките за регистрация на сходни знаци, а именно „CDI“ и „HDI“, подадени от двама други производители на автомобили, доколкото за тяхната регистрация тя не изисквала да се докаже отличителен характер, придобит чрез използване. Като се позовават на Определение на Съда от 12 февруари 2009 г. по дело Bild digital (по-рано Bild.T-Online.de) (C‑39/08 и C‑43/08, непубликувано в Сборника, точка 17), жалбоподателите изтъкват, че СХВП е длъжна да вземе предвид вече приетите решения по сходни заявки и макар да не е обвързана от тях по какъвто и да било начин, да прецени внимателно дали не трябва да приеме решение в същия смисъл. От обжалваното решение обаче не следвало, че апелативният състав е взел предвид решенията за регистрация на знаците „CDI“ и „HDI“ като марка на Общността.
13 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.
Съображения на Общия съд
14 В самото начало следва да се напомни, че апелативният състав е основал обжалваното решение единствено на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009. Поради това доводите на жалбоподателите, изведени от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, са неотносими.
15 Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 предвижда, че се отказва регистрация на „марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености“. Параграф 2 от посочения член 7 уточнява, че „[п]араграф 1 се прилага, независимо че мотивите за отказ съществуват само в една част на Общността“.
16 Посочените в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 знаци и означенията са такива, че при нормална от гледна точка на съответните потребители употреба могат пряко или чрез споменаване на някои от съществените им характерни особености да служат за обозначаване на стоката или услугата, за която се иска регистрация (Решение на Общия съд от 22 юни 2005 г. по дело Metso Paper Automation/СХВП (PAPERLAB), T‑19/04, Recueil, стp. II‑2383, точка 24 и Решение на Общия съд от 9 юни 2010 г. по дело Hoelzer/СХВП (SAFELOAD), T‑315/09, все още непубликувано в Сборника, точка 15).
17 Оттук следва, че за да попадне даден знак в приложното поле на забраната, съдържаща се в посочената разпоредба, той трябва да има такава достатъчно пряка и определена връзка със съответните стоки или услуги, която да дава възможност на заинтересованите потребители да получат незабавно и без други разсъждения описание на съответните стоки или услуги или на някоя от техните характерни особености (Решение по дело PAPERLAB, точка 16 по-горе, точка 25 и Решение по дело SAFELOAD, точка 16 по-горе, точка 16).
18 Що се отнася до словния знак „TDI“ в Решение по дело TDI, точка 6 по-горе (точка 31), Общият съд приема, че той представлява съкращение от „turbo diesel injection“ [турбо дизел с впръскване] или от „turbo direct injection“ [турбо с директно впръскване]. Общият съд приема също, че този знак обозначава качество на превозните средства, тъй като фактът, че имат двигател „turbo diesel injection“ или „turbo direct injection“, представлява тяхна основна характеристика. По отношение на частите на превозните средства Общият съд посочва, че словният знак „TDI“ обозначава техния вид (Решение по дело TDI, точка 6 по-горе, точка 34).
19 По-нататък в същото решение Общият съд приема и че знакът „TDI“ е описателен по отношение на съответните стоки в целия Европейски съюз. Всъщност, тъй като превозните средства по принцип се продават под едни и същи наименования в целия вътрешен пазар, не са налице разлики в различните части на Съюза, що се отнася до възприемането от страна на съответните потребители на значението на знака и на връзката между този знак и стоките, посочени в заявката за марка (Решение по дело TDI, точка 6 по-горе, точка 38).
20 На първо място, що се отнася до довода на жалбоподателите, изведен от национални регистрации, както и от международната регистрация на марката „TDI“, той трябва да се отхвърли като неотносим. Всъщност достатъчно е да се напомни, че съгласно установената съдебна практика, от една страна, общностният режим на марките е автономна система, и от друга страна, законосъобразността на решенията на апелативните състави трябва да се преценява единствено въз основа на Регламент № 207/2009 (Решение на Общия съд от 3 юли 2003 г. по дело Best Buy Concepts/СХВП (BEST BUY), T‑122/01, Recueil, стр. II‑2235, точка 41, Решение от 15 септември 2005 г. по дело Citicorp/СХВП (LIVE RICHLY), T‑320/03, Recueil, стр. II‑3411, точка 95 и Решение от 12 март 2008 г. по дело Suez/СХВП (Delivering the essentials of life), T‑128/07, непубликувано в Сборника, точка 32).
21 На второ място, следва да се разгледа твърдението на жалбоподателите за нарушение на принципа на равно третиране.
22 Първо, в това отношение следва да се напомни, че според постоянната съдебна практика решенията относно регистрацията на знак като марка на Общността, които апелативните състави приемат по силата на Регламент № 207/2009, спадат към обвързаната компетентност, а не към оперативната самостоятелност. При това положение законосъобразността на решенията на апелативните състави трябва да се преценява единствено въз основа на този регламент според неговото тълкуване от общностния съд, а не въз основа на практиката за вземане на решения на апелативните състави (Решение на Съда от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП, C‑37/03 P, Recueil, стp. I‑7975, точка 47, Решение на Общия съд от 9 октомври 2002 г. по дело Glaverbel/СХВП (Повърхност на стъклена плоча), T‑36/01, Recueil, стp. II‑3887, точка 35 и Решение от 14 юни 2007 г., по дело Europig/СХВП (EUROPIG), T‑207/06, Сборник, стр. II‑1961, точка 40).
23 Второ, що се отнася до доводите на жалбоподателите, изведени от Определение по дело Bild digital (по-рано Bild.T-Online.de), точка 12 по-горе, следва да се отбележи, че във връзка с тълкуването на член 3 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) в точка 17 от споменатото определение Съдът посочва, че в рамките на разглеждането на дадена заявка за регистрация и доколкото разполага с информация в това отношение компетентната национална институция трябва да вземе предвид вече постановени решения по сходни заявки и с особено внимание да разглежда въпроса дали трябва да се произнесе по същия начин. При все това, дори и да се приеме, че тези съображения се прилагат по аналогия за проверката, която извършват службите на СХВП в рамките на Регламент № 207/2009, Съдът уточнява и че посоченият национален орган в никакъв случай не е обвързан от вече приетите решения по тези сходни заявки. Освен това в точка 18 от това определение Съдът напомня и че принципът на равно третиране трябва да бъде съобразен с изискването за законосъобразност, така че предприятията да не могат да се позовават пред компетентния орган на негова по-ранна практика при взимане на решения, която противоречи на приложимото законодателство или която би довела компетентния орган до приемане на незаконосъобразно решение.
24 Следователно жалбоподателите не могат валидно да се позовават на регистрацията на други знаци като марки на Общността, за да докажат незаконосъобразността на обжалваното решение.
25 От съображения за изчерпателност следва да се добави, че жалбоподателите не са доказали наличието на достатъчно пряка и определена връзка, която да даде възможност на съответните потребители да възприемат незабавно и без други разсъждения знаците „HDI“ и „CDI“ като описание на съответните моторни превозни средства или на техните съставни части, или пък на някоя от характерните им особености. За сметка на това, както бе посочено в точка 18 по-горе, Общият съд е приел, че „TDI“ се възприема от съответните потребители като съкращение на „turbo diesel injection“ или „turbo direct injection“ и следователно обозначава качество или вид на заявените стоки. Поради това жалбоподателите не са доказали, че положението им е сходно с това на заявителите на марките „HDI“ и „CDI“. Принципът на равно третиране обаче е нарушен само когато сходни положения се третират по различен начин, а различни положения — по еднакъв начин (Решение на Съда от 13 декември 1984 г. по дело Sermide, 106/83, Recueil, стр. 4209, точка 28 и Решение на Общия съд от 4 юли 2006 г. по дело Hoek Loos/Комисия, T‑304/02, Recueil, стр. II‑1887, точка 96).
26 Ето защо второто правно основание следва да се отхвърли.
По първото правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009
Доводи на страните
27 На първо място, жалбоподателите твърдят, че не е необходимо да се доказва утвърждаването на марката във всички държави членки. Освен това те считат, че принципите, които се прилагат за репутацията на марките по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, трябва да намерят приложение при преценката дали марката е придобила отличителен характер чрез използване. Поради това било достатъчно да се докаже, че съответната марка се е утвърдила в една съществена част от територията на Съюза. В това отношение жалбоподателите се позовават също на Решение на Общия съд от 15 декември 2005 г. по дело BIC/СХВП (Форма на запалка) (T‑262/04, Recueil, стр. II‑5959, точка 69) и на Решение на Съда от 6 октомври 2009 г. по дело PAGO International (C‑301/07, Сборник, стр. I‑9429).
28 Освен това жалбоподателите твърдят, че в рамките на тълкуването на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 следва да се вземе предвид и фактът, че преценка, която се основава на проверка за всяка една страна поотделно, не отговаря на духа на общия пазар и икономическия съюз. Жалбоподателите изтъкват, че е необходимо по-скоро да се установи дали марката позволява на значителна част от населението на Съюза да идентифицира съответните стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие.
29 Жалбоподателите оспорват доводите на СХВП, че географските граници са релевантни, когато става въпрос за езикови различия. Според тях знакът „TDI“, който е съставен от три букви, ще се възприема по един и същ начин на всички езици.
30 Що се отнася до довода на СХВП, че жалбоподателите не са представили други данни за Дания, Нидерландия и Ирландия освен за пазарните дялове, те се позовават на Решение на Общия съд от 14 септември 2009 г. по дело Lange Uhren/СХВП (Геометрични полета върху циферблата на часовник) (T‑152/07, непубликувано в Сборника, точка 126). Според жалбоподателите в това решение Общият съд е приел, че пазарният дял на марката е показател, който може да бъде релевантен при преценката дали тази марка е придобила отличителен характер чрез използване. Те споделят това становище и считат, че от пазарните дялове на стоките, върху които е положен знакът „TDI“, може да се направи извод за степента на известност на посочения заявен за регистрация знак, доколкото той систематично е бил поставян върху задния капак на превозните средства. Следователно въпросният пазарен дял позволявал да се направи пряк извод за „разпространението“ на знака „TDI“.
31 Жалбоподателите отбелязват също, че регистрацията на марката „TDI“ в някои държави членки е равнозначно на доказателство за нейното утвърждаване в тези страни. Придобиването на отличителен характер чрез използване било необходимо само ако марката не е регистрирана в съответствие с национално право, хармонизирано с общностния режим. В настоящия случай населението на страните, в които е регистрирана марката „TDI“, представлявало близо две трети от населението на Съюза към момента на подаване на заявката за регистрация на знака „TDI“ като марка на Общността.
32 На второ място, жалбоподателите изразяват съгласие с преценката на апелативния състав, че степента на внимание на средния потребител е повишена, когато закупува автомобил. Те обаче оспорват констатацията в точка 28 от обжалваното решение, според която степента на внимание на съответните потребители е различна, когато става въпрос за технически показатели. Жалбоподателите считат, че когато става въпрос за много скъпи и високотехнологични стоки, потребителите проучват с изключително внимание всички данни, в това число и марката на автомобила.
33 На трето място, жалбоподателите твърдят, че в хода на производството пред проверителя те са му предоставили, от една страна, данните, които показват, че техните автомобили със знак „TDI“ представляват значителен дял от пазара на автомобили в Съюза към момента на подаване на заявката за регистрация, и от друга страна, информация за реализирания оборот от продажбите на тези автомобили. Освен това според тях, движейки се със знака „TDI“, поставен върху задния им капак, автомобилите представляват подвижна реклама, с което посоченият оборот се увеличава още повече. По-нататък жалбоподателите считат, че степента на известност на заявената марка е пропорционална на оборота и представлява важен показател при преценката дали марката се е утвърдила. На последно място те се позовават на рекламните материали и на заявленията на автомобилните клубове, които са представили в рамките на производството пред проверителя.
34 По-нататък жалбоподателите се позовават на заявления на конкуренти, че не използват знака „TDI“ и че последният се свързва с жалбоподателите. Те отбелязват, че някои производители на автомобили купуват от тях двигатели, че са разрешили на тези производители да използват марката „TDI“ за реклама на посочените двигатели и че един от въпросните производители не е продавал дизелови автомобили преди 2009 г.
35 Освен това жалбоподателите считат, че използването от страна на конкурентите на различни съкращения като наименование за дизеловите им автомобили засилва убеждението в съзнанието на потребителите, че съкращението „TDI“ е наименованието на дизеловите автомобили на жалбоподателите.
36 На четвърто място, жалбоподателите оспорват становището на апелативния състав, че използват знака „TDI“ на пазара не като марка, а като „описателен акроним“. Те твърдят, че съгласно съдебната практика използването на знака като марка не означава, че той трябва да се използва самостоятелно. Релевантно било и използването на посочения знак в комбинация с други знаци. В случая обаче жалбоподателите твърдят, че са представили доказателства за използването на знака „TDI“ в комбинация с други марки.
37 Жалбоподателите оспорват съображенията на апелативния състав, че трябва да се докаже възприемането на въпросния знак като марка от страна на съответните потребители. Те твърдят, че е достатъчно да се установи, че заинтересованите среди действително възприемат стоките или услугите, които са обозначени единствено от заявената за регистрация марка, като такива с произход от определено предприятие. Жалбоподателите упрекват апелативния състав, че разсъжденията му „се въртят в кръг“, тъй като той твърди, че знакът „TDI“ бил описателно указание и следователно съответните среди не го свързвали с определено предприятие. Тези разсъждения предполагали, че знаците, които по съществото си са описателни, никога няма да могат да придобият отличителен характер чрез използване, тъй като не биха могли да се възприемат от съответните потребители като указание за търговския произход на стоките или услугите, на които са поставени. Подобен подход лишавал от смисъл член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Във връзка с това те се позовават на Решение на Съда от 18 юни 2002 г. по дело Philips (C‑299/99, Recueil, стр. I‑5475, точка 40). Освен това понятието за утвърждаване на марката било предназначено именно да компенсира „евентуалните недостатъци на описателното указание“.
38 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.
Съображения на Общия съд
39 Следва да се напомни, че съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 абсолютните основания за отказ по член 7, параграф 1, букви б)—г) от същия регламент допускат регистрацията на марка, ако в резултат на използването ѝ тя е придобила отличителен характер за стоките, за които се иска регистрацията.
40 Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не предвижда самостоятелно право на регистрация на марка. Той съдържа изключение от основанията за отказ, посочени в член 7, параграф 1, букви б)—г) от този регламент. Поради това обхватът му следва да се тълкува в зависимост от тези основания за отказ (Решение по дело „Геометрични полета върху циферблата на часовник“, точка 30 по-горе, точка 121, вж. също по аналогия Решение на Съда от 7 септември 2006 г. по дело Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, Recueil, стр. I‑7605, точка 21).
41 Освен това от съдебната практика следва, от една страна, че за придобиването на отличителен характер от марка чрез използването ѝ се изисква поне една съществена част от съответните потребители да разпознава благодарение на марката съответните стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие (Решение на Общия съд от 29 април 2004 г. по дело Eurocermex/СХВП (Форма на бирена бутилка), T‑399/02, Recueil, стр. II‑1391, точка 42 и Решение на Общия съд по дело „Геометрични полета върху циферблата на часовник“, точка 30 по-горе, точка 122).
42 Освен това в Решение от 4 май 1999 г. по дело Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 и C‑109/97, Recueil, стр. I‑2779, точка 49) Съдът е приел, че за да се определи дали дадена марка е придобила чрез използването си отличителен характер, компетентният орган трябва да прецени цялостно доказателствата, с които може да се установи, че марката е станала годна да идентифицира съответните стоки и услуги като произхождащи от определено предприятие и следователно да разграничава тези стоки и услуги от тези на други предприятия.
43 В това отношение следва да се вземат предвид по-специално пазарният дял на марката, интензивността, географският обхват и продължителността на използването ѝ, размерът на инвестициите, направени от предприятието, за да я популяризира, частта от заинтересуваните среди, която благодарение на марката определя стоката като произхождаща от определено предприятие, изявленията на търговско-промишлените палати или на други професионални сдружения, както и проучванията на общественото мнение (вж. Решение по дело „Форма на бирена бутилка“, точка 41 по-горе, точка 44 и цитираната съдебна практика).
44 В настоящия случай въз основа на Решение по дело TDI, точка 6 по-горе, апелативният състав е приел, че тъй като знакът „TDI“ е съставен от първите букви на думите от израза „turbo direct injection“ или от израза „turbo diesel injection“, абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 е било налице в рамките на целия Съюз и че следователно е необходимо марката „TDI“ да е придобила отличителен характер чрез използване във всяка една от петнадесетте държави членки на Съюза към датата на подаване на заявката за регистрация, а именно 22 май 2003 г. (точки 32 и 33 от обжалваното решение). Според апелативния състав обаче жалбоподателите не са доказали, че марката се е утвърдила чрез използването ѝ в Дания, Нидерландия и Ирландия (точка 40 от обжалваното решение). Освен това апелативният състав е приел, че в другите държави членки знакът „TDI“ не е използван като марка, а само като описателно указание, така че не е можел да придобие отличителен характер чрез използването му по този начин (точки 41 и 44 от обжалваното решение).
45 На първо място, жалбоподателите оспорват твърдението на апелативния състав, че е необходимо да се докаже утвърждаването на марката „TDI“ във всяка една държава членка на Съюза. Жалбоподателите считат за достатъчно да се докаже, че съответната марка се е утвърдила в една съществена част от територията на Съюза.
46 Съгласно съдебната практика дадена марка може да бъде регистрирана по силата на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 само ако са представени доказателства, че чрез използването ѝ тя е придобила отличителен характер в частта от Съюза, в която първоначално не е имала такъв характер. Частта от Съюза, посочена в параграф 2 от същия член, може евентуално да се състои само от една държава членка (Решение на Съда от 22 юни 2006 г. по дело Storck/СХВП, C‑25/05 P, Recueil, стр. I‑5719, точка 83).
47 Следователно марката трябва да е придобила отличителен характер чрез използването ѝ във всички държави членки на Съюза, в които първоначално е нямала такъв характер, за да може да бъде регистрирана съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 12 септември 2007 г. по дело Glaverbel/СХВП (Структура на стъклена повърхност), T‑141/06, непубликувано в Сборника, точка 38). Освен това доказателствата, които са представени по отношение на определени държави членки, не могат да установят, че знакът е придобил отличителен характер в другите държави членки на Съюза (вж. в този смисъл Решение по дело „Структура на стъклена повърхност“, посочено по-горе, точка 39).
48 Следователно, тъй като в настоящия случай знакът „TDI“ е по същество описателен на цялата територия на Съюза, придобиването на отличителен характер чрез използване трябва да се докаже за всяка една от държавите членки на Съюза.
49 Останалите доводи на жалбоподателите не могат да оспорят този извод.
50 Първо, по отношение на доводите, изведени от Решение по дело „Форма на запалка“, точка 27 по-горе, от точка 68 и сл. от това решение е видно, че Общият съд не се е произнесъл по принципите, които трябва да се прилагат при определянето на територията, релевантна за преценката на придобиването на отличителен характер чрез използване, а само е констатирал, че „трябва да се представи [доказателство за използване] за значителна част от територията на Общността“. Освен това по посоченото дело Общият съд постановява, че представените доказателства за утвърждаването на заявената триизмерна марка са недостатъчни, така че за разрешаването му не е необходимо да се определя дали липсата на доказателства за придобиването на отличителен характер в някои страни възпрепятства регистрацията по силата на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
51 Ето защо жалбоподателите не могат да се позовават на Решение по дело „Форма на запалка“, точка 27 по-горе, за да оспорят решението на апелативния състав, съвместимо с посочената в точка 45 по-горе съдебна практика.
52 Второ, жалбоподателите твърдят, че апелативният състав е трябвало да използва същия критерий като този, който прилага, когато определя дали марката има репутация по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, и да приеме, че доказването на придобит отличителен характер в значителна част от Съюза е достатъчно.
53 Следва да се напомни, че съгласно член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 притежателят на марка на Общността е оправомощен да забрани на всяко трето лице без негово съгласие да използва в процеса на търговия всеки знак, който е идентичен или сходен на посочената марка на Общността за стоки или за услуги, които не са сходни на тези, за които тя е регистрирана, когато тя има репутация в Съюза и използването на този знак без основателна причина извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на посочената марка на Общността или ги уврежда.
54 В това отношение следва да се приеме, че жалбоподателите не могат валидно да оспорят решение на апелативния състав, съответстващо на съдебна практика, която се отнася конкретно до придобиването на отличителен характер чрез използване съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009, като се позовават на съдебната практика, която се отнася до друга разпоредба от посочения регламент.
55 По-конкретно с оглед на различната логика, присъща за прилагането, от една страна, на отнасящия се до репутацията член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, и от друга страна, на отнасящия се до придобиването на отличителен характер чрез използване член 7, параграф 3 от същия регламент, както и с оглед на мястото на посочените разпоредби в системата на Регламента не може да се приеме, че при прилагането им следва да се извърши един и същ тест относно релевантната територия.
56 Всъщност член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 закриля законните интереси на притежателите на марки, придобили репутация в резултат на търговските им усилия и реклама. В този смисъл използването на марката от друг икономически оператор може да позволи да се извлече неоснователна полза от марката, която има добра репутация, или да я увреди, дори когато марката евентуално е известна на значителна част от съответните потребители само в една държава членка.
57 За сметка на това при прилагането на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 трябва да се отчита, че тази разпоредба представлява изключение от забраната за регистрация по-специално на описателен знак като марка на Общността и че съгласно параграф 2 от същата разпоредба посочената забрана се прилага, дори когато мотивите за отказ съществуват само в една част от Съюза. Приемането на предложеното от жалбоподателите тълкуване обаче би довело до възможност за регистрация на описателна марка въз основа на придобит отличителен характер чрез използване в значителна чат от Съюза, въпреки че същата марка ще продължи да бъде описателна в останалите части на Съюза. Следователно предложеното от жалбоподателите тълкуване противоречи на буквата на Регламент № 207/2009.
58 Поради това следва да се отхвърли доводът на жалбоподателите, с който те упрекват апелативния състав, че не е тълкувал релевантната за целите на доказването на придобит чрез използване отличителен характер територия по начина, определен от Съда в решенията относно доказването на съществуване на репутация по смисъла на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.
59 На трето място, жалбоподателите не могат валидно да претендират, че географските граници са изгубили своята релевантност предвид установяването на единното икономическо пространство на Съюза.
60 В това отношение следва да се напомни, че в Решение по дело „Структура на стъклена повърхност“, точка 47 по-горе (точка 40), Общият съд приема следното:
„Не може да се приеме [доводът], че подходът, при който се отчита броят на страните, от които са изведени доказателствата, противоречи на необходимостта [Съюзът] да се разглежда като общ пазар. Всъщност съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент [№ 207/2009] във връзка с параграф 2 от същия член регистрацията на марка се отказва, ако тя няма отличителен характер в една част от [Съюза], а посочената в параграф 2 от същия член част от [Съюза] може евентуално да се състои само от една държава членка […]. Следователно апелативният състав основателно е разгледал поотделно доказателствата относно придобития чрез използване отличителен характер за всяка държава членка“.
61 С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че апелативният състав правилно е установил, че тъй като знакът е описателен в целия Съюз, жалбоподателите е трябвало да докажат, че същият е придобил отличителен характер чрез използване във всяка една от петнадесетте държави членки на Съюза към момента на подаване на заявката за регистрация.
62 На второ място, жалбоподателите твърдят, че в противоречие с преценката на апелативния състав те са доказали придобиването на отличителен характер чрез използване във всяка една от държавите членки, включително Ирландия, Дания и Нидерландия.
63 В това отношение следва да се констатира, че единственото релевантно доказателство, представено от жалбоподателите във връзка с тези три държави членки, се състои в пазарния дял, който притежават в тях.
64 Обстоятелствата, при които условието, свързано с придобиването на отличителен характер чрез използване, може да се разглежда като изпълнено, обаче не биха могли да бъдат установени единствено въз основа на общи и абстрактни данни като определени проценти (вж. Решение на Общия съд по дело „Структура на стъклена повърхност“, точка 47 по-горе, точка 32 и цитираната съдебна практика, както и Решение от 15 октомври 2008 г. по дело Powerserv Personalservice/СХВП — Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Сборник, стр. II‑2883, точка 131).
65 По-конкретно сами по себе си данните относно пазарните дялове не доказват, че съответните потребители възприемат определен описателен знак като указание за търговски произход (вж. по аналогия с представянето на данни относно обемите на продажбите и рекламните материали Решение по дело „Структура на стъклена повърхност“, точка 47 по-горе, точка 41). Освен това по отношение на посочените по-горе държави членки жалбоподателите не са представили цялостна информация за всеки отделен случай, по-специално за интензивността, географския обхват и продължителността на използването на марката „TDI“ или за размера на инвестициите, които са направили, за да я популяризират.
66 Следователно трябва да се констатира, че апелативният състав правилно е установил липсата на достатъчно доказателства за придобит чрез използване отличителен характер в Ирландия, Дания и Нидерландия.
67 Като се има предвид, че жалбоподателите е трябвало да докажат придобит чрез използване отличителен характер във всяка една от петнадесетте държави — членки на Съюза (вж. извода в точка 61 по-горе), липсата на достатъчно доказателства по отношение на посочените три държави членки сама по себе си е достатъчна, за да подкрепи решението на апелативния състав за отхвърляне на заявката за регистрация.
68 Ето защо не е необходимо да се разглежда основателността на доводите на жалбоподателите, изтъкнати по отношение на мотивите на обжалваното решение за липса на използване на знака „TDI“ като марка.
69 При все това от съображения за изчерпателност следва да се констатира, че апелативният състав основателно е приел в точка 53 от обжалваното решение, че не може да се заключи, че е налице използване на знака „TDI“ като марка, тъй като този знак или е използван направо като описание, или е посочен в рекламните материали заедно с други марки на жалбоподателите, които имат отличително свойство.
70 Съгласно съдебната практика при придобиването на отличителен характер чрез използване разпознаването от заинтересованите среди на стоката или на услугата като произхождаща от определено предприятие трябва да се извършва посредством използването на марката като марка. Изразът „използването на марката като марка“ трябва да се разбира в смисъл, че се отнася само до използването на марката с цел разпознаването от заинтересованите среди на стоката или на услугата като произхождаща от определено предприятие (вж. по аналогия Решение на Съда от 7 юли 2005 г. по дело Nestlé, C‑353/03, Recueil, стр. I‑6135, точки 26 и 29).
71 В противоречие с твърденията на жалбоподателите апелативният състав не е достигнал до извода за липса на използване като марка въз основа на разсъждения, които „се въртят в кръг“, предполагайки, че знакът не може да се използва като марка, тъй като е описателен.
72 Всъщност в съображения 45—52 от обжалваното решение апелативният състав анализира множество рекламни материали, представени от жалбоподателите. Освен това, както апелативният състав правилно установява, тези рекламни материали създават у съответните потребители ясно впечатление, че знакът „TDI“ не е използван за идентифициране на търговския произход на разглежданите стоки, а за описание на характеристиките на представените в тях автомобили, а именно, че са с дизелов двигател с директно впръскване.
73 Освен това в представените от жалбоподателите и включени към административната преписка рекламни материали знакът „TDI“ винаги е придружен от друга марка, притежавана от жалбоподателите, като марката „Audi“, марката „VW“ или марката „Volkswagen“. Общият съд обаче многократно е постановявал, че рекламни материали, върху които определен знак, който сам по себе си няма отличителен характер, винаги е придружаван от марки, които, за разлика от него, имат такъв характер, не са доказателство, че съответните потребители възприемат заявения знак като марка, указваща търговския произход на стоките (Решение по дело „Форма на бирена бутилка“, точка 41 по-горе, точка 51 и Решение по дело „Форма на запалка“, точка 27 по-горе, точка 77). Във всички случаи, както посочва интернет страница, според която испанските потребители възприемат съкращението „TDI“ като обозначаващо дизелов двигател с директно впръскване, независимо от производителя на автомобили, апелативният състав е доказал, че въпреки всички рекламни усилия в Испания съответните потребители не възприемат посочения знак като указващ търговския произход на разглежданите стоки, а като описателен и общ термин.
74 С оглед на гореизложеното първото правно основание следва да бъде отхвърлено.
По третото правно основание, изведено от нарушение на член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009
Доводи на страните
75 Жалбоподателите поддържат, че проверителят не е отговорил на молбите им за среща, на която да се обсъдят необходимостта от и обхватът на проучване на общественото мнение, които да докажат, че по отношение на разглежданите стоки марката „TDI“ е придобила чрез използване отличителен характер. Жалбоподателите твърдят, че са се ръководели от факта, че проучванията са свързани със значителни разходи, както и това, че без споразумение по параметрите на проучването те би трябвало да извършат ненужна работа, без да улеснят нито тяхната задача, нито тази на СХВП. Освен това при спазване на принципа на служебна проверка на фактите последната трябвало да се свърже с тях по въпроса за параметрите на такова едно проучване. Тъй като липсвало такова споразумение, СХВП била нарушила член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009.
76 Освен това жалбоподателите оспорват съображенията на апелативния състав в точка 55 от обжалваното решение, според които по същество може да се съжалява, че проверителят не е отговорил на молбата им за споразумение относно условията за проучването, което обаче не освобождава заявителите от риска доказателствата да се окажат недостатъчни, ако не бъде представено такова проучване. Съгласно принципа на служебна проверка на фактите СХВП била длъжна да отговори на „молбата за указания“, за да предостави на заявителя възможността да определи в самото начало параметрите на проучването на общественото мнение, така че то да бъде приемливо за нея. На последно място жалбоподателите считат, че когато апелативният състав установи допусната грешка от страна на проверителя, както е направил в случая, използвайки думите „може да се съжалява“, той може да упражни компетентността си и да поправи въпросната грешка.
77 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.
Съображения на Общия съд
78 Съгласно член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009 „[в] хода на производството, [СХВП] пристъпва към служебна проверка на фактите“.
79 Жалбоподателите упрекват СХВП за факта, че проверителят не е отговорил на молбите им за среща, на която да се обсъдят необходимостта от и обхватът на проучване на общественото мнение, които да докажат, че по отношение на разглежданите стоки марката „TDI“ е придобила използване отличителен характер. Липсата на проучване била обаче отчетена и от апелативния състав при отхвърлянето на жалбата им до него, така че липсата на отговор от страна на проверителя засягала и действителността на обжалваното решение.
80 Следва да се констатира, че това правно основание на жалбоподателите не се подкрепя от фактите.
81 Всъщност с писмо от 20 октомври 2004 г. проверителят е уведомил жалбоподателите по смисъла на правило 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), че знакът „TDI“ не отговаря на условията за регистрация. В това писмо проверителят посочва, че „проучванията на общественото мнение почти винаги са абсолютно необходими в производствата по преглед, в които се разглежда въпросът за утвърждаването на [марката]“.
82 Именно в отговор на уведомлението за мотивите за отказ жалбоподателите са предложили с писмо от 20 януари 2005 г. възможността техният съветник „да се възползва от предстоящо пътуване до Испания, за да уговори с проверителите на СХВП среща, на която да обсъдят пряко следващите етапи на производството, като опитът показва, че прекият обмен относно последващото развитие на производството е много по-ефикасен и икономичен от дългите писма“.
83 Писмото от 20 януари 2005 г. обаче не съдържа каквото и да било загатване за предложение за представяне на проучване на общественото мнение, чието съдържание би могло да се обсъжда с проверителя по време на „професионалната среща“, като в това писмо жалбоподателите посочват „твърде малкия предполагаем интерес“ от проучване на общественото мнение на европейско равнище и твърдят, че според практиката на СХВП и на юрисдикциите на Съюза може да не се прави проучване на общественото мнение.
84 Поради това следва да се констатира, че проверителят ясно е посочил, че проучванията на общественото мнение „почти винаги са абсолютно необходими“, за да се докаже утвърждаването на марката. За сметка на това от писмото на жалбоподателите от 20 януари 2005 г. не следва, че те са предложили да представят проучване на общественото мнение или да искат да уточнят неговия обхват, преди да го представят, още повече че са изразили мнение, според което съгласно практиката на СХВП и на юрисдикциите на Съюза може и да не се прави проучване на общественото мнение.
85 При тези обстоятелства жалбоподателите не могат валидно да твърдят, че в настоящия случай непровеждането на професионална среща между техния съветник и проверителя за уточняване на съдържанието на проучването на общественото мнение, което да се представи, представлява каквато и да било незаконосъобразност, която би могла да засегне обжалваното решение.
86 Следователно третото правно основание трябва да се отхвърли.
По четвъртото правно основание, изведено от нарушение член 75 от Регламент № 207/2009
Доводи на страните
87 Според жалбоподателите обжалваното решение се основава главно на съображенията на апелативния състав, според които придобиването на отличителен характер чрез използване не е възможно, тъй като марката има описателен характер. Апелативният състав бил приел в това отношение, че е необходимо проучване на общественото мнение (точка 54 от обжалваното решение).
88 Жалбоподателите поддържат също, че апелативният състав не ги е уведомил, че по този въпрос е съгласен със становището на проверителя. С оглед на представените от тях доказателства апелативният състав е трябвало да ги уведоми, че и според неговата гледна точка придобиването на отличителен характер чрез използване може да се докаже само с проучване на общественото мнение. Апелативният състав обаче е приел обжалваното решение без никакви предварителни указания относно необходимостта от представяне на проучване на общественото мнение.
89 СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.
Съображения на Общия съд
90 Съгласно член 75 от Регламент № 207/2009 решенията на СХВП се мотивират и се основават единствено на основанията, по които страните са имали възможност да вземат позиция.
91 В това отношение е достатъчно да се напомни, че доводите на жалбоподателите се основават на погрешно предположение, че е налице предложение за представяне на доказателства с цел да се представи проучване на общественото мнение. Както бе установено в точка 84 по-горе обаче, от писмото на жалбоподателите от 20 януари 2005 г. не следва, че те са предлагали да предоставят проучвания на общественото мнение или че желаят да уточнят обхвата на последните, преди да ги представят.
92 Впрочем следва да се отбележи, че жалбоподателите не посочват нито една правна норма, задължаваща апелативния състав да ги уведоми, преди да приеме обжалваното решение, за намерението си да вземе предвид липсата на доказателствено средство — а именно проучванията на общественото мнение — чието важно значение вече е било изтъкнато от проверителя.
93 Поради това четвъртото правно основание следва да бъде отхвърлено, както и жалбата в нейната цялост.
По съдебните разноски
94 Съгласно член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателите са загубили делото, те следва да понесат съдебните разноски на СХВП в съответствие с направеното от нея искане.
По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (трети състав)
реши:
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда Audi AG и Volkswagen AG да заплатят съдебните разноски.
Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 6 юли 2011 година.
Подписи