Language of document : ECLI:EU:T:2019:452

Causa T‑268/18

(pubblicazione per estratto)

Luciano Sandrone

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2019

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Luciano Sandrone – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DON LUCIANO – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 – Domanda di marchio denominativo composto da un nome e da un cognome – Marchio anteriore composto da un titolo e da un nome – Neutralità del confronto concettuale – Assenza di rischio di confusione»

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi Luciano Sandrone e DON LUCIANO

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 64, 91, 97‑104)

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 71, 73)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 93, 96)


Sintesi

Nella sentenza Sandrone/EUIPO (T‑268/18), pronunciata il 27 giugno 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 febbraio 2018, con cui quest’ultima aveva annullato la decisione del 12 aprile 2017 della divisione di opposizione che rigettava l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo anteriore DON LUCIANO, registrato per «Bevande alcoliche (escluse le birre)», avverso la domanda di registrazione del marchio denominativo Luciano Sandrone per «Bevande alcoliche (escluse le birre); preparati per bevande alcoliche».

Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il Tribunale, ricercando anzitutto l’esistenza di un elemento dominante, annulla la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il nome Luciano, presente nel segno oggetto della domanda di marchio, sarebbe percepito come raro dal pubblico di riferimento in Germania e in Finlandia. Il Tribunale effettua qui una distinzione tra l’attribuzione del nome, in se stessa, e la sua conoscenza da parte del pubblico di riferimento, tenuto conto dei flussi di scambi nell’Unione e degli attuali mezzi di comunicazione elettronici. Esso precisa in tal senso che, se è noto che il nome Luciano non è molto diffuso tra la popolazione presente in Germania e in Finlandia, tale fatto, di per se stesso, non significa affatto che tale nome sarà percepito come un nome raro in tali Stati membri.

Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che la commissione di ricorso doveva considerare come dominanti l’elemento «luciano» nel marchio anteriore, cosa che essa ha giustamente effettuato, e l’elemento «sandrone» nel segno oggetto della domanda di marchio, cognome che non è percepito come comune, cosa che essa non ha fatto.

Per quanto riguarda il confronto concettuale, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non ha individuato alcun concetto che possa essere collegato al nome e al cognome di cui trattasi e che, pertanto, il semplice fatto che il pubblico di riferimento assocerà il segno di cui viene chiesta la registrazione a un nome e a un cognome e quindi ad una persona specifica, virtuale o reale, e che il marchio anteriore sarà percepito come designante una persona denominata Luciano è irrilevante ai fini della comparazione dei segni in conflitto sul piano concettuale. Esso annulla pertanto la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso e, al pari dell’EUIPO, che nei suoi atti si era discostato dalla valutazione effettuata dalla commissione di ricorso su tale punto, ritiene che, nel caso di specie, non sia possibile alcun confronto concettuale, in quanto i nomi e il cognome contenuti nei segni in conflitto non contengono alcun concetto.

Per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso, per un verso, ha commesso errori non prendendo in considerazione l’aspetto dominante dell’elemento «sandrone» nel segno oggetto della domanda di marchio, nonché l’impossibilità di procedere ad un confronto concettuale. Esso precisa, per altro verso, che essa ha erroneamente omesso di tener conto di varie specificità dei prodotti di cui trattasi, ossia che, nel settore vitivinicolo, i nomi sono molto importanti, sia che si tratti di cognomi o di nomi di tenute, in quanto essi servono a contraddistinguere e a designare i vini. Esso dichiara in tal senso che è l’elemento distintivo «sandrone» che servirà a identificare i vini del ricorrente, ovvero la denominazione nel suo insieme, vale a dire «luciano sandrone», ma non unicamente l’elemento «luciano». Esso sottolinea che la commissione di ricorso non ha neppure tenuto conto della frequenza dell’utilizzo di nomi o cognomi spagnoli o italiani, veri o presunti tali, nel settore viticolo, né del fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, sicché essi non penseranno, ogni qualvolta un nome o un cognome di questo tipo appare in un marchio in relazione ad altri elementi, che questo indichi che i prodotti per i quali è utilizzato provengano tutti dalla stessa fonte.

Pertanto, il Tribunale conclude dichiarando che, nel settore dei vini, in cui è molto frequente l’uso di segni costituiti da nomi o cognomi, è inverosimile che il consumatore medio possa credere nell’esistenza di un collegamento economico tra i titolari dei segni in conflitto per il solo fatto che essi condividono il nome italiano Luciano. Questo semplice fatto non consente quindi di concludere, per quanto riguarda i marchi relativi a vini, nel senso della sussistenza di un rischio di confusione, poiché il pubblico di riferimento non si aspetta che detto nome, di comune diffusione, sia utilizzato da un solo produttore quale elemento di un marchio.