Language of document : ECLI:EU:T:2019:452

Zaak T‑268/18

(gedeeltelijke publicatie)

Luciano Sandrone

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

 Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 27 juni 2019

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Luciano Sandrone – Ouder Uniewoordmerk DON LUCIANO – Normaal gebruik van het oudere merk – Artikel 47, leden 2 en 3, van verordening (EU) 2017/1001 – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 – Aanvraag voor een woordmerk bestaande uit een voornaam en een achternaam – Ouder merk bestaande uit een titel en een voornaam – Neutraliteit van de begripsmatige vergelijking – Geen verwarringsgevaar”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Woordmerken Luciano Sandrone en DON LUCIANO

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 64, 91, 97‑104)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming tussen de betrokken merken – Beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een merk

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 71, 73)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 93, 96)


Samenvatting

Bij arrest van 27 juni 2019, Sandrone/EUIPO (T‑268/18), heeft het Gerecht de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 26 februari 2018 vernietigd waarbij de beslissing van de oppositieafdeling van 12 april 2017 houdende afwijzing van de oppositie die door de houder van het voor „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)” ingeschreven oudere woordmerk DON LUCIANO was ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Luciano Sandrone voor „alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren; preparaten voor het bereiden van alcoholische dranken”, was vernietigd.

Wat de vergelijking van de tekens betreft, is het Gerecht – dat eerst onderzoekt of er sprake is van een dominerend bestanddeel – het niet eens met de beoordeling van de kamer van beroep dat de in het aangevraagde teken vervatte voornaam Luciano door het relevante Duitse en Finse publiek wordt gepercipieerd als een zeldzame voornaam. Het Gerecht maakt hierbij een onderscheid tussen de keuze zelf van die voornaam en de bekendheid ervan bij het relevante publiek, gelet op de handelsstromen binnen de Unie en de huidige elektronische communicatiemiddelen. Aldus wijst het Gerecht erop dat het weliswaar algemeen bekend is dat de voornaam Luciano niet zeer vaak voorkomt bij de huidige bevolking in Duitsland en Finland, maar dat dit feit op zich geenszins betekent dat die voornaam in deze lidstaten zal worden opgevat als een zeldzame voornaam.

Het Gerecht oordeelt derhalve dat de kamer van beroep had moeten vaststellen dat „luciano” het dominerende bestanddeel van het oudere merk was, wat zij terecht heeft gedaan, en dat „sandrone” – een familienaam die niet gebruikelijk wordt geacht – het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken was, wat zij niet heeft gedaan.

Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt het Gerecht op dat de kamer van beroep geen begrip heeft geïdentificeerd dat met de betrokken voornaam en achternaam in verband kan worden gebracht, zodat het enkele feit dat het relevante publiek het aangevraagde teken zal associëren met een voornaam en een familienaam en dus met een bepaalde virtuele of reële persoon, en dat het oudere merk zal worden opgevat als een merk dat duidt op een persoon genaamd Luciano, irrelevant is voor de vergelijking van de conflicterende tekens op begripsmatig vlak. Het Gerecht wijst dus de beoordeling van de kamer van beroep van de hand en oordeelt in navolging van het EUIPO, dat in zijn memories is afgeweken van de beoordeling van de kamer van beroep op dit punt, dat een begripsmatige vergelijking in het onderhavige geval niet mogelijk is daar de in de conflicterende tekens vervatte voornamen en achternaam geen enkel begrip bevatten.

Aangaande de globale beoordeling van het verwarringsgevaar merkt het Gerecht ten eerste op dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door niet in aanmerking te nemen dat „sandrone” in het aangevraagde teken het dominerende bestanddeel is en dat een begripsmatige vergelijking onmogelijk is. Ten tweede wijst het Gerecht erop dat de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de specifieke kenmerken van de betrokken waren. In de wereld van de wijnbouw zijn namen, of het nu gaat om een familienaam of de naam van een domein, namelijk van groot belang daar zij dienen als verwijzing naar de wijn en als aanduiding ervan. Het Gerecht oordeelt derhalve dat het onderscheidende bestanddeel „sandrone” dan wel de volledige benaming, dat wil zeggen „luciano sandrone”, maar niet alleen het bestanddeel „luciano”, zal dienen ter identificatie van verzoekers wijnen. Het Gerecht benadrukt dat de kamer van beroep evenmin rekening heeft gehouden met het feit dat in de wijnsector vaak gebruik wordt gemaakt van echte of veronderstelde Spaanse of Italiaanse voornamen of namen, noch met het feit dat de consument gewend is aan merken met die bestanddelen, zodat hij niet telkens wanneer een dergelijke voornaam of achternaam in combinatie met andere bestanddelen in een merk voorkomt, zal denken dat alle waren waarvoor die voornaam of achternaam wordt gebruikt, dezelfde herkomst hebben.

Het Gerecht oordeelt dan ook dat het in de wijnsector, waar het gebruik van uit namen of voornamen bestaande tekens zeer courant is, onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zal denken dat een economische band bestaat tussen de houders van de conflicterende tekens op grond van het enkele feit dat in elk van die tekens de Italiaanse voornaam Luciano voorkomt. Op basis van dit enkele feit kan met betrekking tot wijnmerken dus niet worden geconcludeerd dat verwarringsgevaar bestaat, aangezien het relevante publiek niet zal verwachten dat die gangbare voornaam slechts door één producent als bestanddeel van een merk wordt gebruikt.