Processo T‑268/18

(publicação por excertos)

Luciano Sandrone

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

 Acórdão do Tribunal Geral (Sétima Secção) de 27 de junho de 2019

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa da União Europeia Luciano Sandrone — Marca nominativa da União Europeia anterior DON LUCIANO — Utilização séria da marca anterior — Artigo 47.°, n.os 2 e 3, do Regulamento (UE) 2017/1001 — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 — Pedido de marca nominativa composta por um nome próprio e um apelido — Marca anterior composta por um título e um nome próprio — Neutralidade da comparação conceptual — Inexistência de risco de confusão»

1.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marcas nominativas Luciano Sandrone e DON LUCIANO

[Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

(cf. n.^os 64, 91, 97‑104)

2.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Semelhança entre as marcas em causa — Apreciação do caráter distintivo de um elemento que compõe uma marca

[Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

(cf. n.^os 71, 73)

3.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Critérios de apreciação

[Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

(cf. n.^os 93, 96)

Resumo

No Acórdão Sandrone/EUIPO (T‑268/18), proferido em 27 de junho de 2019, o Tribunal Geral anulou a Decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 26 de fevereiro de 2018, pela qual este tinha anulado a Decisão de 12 de abril de 2017 da Divisão de Oposição que indeferiu a oposição deduzida pelo titular da marca nominativa anterior DON LUCIANO, registada para «Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja)», contra o pedido de registo da marca nominativa Luciano Sandrone para «Bebidas alcoólicas excluindo cerveja; Preparações para produzir bebidas alcoólicas».

No que respeita à comparação dos sinais, o Tribunal, procurando, antes de mais, a existência de um elemento dominante, refuta a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual o nome próprio Luciano, presente no sinal objeto do pedido de marca, é entendido como um nome raro pelos públicos relevantes na Alemanha e na Finlândia. O Tribunal estabelece aqui uma distinção entre a própria atribuição do nome próprio e o seu conhecimento pelo público pertinente, tendo em conta os fluxos comerciais na União e os atuais meios de comunicação eletrónica. Deste modo, indica que, embora seja notório que o nome próprio Luciano não é muito comum na população presente na Alemanha e na Finlândia, este simples facto não significa de modo algum que esse nome próprio seja entendido como um nome raro nos referidos Estados‑Membros.

Por conseguinte, o Tribunal concluiu que a Câmara de Recurso deveria considerar que eram dominantes o elemento «Luciano» da marca anterior, o que fez acertadamente, e o elemento «sandrone» no sinal objeto do pedido de marca, uma vez que esse apelido não era considerado comum, o que não fez.

Quanto à comparação conceptual, o Tribunal salienta que a Câmara de Recurso não identificou nenhum conceito que possa ser associado ao nome próprio e ao apelido em causa e, consequentemente, o simples facto de o público pertinente associar o sinal cujo registo é pedido a um nome próprio e um apelido e, portanto, a uma pessoa específica, virtual ou real, e de a marca anterior ser entendida como designando uma pessoa chamada Luciano não é pertinente para efeitos da comparação dos sinais em conflito no plano conceptual. Recusa, assim, a apreciação da Câmara de Recurso e, à semelhança do EUIPO, que nos seus articulados se tinha demarcado da apreciação da Câmara de Recurso quanto a este aspeto, considera que, no caso em apreço, não é possível uma comparação conceptual, uma vez que os nomes próprios e apelidos contidos nos sinais em conflito não contêm qualquer conceito.

No que respeita à apreciação global do risco de confusão, o Tribunal observa que a Câmara de Recurso, por um lado, cometeu erros ao não tomar em consideração o aspeto dominante do elemento «sandrone» no sinal objeto do pedido de marca e a impossibilidade de efetuar uma comparação conceptual. Afirma, por outro lado, que errou ao não ter em conta diversas especificidades dos produtos em causa, concretamente que, no mundo vitivinícola, os nomes importam muito, quer se trate de apelidos ou de nomes de domínio, uma vez que servem para referenciar e para designar os vinhos. Assim, considera que é efetivamente o elemento distintivo «sandrone» que servirá para identificar os vinhos do recorrente ou a denominação no seu conjunto, ou seja, «luciano sandrone», mas não unicamente o elemento «luciano». Salienta que a Câmara de Recurso também não teve em conta a frequência na utilização de nomes próprios ou apelidos espanhóis ou italianos, reais ou inventados, no setor vinícola e o facto de os consumidores estarem habituados às marcas com esses elementos, pelo que não julgarão, de cada vez que um nome próprio ou um apelido deste tipo aparece numa marca conjugado com outros elementos, que tal indica que os produtos para os quais é utilizado têm a mesma origem.

Consequentemente, o Tribunal conclui que, no setor dos vinhos, em que a utilização de sinais constituídos por apelidos ou nomes próprios é muito corrente, é inverosímil que o consumidor médio possa crer que existe uma relação económica entre os titulares dos sinais em conflito pelo simples facto de estes partilharem o nome próprio italiano Luciano. Este simples facto não permite, por conseguinte, concluir, no que respeita às marcas para vinhos, que existe um risco de confusão, uma vez que o público pertinente não espera que o referido nome próprio comum seja utilizado por um único produtor como elemento de uma marca.