RETTENS KENDELSE (Niende Afdeling)
1. februar 2018 (*)
»EU-varemærker – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – figurmærket EXPRESSVPN – absolut registreringshindring – påstand om omgørelse – eneste påstand – afvisning«
I sag T-265/17,
ExpressVPN Ltd, Glen Vine (Isle of Man), ved barrister A. Muir Wood,
sagsøger,
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved J. Ivanauskas, som befuldmægtiget,
sagsøgt,
angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. februar 2017 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 1352/2016-5) vedrørende international registrering nr. 1265562, hvor Den Europæiske Union er designeret, af figurmærket »EXPRESSVPN«,
har
RETTEN (Niende Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, S. Gervasoni, og dommerne L. Madise og R. da Silva Passos (refererende dommer),
justitssekretær: E. Coulon,
under henvisning til den stævning og den anmodning om fortrolig behandling, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 5. maj 2017,
under henvisning til den formalitetsindsigelse, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den 22. juni 2017,
under henvisning til sagsøgerens indlæg, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. august 2017,
afsagt følgende
Kendelse
1 Den 3. juli 2015 indgav sagsøgeren, ExpressVPN Ltd, en ansøgning om beskyttelse af international registrering nr. 1 265 562 til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).
2 Det varemærke, der blev søgt registreret, er følgende figurtegn:
3 De tjenesteydelser, der var omfattet af registreringsansøgningen, henhører under klasse 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »rådgivning inden for informationsteknologi; sikring af computerdata; udvikling af computersoftware«.
4 Den 26. maj 2016 gav undersøgeren afslag på registreringsansøgningen på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2 i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2, i forordning 2017/1001] med den begrundelse, at det ansøgte tegn for det første var beskrivende og for det andet ikke havde det fornødne særpræg. Undersøgeren forkastede ligeledes sagsøgerens argument om, at det ansøgte tegn havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf, som omhandlet i denne forordnings artikel 7, stk. 3 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning 2017/1001).
5 Den 25. juli 2016 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse til EUIPO.
6 Ved afgørelse af 16. februar 2017 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Femte Appelkammer ved EUIPO afslag på klagen. For det første var Femte Appelkammer i det væsentlige af den opfattelse, at det ansøgte tegn var beskrivende, for så vidt som det, over for en engelsksproget kundekreds med et opmærksomhedsniveau over gennemsnittet, beskrev egenskaberne ved tjenesteydelserne. Dernæst var appelkammeret af den opfattelse, at det nævnte tegn også manglede det fornødne særpræg. Endelig fandt appelkammeret, at de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, ikke støttede det anførte om, at bestanddelen »expressvpn« var blevet genkendelig som et varemærke tilhørende indehaveren af den internationale registrering.
Parternes påstande
7 I stævningen har sagsøgeren nedlagt følgende påstande:
– »Den anfægtede afgørelse omgøres, således at varemærket fremmes til registrering, idet det hverken er beskrivende eller mangler fornødent særpræg, og henset til det bevis for fornødent særpræg opnået gennem brug, der er blevet fremlagt for undersøgeren og Femte Appelkammer.«
– EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
8 EUIPO har i formalitetsindsigelsen nedlagt følgende påstande:
– Sagen afvises.
– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
– Subsidiært, såfremt Retten måtte være af den opfattelse, at sagen kan antages til realitetsbehandling, fastsættes en ny frist for fortsættelsen af sagens behandling.
9 I sine bemærkninger til formalitetsindsigelsen har sagsøgeren nedlagt påstand om, at formalitetsindsigelsen forkastes. Sagsøgeren har præciseret, at sagsøgeren alene har nedlagt påstand om omgørelse af den anfægtede afgørelse, »således at [EUIPO] kan foretage registrering af varemærket i EU-varemærkeregistret, og således at det beskyttes for så vidt angår Den Europæiske Union«. Sagsøgeren har endvidere nedlagt påstand om, at der gives medhold i EUIPO’s subsidiære påstand om fortsættelse af sagens behandling og om, at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne vedrørende formalitetsindsigelsen.
Retlige bemærkninger
10 I medfør af artikel 130, stk. 1 og 7, i Rettens procesreglement kan Retten, hvis sagsøgte anmoder herom, tage stilling til, om sagen bør afvises, uden at indlede behandlingen af sagens realitet.
11 I den foreliggende sag har EUIPO anmodet om, at der træffes afgørelse om, hvorvidt sagen skal afvises, men da Retten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst ved sagsakterne, har den besluttet at træffe afgørelse om denne anmodning uden at fortsætte sagens behandling.
12 Til støtte for formalitetsindsigelsen har EUIPO nærmere bestemt gjort gældende, at stævningen bør afvises, idet den eneste påstand tilsigter at få omgjort den anfægtede afgørelse, således at det ansøgte varemærke kan registreres. Retten har imidlertid ikke kompetence til at behandle en påstand om at omgøre et appelkammers afgørelse, hverken ved selv at registrere varemærket eller ved at anmode EUIPO om at foretage en sådan registrering.
13 I sine bemærkninger til formalitetsindsigelsen har sagsøgeren præciseret, at selskabet alene har nedlagt påstand om omgørelse af den anfægtede afgørelse, »således at [EUIPO] kan foretage registrering af varemærket i EU-varemærkeregistret, og således at det beskyttes for så vidt angår Den Europæiske Union«.
14 I denne forbindelse bemærkes, at den eneste påstand i nærværende søgsmål er en påstand om omgørelse som omhandlet i artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 72, stk. 3, i forordning 2017/1001), hvorefter, for så vidt angår indbringelse af klager over appelkamrenes afgørelser, »Retten har kompetence til at annullere eller omgøre den indklagede afgørelse«. Eftersom sagsøgeren i sine bemærkninger til formalitetsindsigelsen har fremhævet, at sagsøgeren alene har nedlagt påstand om »omgørelse« af den anfægtede afgørelse, »således at varemærket fremmes til registrering«, kan Retten ikke i den foreliggende sag fortolke denne eneste påstand således, at den både tilsigter en annullation og en omgørelse af nævnte afgørelse.
15 Retten har imidlertid allerede fastslået, at eftersom annullation af hele eller en del af en afgørelse er en forudgående og nødvendig forudsætning for at kunne imødekomme et krav om omgørelse som omhandlet i artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, kan et sådant krav ikke imødekommes, når der ikke er nedlagt påstand om annullation af den anfægtede afgørelse (jf. i denne retning dom af 30.11.2006, Camper/KHIM – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2006:370, præmis 99).
16 For så vidt som sagsøgeren med sin påstand søger at opnå, »at [EUIPO] foretager registrering af varemærket i EU-varemærkeregistret«, skal det under alle omstændigheder bemærkes, at Rettens beføjelse til at omgøre afgørelser tilsiger, at Retten træffer den afgørelse, som appelkammeret burde have truffet ifølge bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 12.9.2007, Koipe/KHIM – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, præmis 29 og 30, af 11.2.2009, Bayern Innovativ/KHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:34, præmis 14-16, og af 9.9.2011, Deutsche Bahn/KHIM – DSB (IC4), T-274/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:451, præmis 22).
17 Spørgsmålet om, hvorvidt en påstand om, at Retten omgør et appelkammers afgørelse, kan antages til realitetsbehandling, skal derfor vurderes i lyset af de kompetencer, som dette er tildelt i forordning nr. 207/2009.
18 Det skal imidlertid bemærkes, at appelkammeret for det første i medfør af artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 71, stk. 1, i forordning 2017/1001) efter at have realitetsbehandlet en klage over en afgørelse fra en af de i samme forordnings artikel 58, stk. 1 (nu artikel 66, stk. 1, i forordning 2017/1001), omhandlede afdelinger »enten [kan] omgøre den af afdelingen trufne afgørelse eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling«. Det følger heraf, at appelkammeret ikke har kompetence til at udstede et påbud til den afdeling, hvis afgørelse det behandler (kendelse af 30.6.2009, Securvita/KHIM (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, præmis 16, og af 17.5.2017, Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES), T-164/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:352, præmis 18).
19 For det andet skal det bemærkes, at registrering af et EU-varemærke følger af en fastslåelse af, at betingelserne i artikel 45 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 51 i forordning 2017/1001) er opfyldt, hvorved det præciseres, at EUIPO’s afdelinger, som har kompetence til at registrere EU-varemærker, ikke i denne henseende vedtager en formel afgørelse, der kan påklages.
20 Artikel 45, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 bestemmer nemlig, at »[s]åfremt ansøgningen er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, og der ikke er rejst indsigelse inden for den i artikel 41, stk. 1, omhandlede frist, eller en eventuel indsigelse er endeligt færdigbehandlet ved tilbagetagelse, afvisning eller anden disposition, indføres varemærket og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 87, stk. 2, i registret« (idet artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 nu er artikel 46, stk. 1, i forordning 2017/1001, og idet artikel 87, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 nu er artikel 111 i forordning 2017/1001).
21 I medfør af artikel 131 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 160 i forordning 2017/1001) har undersøgerne imidlertid beføjelse til på EUIPO’s vegne at træffe afgørelser om ansøgninger om registrering af EU-varemærker, herunder afgørelser i de spørgsmål, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 36, 37 og 68 (nu artikel 41, 42 og 76 i forordning 2017/1001), medmindre en indsigelsesafdeling er kompetent hertil. I medfør af denne forordnings artikel 132, stk. 1 (nu artikel 161, stk. 1, i forordning 2017/1001), henhører afgørelser om indsigelser mod ansøgninger om registrering af EU-varemærker i øvrigt under indsigelsafdelingerne.
22 Det følger af de i præmis 20 og 21 ovenfor omtalte bestemmelser, at de kompetencer, som undersøgeren og indsigelsesafdelingen er tildelt, ikke omfatter en fastslåelse af, at alle betingelserne i artikel 45 i forordning nr. 207/2009 for registrering af et EU-varemærke er opfyldt.
23 Det følger heraf, at et appelkammer i forbindelse med en klage over en afgørelse truffet af undersøgeren eller indsigelsesafdelingen efter artikel 58, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, henset til de kompetencer, som det er tildelt i samme forordnings artikel 64, stk. 1, kan træffe afgørelse om alene visse betingelser for registrering af det i præmis 21 ovenfor nævnte EU-varemærke, nemlig enten om registreringsansøgningen overholder nævnte forordnings bestemmelser, eller om resultatet af den indsigelse, som ansøgningen kan være genstand for.
24 Det må følgelig konstateres, at et appelkammer ikke har kompetence til at behandle et krav om, at det skal registrere et EU-varemærke (jf. kendelse af 17.5.2017, THE TRAVEL EPISODES, T-164/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:352, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis).
25 Under disse omstændigheder tilkommer det heller ikke Retten at træffe afgørelse om en påstand om omgørelse, hvormed Retten anmodes om at ændre et appelkammers afgørelse i denne retning (kendelse af 30.6.2009, Natur-Aktien-Index, T-285/08, EU:T:2009:230, præmis 23).
26 Det følger af samtlige ovenfor anførte betragtninger, at sagen bør afvises, uden at det er nødvendigt at træffe afgørelse vedrørende den anmodning om fortrolig behandling, som sagsøgeren har indgivet.
Sagsomkostninger
27 Ifølge procesreglementets artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
28 Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO’s påstand herom.
På grundlag af disse præmisser
bestemmer
RETTEN (Niende Afdeling):
1) Sagen afvises.
2) ExpressVPN Ltd betaler sagsomkostningerne.
Således bestemt i Luxembourg den 1. februar 2018.
Justitssekretær | | Afdelingsformand |