UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (yhdeksäs jaosto)
1 päivänä helmikuuta 2018 (*)
EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki EXPRESSVPN – Ehdoton hylkäysperuste – Muuttamisvaatimus – Ainoa vaatimus – Tutkimatta jättäminen
Asiassa T-265/17,
ExpressVPN Ltd, kotipaikka Glen Vine (Mansaari), edustajanaan A. Muir Wood, barrister,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään J. Ivanauskas,
vastaajana,
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 16.2.2017 tekemästä päätöksestä (asia R 1352/2016-5), joka koskee kuviomerkin EXPRESSVPN Euroopan unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä nro 1265562,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit L. Madise ja R. da Silva Passos (esittelevä tuomari),
kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.5.2017 toimitetun kannekirjelmän ja luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.6.2017 toimitetun oikeudenkäyntiväitteen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.8.2017 toimitetut kantajan huomautukset,
on antanut seuraavan
määräyksen
1 Kantaja eli ExpressVPN Ltd jätti 3.7.2015 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) hakemuksen kansainvälisen rekisteröinnin nro 1265562 suojaamiseksi Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)).
2 Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
3 Palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tietotekniset konsultointipalvelut, neuvonta- ja tiedotuspalvelut; tietoturvapalvelut; ohjelmistojen kehittäminen.”
4 Tutkija hylkäsi 26.5.2016 rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta) perusteella, koska hakemuksen kohteena oleva merkki oli yhtäältä kuvaileva ja toisaalta erottamiskyvytön. Tutkija hylkäsi niin ikään kantajan argumentin, joka perustui siihen, että hakemuksen kohteena oleva merkki oli tullut käytössä erottamiskykykyiseksi kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta) tarkoitetulla tavalla.
5 Kantaja valitti 25.7.2016 tutkijan päätöksestä EUIPO:lle.
6 EUIPO:n viides valituslautakunta hylkäsi kyseisen valituksen 16.2.2017 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi ensinnäkin lähinnä, että hakemuksen kohteena oleva merkki oli kuvaileva, koska kun otetaan huomioon englanninkielinen yleisö, jonka tarkkaavaisuustaso on keskimääräistä parempi, kyseisellä merkillä kuvaillaan hakemuksen kohteena olevien palvelujen ominaispiirteitä. Se katsoi tämän jälkeen, että kyseinen merkki oli niin ikään erottamiskyvytön. Valituslautakunta katsoi lopuksi, että kantajan esittämillä todisteilla ei tuettu väitettä, jonka mukaan osatekijästä ”expressvpn” oli tullut tunnistettavissa oleva kansainvälisen rekisteröinnin haltijan tavaramerkkinä.
Asianosaisten vaatimukset
7 Kantaja vaatii kannekirjelmässään, että unionin yleinen tuomioistuin
– ”muuttaa riidanalaista päätöstä, jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä, koska tavaramerkki ei ole kuvaileva eikä erottamiskyvytön, ja kun otetaan huomioon tutkijalle ja viidennelle valituslautakunnalle esitetyt todisteet käytössä syntyneestä erottamiskyvystä”
– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
8 EUIPO vaatii oikeudenkäyntiväitteessään, että unionin yleinen tuomioistuin
– jättää kanteen tutkimatta
– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut
– toissijaisesti – jos unionin yleinen tuomioistuin ottaa kanteen tutkittavaksi – vahvistaa uuden määräajan asian käsittelyn jatkamiseksi.
9 Oikeudenkäyntiväitettä koskevissa huomautuksissaan kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin hylkää oikeudenkäyntiväitteen. Se täsmentää, että se vaatii yksinomaan riidanalaisen päätöksen muuttamista, ”jotta [EUIPO] voi rekisteröidä tavaramerkin Euroopan unionin tavaramerkkirekisteriin, jolloin taataan merkin suoja Euroopan unionissa”. Se vaatii myös asian käsittelyn jatkamista koskevan EUIPO:n toissijaisen vaatimuksen hyväksymistä ja EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntiväitteeseen liittyvät oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
10 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 130 artiklan 1 ja 7 kohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi ratkaista pääasian käsittelyä aloittamatta, onko kanne jätettävä tutkimatta, jos vastaaja sitä pyytää.
11 Koska EUIPO vaati käsiteltävässä asiassa unionin yleistä tuomioistuinta lausumaan kanteen tutkimatta jättämisestä, unionin yleinen tuomioistuin lausuu kyseisestä vaatimuksesta menettelyä jatkamatta, koska se katsoo, että sillä on asiakirja-aineiston perusteella riittävät tiedot ratkaisun antamiseksi.
12 Oikeudenkäyntiväitteen tueksi EUIPO väittää lähinnä, että kannekirjelmä on jätettävä tutkimatta, koska ainoa vaatimus koskee riidanalaisen päätöksen muuttamista, jotta hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki voidaan rekisteröidä. Unionin yleisellä tuomioistuimella ei EUIPO:n mukaan kuitenkaan ole toimivaltaa ottaa käsiteltäväkseen vaatimusta, jolla pyritään siihen, että se muuttaa valituslautakunnan päätöstä joko rekisteröimällä tavaramerkin tai velvoittamalla EUIPO rekisteröimään sen.
13 Oikeudenkäyntiväitteestä esittämissään huomautuksissa kantaja täsmentää, että se vaatii yksinomaan riidanalaisen päätöksen muuttamista, ”jotta [EUIPO] voi rekisteröidä tavaramerkin Euroopan unionin tavaramerkkirekisteriin, jolloin taataan merkin suoja Euroopan unionissa”.
14 Tästä on todettava, että käsiteltävän kanteen ainoa vaatimus muodostuu muuttamisvaatimuksesta, jota tarkoitetaan asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohta), jossa säädetään – kun on kyse valituslautakuntien päätöksistä nostetuista kanteista –, että ”unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta kumota kanteen kohteena oleva päätös tai muuttaa sitä”. Koska kantaja korosti oikeudenkäyntiväitteestä esittämissään huomautuksissa, että se vaatii yksinomaan riidanalaisen päätöksen ”muuttamista”, ”jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä”, unionin yleinen tuomioistuin ei voi käsiteltävässä asiassa tulkita tätä ainoaa vaatimusta siten, että sillä pyritään sekä kyseisen päätöksen kumoamiseen että sen muuttamiseen.
15 Unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut, että koska päätöksen kumoaminen kokonaan tai osittain on välttämätön ennakkoedellytys asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun muuttamisvaatimuksen hyväksymiseksi, se ei voi hyväksyä tällaista vaatimusta, jos riidanalaista päätöstä ei ole vaadittu kumottavaksi (ks. vastaavasti tuomio 30.11.2006, Camper v. SMHV – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, ei julkaistu, EU:T:2006:370, 99 kohta).
16 On joka tapauksessa niin, että koska kantajan vaatimuksella pyritään siihen, että ”EUIPO voi rekisteröidä tavaramerkin Euroopan unionin tavaramerkkirekisteriin”, on palautettava mieleen, että unionin yleisen tuomioistuimen muuttamistoimivalta koskee sitä, että tämä tekee päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä, asetuksen N:o 207/2009 säännösten mukaisesti (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2007, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, 29 ja 30 kohta; tuomio 11.2.2009, Bayern Innovativ v. SMHV – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, ei julkaistu, EU:T:2009:34, 14–16 kohta ja tuomio 9.9.2011, Deutsche Bahn v. SMHV – DSB (IC4), T-274/09, ei julkaistu, EU:T:2011:451, 22 kohta).
17 Vaatimuksen, joka koskee sitä, että unionin yleinen tuomioistuin muuttaa valituslautakunnan päätöstä, tutkittavaksi ottamista on näin ollen arvioitava viimeksi mainitulle asetuksella N:o 207/2009 myönnetty toimivalta huomioiden.
18 On todettava, että yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohta) nojalla on niin, että tutkittuaan jonkin saman asetuksen 58 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 66 artiklan 1 kohta) tarkoitetun osaston päätöksestä tehdyn valituksen aineellisesti valituslautakunta ”voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi”. Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole toimivaltainen antamaan määräystä osastolle, jonka päätöksen se on tutkinut (määräys 30.6.2009, Securvita v. SMHV (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, 16 kohta ja määräys 17.5.2017, Piper Verlag v. EUIPO (THE TRAVEL EPISODES), T-164/16, ei julkaistu, EU:T:2017:352, 18 kohta).
19 On toisaalta palautettava mieleen, että EU-tavaramerkin rekisteröinti perustuu toteamukseen siitä, että asetuksen N:o 207/2009 45 artiklassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 51 artikla) säädetyt edellytykset täyttyvät, ja EUIPO:n osastot, joilla on toimivalta EU-tavaramerkkien rekisteröinnin alalla, eivät tämän osalta tee muodollista päätöstä, josta voitaisiin nostaa kanne.
20 Asetuksen N:o 207/2009 45 artiklan 1 kohdassa säädetään nimittäin, että ”jos hakemus täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja jollei 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ole annettu väiteilmoitusta tai jos tehty väite on lopullisesti käsitelty peruutuksen, hylkäämisen tai muun syyn takia, tavaramerkki ja 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään rekisteriin” (asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 1 kohta, josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artiklan 1 kohta ja asetuksen N:o 207/2009 87 artiklan 2 kohta, josta on tullut asetuksen 2017/1001 111 artikla).
21 Asetuksen N:o 207/2009 131 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 160 artikla) nojalla tutkijalla on toimivalta tehdä viraston nimissä EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia koskevia päätöksiä, mukaan lukien sen 36, 37 ja 68 artiklassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 41, 42 ja 76 artikla) tarkoitetut kysymykset, jollei väiteosasto ole siltä osin toimivaltainen. Lisäksi kyseisen asetuksen 132 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 161 artiklan 1 kohta) nojalla väiteosasto on toimivaltainen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevia väitteitä käsittelevissä päätöksissä.
22 Edellä 20 ja 21 kohdassa mainituista säännöksistä ilmenee, että tutkijalle ja väiteosastolle annetulla toimivallalla ei pyritä sen toteamiseen, että kaikki asetuksen N:o 207/2009 45 artiklassa säädetyt EU-tavaramerkin rekisteröintiedellytykset täyttyvät.
23 Tästä seuraa, että kun on kyse valituksesta, joka on tehty tutkijan tai väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58 artiklan 1 kohdan mukaisesti, valituslautakunta voi lausua – sille saman asetuksen 64 artiklan 1 kohdassa myönnetty toimivalta huomioiden – vain tietyistä edellä 21 kohdassa mainituista EU-tavaramerkin rekisteröintiedellytyksistä eli joko siitä, onko rekisteröintihakemus kyseisen asetuksen säännösten mukainen, tai rekisteröintihakemuksesta mahdollisesti tehdystä väitteestä annetusta ratkaisusta.
24 On näin ollen todettava, että valituslautakunnalla ei ole toimivaltaa ottaa käsiteltäväksi vaatimusta, joka koskee sitä, että se rekisteröisi EU-tavaramerkin (määräys 17.5.2017, THE TRAVEL EPISODES, T-164/16, ei julkaistu, EU:T:2017:352, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
25 Tässä tilanteessa myöskään unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei ole käsitellä vaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se muuttamaan valituslautakunnan päätöstä tällä tavalla (määräys 30.6.2009, Natur-Aktien-Index, T-285/08, EU:T:2009:230, 23 kohta).
26 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kanne on jätettävä tutkimatta tarvitsematta lausua kantajan esittämästä luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä.
Oikeudenkäyntikulut
27 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
28 Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)
on määrännyt seuraavaa:
1) Kanne hylätään.
2) ExpressVPN Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Annettiin Luxemburgissa 1 päivänä helmikuuta 2018.
kirjaaja | | jaoston puheenjohtaja |