BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Negende kamer)
1 februari 2018 (*)
„Uniemerk – Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen – Beeldmerk EXPRESSVPN – Absolute weigeringsgrond – Vordering tot wijziging – Enige vordering – Niet-ontvankelijkheid”
In zaak T‑265/17,
ExpressVPN Ltd, gevestigd te Glen Vine (Isle of Man), vertegenwoordigd door A. Muir Wood, barrister,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Ivanauskas als gemachtigde,
verweerster,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 16 februari 2017 (zaak R 1352/2016‑5) inzake de internationale inschrijving van het beeldmerk EXPRESSVPN met nr. 1265562 waarin de Europese Unie wordt aangewezen,
geeft
HET GERECHT (Negende kamer),
samengesteld als volgt: S. Gervasoni, president, L. Madise en R. da Silva Passos (rapporteur), rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het verzoekschrift en het op 5 mei 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoek om vertrouwelijke behandeling,
gezien de op 22 juni 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde exceptie van niet-ontvankelijkheid,
gezien de op 21 augustus 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde opmerkingen van verzoekster,
de navolgende
Beschikking
1 Op 3 juli 2015 heeft verzoekster, ExpressVPN Ltd, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een verzoek om bescherming van internationale inschrijving nr. 1265562 ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:
3 De diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn als volgt omschreven: „Adviesverlening, voorlichting en adviesdiensten in verband met informatietechnologie; diensten in verband met gegevensbeveiliging; ontwikkeling van software”.
4 Op 26 mei 2016 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag op grond van artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 2, van verordening 2017/1001] afgewezen, omdat het aangevraagde teken beschrijvend was en elk onderscheidend vermogen miste. Tevens heeft de onderzoeker het argument verworpen waarmee verzoekster wilde aantonen dat het aangevraagde teken door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening (thans artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001) had verkregen.
5 Op 25 juli 2016 heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
6 Bij beslissing van 16 februari 2017 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO dit beroep verworpen. Om te beginnen heeft deze kamer in wezen geoordeeld dat het aangevraagde teken beschrijvend was aangezien dit teken voor een Engelstalig publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau de kenmerken van de geleverde diensten beschreef. Vervolgens heeft zij geoordeeld dat het teken tevens elk onderscheidend vermogen miste. Tot slot werd de bewering dat het element „expressvpn” herkenbaar was geworden als merk van de houder van de internationale inschrijving volgens de kamer van beroep niet gestaafd door het bewijsmateriaal dat verzoekster had overgelegd.
Conclusies van partijen
7 In haar verzoekschrift verzoekt verzoekster het Gerecht:
– „de bestreden beslissing aldus te wijzigen dat het merk, op basis van het aan de onderzoeker en de vijfde kamer van beroep overgelegde bewijs dat het onderscheidend vermogen heeft verkregen, mag worden ingeschreven op grond dat het noch beschrijvend is noch onderscheidend vermogen mist”;
– het EUIPO te verwijzen in de kosten.
8 Het EUIPO verzoekt het Gerecht in de exceptie van niet-ontvankelijkheid:
– het beroep niet-ontvankelijk te verklaren;
– verzoekster te verwijzen in de kosten;
– subsidiair, voor het geval dat het Gerecht het beroep ontvankelijk verklaart, een nieuwe termijn voor de voortzetting van het geding vast te stellen.
9 In haar opmerkingen over de exceptie van niet-ontvankelijkheid verzoekt verzoekster het Gerecht om de exceptie van niet-ontvankelijkheid te verwerpen. Zij geeft nader aan dat zij uitsluitend om wijziging van de bestreden beslissing verzoekt teneinde „aldus mogelijk te maken dat het EUIPO het merk inschrijft in het merkenregister van de Europese Unie en zo een bescherming voor de hele Europese Unie te verzekeren”. Zij verzoekt eveneens om inwilliging van het subsidiaire verzoek van het EUIPO om de instantie voort te zetten en het EUIPO te verwijzen in de kosten van de exceptie van niet-ontvankelijkheid.
In rechte
10 Volgens artikel 130, leden 1 en 7, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, kan het Gerecht, indien de verwerende partij daarom verzoekt, uitspraak doen over de niet-ontvankelijkheid zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan.
11 Aangezien het EUIPO in de onderhavige zaak heeft verzocht uitspraak te doen over de niet-ontvankelijkheid, beslist het Gerecht, dat zich door de stukken in het dossier voldoende voorgelicht acht, om over dit verzoek uitspraak te doen zonder de behandeling voort te zetten.
12 Het EUIPO stelt ter onderbouwing van de exceptie van niet-ontvankelijkheid in wezen dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is, aangezien de enige vordering ertoe strekt de bestreden beslissing in die zin te wijzigen dat het aangevraagde merk kan worden ingeschreven. Het Gerecht is niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek om wijziging van een beslissing van een kamer van beroep, ofwel door het merk zelf in te schrijven, ofwel door het EUIPO te verzoeken dit merk te registeren.
13 In haar opmerkingen over de exceptie van niet-ontvankelijkheid heeft verzoekster nader aangegeven dat zij uitsluitend om wijziging van de bestreden beslissing verzoekt teneinde „aldus mogelijk te maken dat het EUIPO het merk inschrijft in het merkenregister van de Europese Unie en zo een bescherming voor de hele Europese Unie te verzekeren”.
14 In dit verband moet worden opgemerkt dat de enige vordering van het onderhavige beroep een wijzigingsverzoek betreft in de zin van artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001). Volgens dit artikel, dat betrekking heeft op beroepen tegen beslissingen van de kamers van beroep, kan „[h]et Gerecht [...] de bestreden beslissing vernietigen of wijzigen”. Aangezien verzoekster in haar opmerkingen over de exceptie van niet-ontvankelijkheid heeft onderstreept dat zij enkel om „wijziging” van de bestreden beslissing verzocht, teneinde aldus „inschrijving van het merk mogelijk te maken”, kan het Gerecht deze enige vordering in de onderhavige zaak niet aldus uitleggen dat deze tegelijkertijd tot vernietiging en wijziging van de genoemde beslissing strekt.
15 Het Gerecht heeft reeds geoordeeld dat om een wijzigingsverzoek in de zin van artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 te kunnen toewijzen, eerst voldaan moet zijn aan de noodzakelijke voorwaarde dat de beslissing geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, zodat het een dergelijk verzoek niet kan toewijzen indien een vordering tot nietigverklaring van de bestreden beslissing ontbreekt [zie in die zin arrest van 30 november 2006, Camper/BHIM – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, niet gepubliceerd, EU:T:2006:370, punt 99].
16 Hoe dan ook, voor zover verzoekster vordert dat „het EUIPO het merk inschrijft in het merkenregister van de Europese Unie”, moet eraan worden herinnerd dat de wijzigingsmacht van het Gerecht bedoeld is om het beslissingen te laten nemen die de kamer van beroep overeenkomstig de bepalingen van verordening nr. 207/2009 had moeten nemen [zie in die zin arresten van 12 september 2007, Koipe/BHIM – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, punten 29 en 30; 11 februari 2009, Bayern Innovativ/BHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, niet gepubliceerd, EU:T:2009:34, punten 14‑16, en 9 september 2011, Deutsche Bahn/BHIM – DSB (IC4), T‑274/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:451, punt 22].
17 De ontvankelijkheid van een vordering tot herziening van een beslissing van een kamer van beroep door het Gerecht moet dus worden beoordeeld tegen de achtergrond van de bevoegdheden die verordening nr. 207/2009 de kamer van beroep verleent.
18 Daarbij zij allereerst aangetekend dat de kamer van beroep krachtens artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 71, lid 1, van verordening 2017/1001) na het onderzoek ten gronde van het beroep dat is ingesteld tegen een beslissing van een van de instanties bedoeld in artikel 58, lid 1, van dezelfde verordening (thans artikel 66, lid 1, van verordening 2017/1001) „hetzij de bevoegdheden [kan] uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie [kan] terugwijzen”. Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet bevoegd is om een bevel te richten tot de instantie waarvan zij de beslissing heeft onderzocht [beschikkingen van 30 juni 2009, Securvita/BHIM (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, punt 16, en 17 mei 2017, Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES), T‑164/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:352, punt 18].
19 Voorts dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving van een Uniemerk voortvloeit uit de vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 51 van verordening 2017/1001). De instanties van het EUIPO die bevoegd zijn ter zake van de inschrijving van Uniemerken, stellen dienaangaande geen formele beslissing vast waartegen beroep kan worden ingesteld.
20 In artikel 45, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is immers bepaald dat „[i]ndien een aanvraag voldoet aan de in deze verordening gestelde voorwaarden en er geen oppositie is ingesteld binnen de in artikel 41, lid 1, bedoelde termijn, of indien enige ingediende oppositie door middel van intrekking, weigering of op enige andere wijze definitief is afgewezen, worden het merk en de in artikel 87, lid 2, bedoelde nadere gegevens ingeschreven in het register” (artikel 41, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is vervangen door artikel 46, lid 1, van verordening 2017/1001 en artikel 87, lid 2, van verordening nr. 207/2009, thans artikel 111 van verordening 2017/1001).
21 Volgens artikel 131 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 160 van verordening 2017/1001) is de onderzoeker bevoegd, namens het EUIPO beslissingen te nemen over aanvragen om inschrijving van Uniemerken, alsook over de in de artikelen 36, 37 en 68 van deze verordening (thans artikelen 41, 42 en 76 van verordening 2017/1001) bedoelde aangelegenheden, tenzij een oppositieafdeling bevoegd is. Verder is een oppositieafdeling krachtens artikel 132, lid 1 van deze verordening (thans artikel 161, lid 1, van verordening 2017/1001) bevoegd beslissingen te nemen over bezwaren tegen aanvragen om inschrijving van Uniemerken.
22 Uit de in punten 20 en 21 hierboven aangehaalde bepalingen blijkt dat de aan de onderzoeker en de oppositieafdeling toegekende bevoegdheden er niet toe strekken vast te stellen dat is voldaan aan alle voorwaarden voor inschrijving van een Uniemerk als bedoeld in artikel 45 van verordening nr. 207/2009.
23 Hieruit volgt dat een kamer van beroep in het kader van een beroep dat volgens artikel 58, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is ingesteld tegen een beslissing van de onderzoeker of een oppositieafdeling, gelet op de bevoegdheden die haar in artikel 64, lid 1, van deze verordening zijn toegekend, zich slechts over bepaalde van de in punt 21 hierboven vermelde voorwaarden voor inschrijving van het Uniemerk kan uitspreken, te weten hetzij over de vraag of de merkaanvraag voldoet aan de bepalingen van deze verordening, hetzij over de uitkomst van de oppositieprocedure die tegen dit merk kan worden ingesteld.
24 Derhalve moet worden vastgesteld dat een kamer van beroep niet bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek om een Uniemerk in te schrijven (zie beschikking van 17 mei 2017, THE TRAVEL EPISODES, T‑164/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:352, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
25 In die omstandigheden is het Gerecht evenmin bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot herziening die ertoe strekt dat de beslissing van een kamer van beroep in die zin wordt gewijzigd (beschikking van 30 juni 2009, Natur-Aktien-Index, T‑285/08, EU:T:2009:230, punt 23).
26 Uit een en ander volgt dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over het door verzoekster ingediende verzoek om vertrouwelijke behandeling.
Kosten
27 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
28 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Negende kamer)
beschikt:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) ExpressVPN Ltd wordt verwezen in de kosten.
Luxemburg, 1 februari 2018.