Causa T‑508/08

Bang & Olufsen A/S

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Raffigurazione di un altoparlante — Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Art. 63, n. 6, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 65, n. 6, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno costituito esclusivamente dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto — Art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 207/2009]»

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 6 ottobre 2011 ?II ‑ 0000

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di una commissione di ricorso — Nuovo esame del ricorso — Esame d’ufficio dei fatti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, 38, n. 3, 63, n. 6, e 74, n. 1; regolamento della Commissione n. 216/96, art. 1 quinquies, n. 1)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b)‑e), e 3]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), iii)]

1.      Non spetta al Tribunale emettere ingiunzioni nei confronti dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e incombe a quest’ultimo trarre, ove occorra, le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale.

In tale contesto, l’art. 1 quinquies, n. 1, del regolamento n. 216/96, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come modificato, prevede, in ordine al deferimento di un ricorso in seguito ad una sentenza dei giudici dell’Unione, che, se, in applicazione dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza dei giudici dell’Unione che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata dell’Ufficio comprendono un nuovo esame, da parte delle commissioni di ricorso, del ricorso oggetto della decisione, il Presidium stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un’altra commissione o alla commissione allargata dell’Ufficio.

A tal riguardo, supponendo che, a giudizio del Tribunale, un segno oggetto di una domanda di marchio comunitario, contrariamente a quanto deciso dall’Ufficio, non ricada nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, l’annullamento da parte del Tribunale della decisione dell’Ufficio che nega la registrazione di tale marchio porterebbe necessariamente l’Ufficio, a cui incomberebbe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale, a riaprire il procedimento di esame della domanda di marchio in questione e a respingerla qualora ritenga che il segno di cui trattasi ricada nella sfera di applicazione di un altro impedimento assoluto alla registrazione previsto dalla medesima disposizione.

Infatti, ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, nell’ambito dell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l’Ufficio è tenuto ad esaminare d’ufficio i fatti rilevanti che potrebbero indurlo ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione. L’Ufficio, qualora constati la sussistenza di fatti che giustifichino l’applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione, è tenuto ad informarne il richiedente, consentendo a quest’ultimo di ritirare o di modificare la propria domanda ovvero di presentare osservazioni, ai sensi dell’art. 38, n. 3, del regolamento n. 40/94.

(v. punti 31-34)

2.      Un segno rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non può mai acquisire un carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, in seguito all’uso che ne è stato fatto, mentre tale possibilità esiste, secondo quest’ultima disposizione, per i segni colpiti dagli impedimenti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dall’art. 7, n. 1, lett. c) e d), del citato regolamento.

Di conseguenza, l’esame di un segno alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94, qualora porti a constatare che uno dei criteri menzionati in tale disposizione è soddisfatto, dispensa dall’esame del medesimo segno alla luce dell’art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, dal momento che in tal caso la registrazione di tale segno è manifestamente impossibile. Tale dispensa spiega l’interesse di procedere a un previo esame del segno alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 nell’ipotesi in cui fosse possibile un’applicazione di più impedimenti assoluti alla registrazione di cui al citato n. 1, senza tuttavia che una siffatta dispensa possa essere interpretata nel senso che comporta un obbligo di previo esame del medesimo segno alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94.

(v. punti 43-44)

3.      È costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un marchio tridimensionale che consiste nella forma di un altoparlante composto da una colonna verticale a forma di «matita», alla quale è fissato un lungo pannello rettangolare su un solo lato, con la punta della «matita» che poggia su una base piana, di cui si chiede la registrazione per «Apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici per la ricezione analogica, digitale od ottica, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori, altoparlanti» e per «Mobili hi-fi», rientranti, rispettivamente, nelle classi 9 e 20 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Il design, per tale prodotto, è un elemento che svolgerà un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore, anche se quest’ultimo prende altresì in considerazione altre caratteristiche del prodotto in questione. Infatti, la forma presenta un design del tutto particolare che è un elemento essenziale della strategia di marchio del titolare e potenzia la forza attrattiva del prodotto, vale a dire il suo valore.

Il fatto di ritenere che la forma conferisca un valore sostanziale al prodotto non esclude che anche altre caratteristiche del prodotto, come le qualità tecniche, possano conferire un valore significativo al prodotto in questione.

(v. punti 73-74, 76-77)