SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
JANA MAZÁKA,
predstavljeni 18. septembra 20081(1)
Zadeva C-442/07
Verein Radetzky-Orden
proti
Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Patent- und Markensenat (Avstrija))
„Znamke – Direktiva 89/104/EGS – Člen 12(1) – Razveljavitev znamke – Pojem resna in dejanska uporaba znamke – Uporaba znamke nepridobitnega združenja“
1. V predlogu za sprejetje predhodne odločbe Oberster Patent- und Markensenat (višji senat za patente in znamke) prosi za razlago člena 12(1) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.(2) Predlog je bil vložen v sporu med Verein Radetzky-Orden (v nadaljevanju: Orden) in Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (v nadajevanju: BKFR) o razveljavitvi znamke, ki je bila nazadnje v lasti nepridobitnega združenja, zaradi odsotnosti resne in dejanske uporabe. Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali uporaba znamk s strani nepridobitnega združenja za napovedi prireditev, na poslovnih dokumentih in na reklamnem gradivu ter nošenje značk, na katerih so znamke, s strani članov združenja pri zbiranju in razdeljevanju prispevkov, pomeni resno in dejansko uporabo v skladu s členom 12(1) Direktive 89/104.
I – Upoštevna zakonodaja Skupnosti
2. Člen 12 Direktive 89/104 z naslovom „Razlogi za razveljavitev“ določa:
„1. Znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi; […]“
II – Upoštevna nacionalna zakonodaja
3. V skladu s členom 10(a) zakona o varstvu znamk iz leta 1970 (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, v nadaljevanju: MSchG), uporaba znaka za označitev proizvoda ali storitve vključuje zlasti:
„1. opremljanje blaga ali njegove embalaže ali predmetov, za katere je storitev opravljena, oziroma naj bi bila opravljena, z znakom;
2. ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
3. uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
4. uporabo znaka na poslovnih dokumentih in v oglaševanju.“
4. Člen 33(a)(1) MSchG določa:
„Vsakdo lahko zahteva ugotovitev ničnosti znaka, ki je v Avstriji registriran najmanj pet let ali ki v skladu s členom 2(2) MSchG v Avstriji uživa varstvo, če se ta znak v Avstriji niti s strani imetnika znamke niti z njegovim dovoljenjem s strani tretje osebe zadnjih pet let pred dnevom vložitve zahteve ni uporabljal za blago in storitve, za katere je registriran (člen 10(a)), razen če lahko imetnik znamke upraviči neuporabo.“
III – Postopek v glavni stvari in predložitvena odločba
5. BKFR je nepridobitno združenje, ki ne prodaja blaga ali zagotavlja storitev za plačilo. Njegova dejavnost je sestavljena iz ohranjanja vojaške tradicije, kot je organiziranje pogrebnih slovesnosti za člane oboroženih sil, ki so umrli v boju, spominskih slovesnosti, vojaških srečanj in vzdrževanja vojnih spomenikov, ter dobrodelnega dela, kot je zbiranje denarja in materialnih prispevkov ter njihovo razdeljevanje pomoči potrebnim.
6. BKFR je imetnik besednih in figurativnih znamk, ki so registrirane v registru znamk avstrijskega urada za patente pod številkami od 161.744 do 161.749, s prednostno pravico od 22. maja 1995. Vsaka besedna in figurativna znamka je bila v skladu z mednarodno klasifikacijo proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, določene z Nicejskim aranžmajem z dne 15. junija 1957(3) (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), registrirana za blago in storitve iz naslednjih razredov: 37: vzdrževanje vojnih spomenikov; 41: izobraževanje, usposabljanje, razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti, organiziranje vojaških srečanj; 45 (prej 42): dobrodelno delo za pomoči potrebne. Z začetkom veljavnosti 31. januarja 2005 sta bili storitvi „izobraževanje, usposabljanje“ iz razreda 41 na zahtevo imetnika ugotovljeni za nični za vse sporne znamke.
7. BKFR je ustanovil Radetzky Order, v katerem so podeljeni redi in odlikovanja, ki ustrezajo znamkam, registriranim pod številkami 161.745, 161.746, 161.748 in 161.749. Združenje prav tako podeljuje članom in pokroviteljem častno značko v obliki grba, ki ustreza znamki, registrirani pod številko 161.744, in značko za kapo, ki ustreza znamki, registrirani pod številko 161.746. Člani nosijo odlikovanja na različnih prireditvah in pri zbiranju in razdeljevanju denarja in materialnih prispevkov. Znaki so natisnjeni na vabilih za prireditve, na pisemskem papirju in na reklamnem gradivu združenja.
8. Orden je 17. avgusta 2004 zahteval ugotovitev ničnosti znamk v skladu s členom 33(a) MSchG zaradi neuporabe. Trdil je, da BKFR v zadnjih petih letih znamke ni komercialno uporabljal.
9. Avstrijski urad za patente je 21. aprila 2006 ugotovil ničnost znamk z začetkom veljavnosti 8. januarja 2001. BKFR je na Oberster Patent- und Markensenat vložil pritožbo zoper odločbo oddelka za razveljavitve avstrijskega urada za patente.
10. Oberster Patent- und Markensenat je z odločbo z dne 27. junija 2007, ki je bila vložena v sodnem tajništvu Sodišča 27. septembra 2007, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:
„Ali je treba člen 12(1) [Direktive 89/104] razlagati tako, da se znamka za razlikovanje blaga in storitev podjetja od blaga in storitev drugih podjetij uporablja (resno in dejansko), če jo nepridobitno združenje uporablja za napovedi prireditev, na poslovnih dokumentih in reklamnem gradivu in jo njegovi člani pri zbiranju ter razdeljevanju prispevkov uporabljajo tako, da nosijo značke s to znamko?“
IV – Postopek pred Sodiščem
11. Pisna stališča so predložili Orden, BKFR, Italijanska republika in Komisija. Orden, BKFR in Komisija so 24. junija 2008 na obravnavi podali ustna stališča.
V – Bistvene trditve strank
12. Orden trdi, da bi pritrdilen odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, lahko izničil vso vsebino cilja določb prava znamk in bi razvrednotil zahteve pravne varnosti, ki so neločljivo povezane s tem pravom. V skladu s členom 5 Direktive 89/104, ki določa pravice iz varstva znamke, je to varstvo tesno povezano z dobavo blaga in opravljanjem storitev v gospodarskem prometu. Po mnenju Ordena se pojem „resna in dejanska uporaba“ iz člena 12 Direktive 89/104 nanaša na komercialne dejavnosti ali podjetniške dejavnosti za dobiček. Dejavnosti, ki so izključno nepridobitne, ne spadajo na področje varstva znamke. Namen znamk je zagotoviti izvor blaga ali storitev, da se zagotovi, da je zadevna gospodarska oskrba nespremenljive kakovosti. Varstvo znamke torej pomeni odplačno storitev.
13. Orden ugotavlja, da so se v moderni družbi pojavila številna dobrodelna združenja, kot so združenja, ki zagotavljajo zdravniško oskrbo ali prevoz bolnih, in ki se pojavljajo prima facie, da zagotovijo brezplačne storitve. Vendar se takšna združenja dejansko ohranjajo zaradi državnih pomoči in plačil ter so komercialno dejavna in tekmujejo na trgu kot dobavitelji. Orden meni, da takšna združenja opravljajo povsem podjetniško dejavnost z uporabo stalnega osebja. Načelo odplačne oskrbe se nanaša celo na takšne primere, kjer plačila ne opravi oseba, ki dejansko koristi ugodnosti, ampak socialno varstvo, bolnišnice, javni organi itd. Kjer znamka ni uporabljena za ustvarjanje ali ohranjanje deleža na trgu za blago in storitve, ki jih varuje znamka, naj bi veljalo, da takšna uporaba služi izključno za preprečevanje razveljavitve znamke.
14. BKFR meni, da dobrodelne organizacije (nepridobitna združenja) tekmujejo druga z drugo na svojih področjih delovanja in tako delujejo kot podjetniki v poslu, celo tam, kjer so dobrodelno blago in storitve namenjene pomoči potrebnim. Znamenja takšnih organizacij, kot so znaki, odlikovanja, insignije in grbi, označujejo izvor blaga in storitev, da se ga razlikuje od tistega iz drugih organizacij. Dalje, podelitev odlikovanj in priznanj osebam zunaj organizacije, ki predstavljajo znamko, je vrsta oglaševanja ali „trženja“, katerega namen je povečevanje razpoznavnosti organizacije.
15. Pojem resna in dejanska uporaba ne pomeni, da dobrodelne organizacije ne smejo uporabljati svojih znamk, kadar ponujajo svoje storitve.
16. BKFR zato trdi, da bi se v skladu s členom 12(1) Direktive 89/104 moralo šteti, da se znamka uporablja resno in dejansko, če jo uporablja dobrodelna organizacija za blago in storitve, za katere je znamka registrirana, in če so blago ali storitve dostavljene brezplačno in/ali spontano.
17. Italijanska republika meni, da je treba na vprašanje, ki ga je zastavilo Oberster Patent- und Markensenat, odgovoriti pritrdilno. Glede na to, da znamko lahko registrira katerakoli oseba, ki uporablja ali namerava uporabljati razlikovalni znak v okviru proizvodne ali komercialne, a ne podjetniške dejavnosti, Italijanska republika meni, da bi se BKFR-jeva uporaba znamke morala šteti za resno in dejansko.
18. Komisija meni, da bi bilo treba člen 12(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da se znamka uporablja resno in dejansko, če se uporablja za opravljanje brezplačnih storitev, če neplačilo ustreza značilnostim zadevne storitve. V skladu s sodno prakso Sodišča(4) se znamka uporablja resno in dejansko v skladu s členom 12(1) Direktive 89/104, če je uporabljena na trgu za blago ali storitve, ki so varovane z znamko, na način, ki je običajen na trgu za ohranjanje ali ustvarjanje tržnega deleža za to blago in storitve. Treba je torej upoštevati vse okoliščine primera, zlasti vrsto blaga in storitev, značilnosti zadevnega trga in razširjenost ter pogostost uporabe znamke.
19. Komisija poudarja dejstvo, da so določene storitve, kot je javno ohranjanje tradicij in dobrodelnih del, glede na njihovo naravo opravljene brezplačno. Neizpodbitno je, da je razlikovalni znak lahko varovan kot znamka v zvezi s temi storitvami. V zvezi z vprašanjem o resni in dejanski uporabi bi bilo protislovno upoštevati samo uporabo znamke za odplačne storitve. Komisija meni, da dobrodelne organizacije tekmujejo za prispevke. Dalje, dobrodelna dela so izrecno navedena v različnih razredih Nicejskega aranžmaja, zlasti v razredih 36, 41 (poučevanje učencev, potrebnih pomoči) in 43 (dobrodelne določbe o nastanitvi brezdomcev).
VI – Presoja
20. Iz predložitvene odločbe izhaja, da je osrednje vprašanje zadeve pred predložitvenim sodiščem to, ali so določene znamke, ki jih je registriral BKFR, ki je nepridobitno združenje, bile uporabljene resno in dejansko v skladu z odstavkom 33a(1) MSchG. Ker odstavek 33a(1) MSchG temelji na členu 12(1) Direktive 89/104, predložitveno sodišče sprašuje Sodišče, ali določene uporabe znamke nepridobitnega združenja pomenijo resno in dejansko uporabo v skladu s členom 12(1) Direktive 89/104.
21. Glede na to, da registracija znaka kot znamke podeljuje, v skladu s členom 5 Direktive 89/104, velike izključne pravice imetniku znamke, s katerimi je vsem tretjim osebam prepovedano, da jo uporabijo brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu, je zakonodajalec Skupnosti imel namen zagotoviti, da se znamke dejansko uporabljajo za predviden namen.(5)
22. Sodišče je v zadevi Ansul odločilo, da resna in dejanska uporaba pomeni dejansko uporabo znamke. Resna in dejanska uporaba znamke ima za posledico uporabo znamke na trgu za blago in storitve, ki so varovani s to znamko,(6) in ne samo za notranjo uporabo zadevnega podjetja.(7) Resna in dejanska uporaba mora biti v skladu z bistveno funkcijo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku istovetnost izvora blaga ali storitve, s tem da mu omogoči, da ta proizvod ali storitev brez možnosti zmede razlikuje od tistih, ki izvirajo od drugod.(8)
23. Pri presoji, ali je uporaba znamke resna in dejanska, je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev, ali se znamka dejansko komercialno izkorišča, in zlasti, ali se taka uporaba v zadevnem gospodarskem sektorju šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje tržnega deleža za blago ali storitve, ki jih varuje znamka. Presoja okoliščin zadeve lahko tako vključuje upoštevanje, med drugim, značilnosti zadevnega blaga ali storitev, značilnosti zadevnega trga ter obsega in pogostosti uporabe znamke. Tako ni nujno, da je uporaba znamke vedno količinsko velika, da se jo lahko opredeli kot resno in dejansko uporabo znamke, saj je to odvisno od značilnosti zadevnega blaga in storitev na ustreznem trgu.(9)
24. Zdi se, da BKFR zadevne znamke v postopku v glavni stvari uporablja, med drugim, na značkah, ki so podeljene članom tega združenja in pokroviteljem, za napovedi prireditev, na poslovnih dokumentih ali na pisemskem papirju in na reklamnem gradivu združenja. Znamke prav tako uporabljajo člani združenja pri zbiranju in razdeljevanju prispevkov, saj v takih primerih nosijo značke z znamko. Vendar iz predložitvene odločbe izhaja, da BKFR ne ponuja blaga ali opravlja storitev za plačilo.
25. Po mojem mnenju je treba pri proučevanju vprašanja o resni in dejanski uporabi znamke nepridobitnega združenja(10) upoštevati namen(11) in značilnosti dejavnosti takšnega združenja ter način, kako dobavljajo blago in opravljajo storitve. Takšen pristop je v skladu s sodnama Ansul in La Mer Technology, v katerih je bilo v bistvu odločeno, da je treba vprašanje resne in dejanske uporabe znamke preučiti od primera do primera, ob upoštevanju vseh pomembnih okoliščin, še zlasti značilnosti in lastnosti trga, na katerem se znamka uporablja.(12)
26. Glede vprašanja nošenja značk z ustrezno znamko s strani članov nepridobitnega združenja pri zbiranju in razdeljevanju prispevkov je nacionalno sodišče navedlo, da meni, da je takšna uporaba resna in dejanska uporaba v smislu člena 12(1) Direktive 89/104. Po mnenju tega sodišča je storitev zagotovljena pri zbiranju in razdeljevanju prispevkov, kjer so številni „ponudniki storitev“ med sabo konkurenti.
27. Menim, da je stališče, da nepridobitno združenje lahko tekmuje za pridobivanje prispevkov od javnosti in tako opravlja poslovno ali komercialno dejavnost, v širšem smislu teh pojmov, pri zbiranju in razdeljevanju prispevkov, načeloma pravilno. Dalje menim, da so nepridobitna združenja načeloma akterji na trgu, ki pridobivajo in zagotavljajo blago in storitve.(13) Čeprav ustanavljanje določenih nepridobitnih društev v komercialnem ali poslovnem pomenu morda ne ustreza našemu pojmovanju takšnih subjektov, menim, da bi bilo nerealno(14) popolnoma neupoštevati komercialno ali poslovno okolje, v katerem delujejo, in bi lahko morebitno ogrozilo njihove dejavnosti.
28. Trditev Ordena, da v celoti nepridobitna dejavnost zbiranja in razdeljevanja prispevkov ne more biti varovana z določbami prava znamk, je tako po mojem mnenju neutemeljena. V zvezi s tem med drugim ugotavljam, da so „sredstva iz dobrodelnih skladov“ izrecno uvrščena v razred 36(15) Nicejskega aranžmaja.(16) Dalje, v nasprotju s tem, kar trdi Orden, po mojem mnenju pojem „[uporabijo] v gospodarskem prometu,“ kakor ga vsebuje člen 5 Direktive 89/104, ki našteva pravice iz znamke, ne zahteva, da je blago dobavljeno in so storitve opravljene za dobiček ali sploh za plačilo. Vprašanje, ali imetnik znamke uporablja ta znak za namene osebnega bogatenja, tako ni bistveno pri presoji, ali je znamka uporabljena resno in dejansko v skladu s členom 12(1) Direktive 89/104.
29. V zvezi s tem menim, da uporaba znamke nepridobitnega združenja pri zbiranju sredstev od javnosti in razdeljevanju takšnih sredstev,(17) kjer je bila znamka registrirana za takšne storitve, služi kot znak pokroviteljem ali možnim pokroviteljem za istovetnost zadevnega združenja in namenov, za katere so sredstva uporabljena, ter tako pomeni resno in dejansko uporabo v skladu s členom 12(1) Direktive 89/104.
30. Vendar glede na sodbo Sodišča v zadevi Ansul menim, da uporaba znamke nepridobitnega združenja med popolnoma zasebnimi priložnostmi ali prireditvami, ki vključujejo obstoječe člane tega združenja, ali za njihovo napovedovanje ali oglaševanje, predstavlja notranjo uporabo te znamke in tako ne pomeni resne in dejanske uporabe v skladu s členom 12(1) Direktive 89/104. Po mojem mnenju je podeljevanje značk, ki vključujejo znamko, obstoječim članom nepridobitnega združenja na zborovanjih, kjer je javnost izključena, notranja uporaba znamke.(18) Dalje menim, da je uporaba znamke na poslovnih dokumentih, ko se naslavlja obstoječe člane nepridobitnega združenja, načeloma notranja raba znamke, ki ne pomeni resne in dejanske uporabe znamke.(19) V takšnih okoliščinah je lahko registrirana znamka uporabljena za popolnoma zaseben namen in ne v gospodarskem prometu.
VII – Predlog
31. Na podlagi vsega navedenega predlagam, naj Sodišče na vprašanje odgovori:
Člen 12(1) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da se znamka uporablja resno in dejansko, če jo nepridobitno združenje uporablja, med drugim, za napovedi prireditev za javno zbiranje sredstev, pri zbiranju prispevkov od javnosti in razdeljevanju prispevkov, na poslovnih dokumentih, naslovljenih na člane javnosti, in na reklamnem gradivu za zbiranje prispevkov od javnosti, če je bila znamka registrirana v zvezi s takimi storitvami. Oberster Patent- und Markensenat mora dejansko stanje v zadevi v postopku v glavni stvari tako presoditi glede na ta navodila.