SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 marzo 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n.6/2002 – Articolo 82, paragrafo 5 – Azione avviata dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso – Domande accessorie all’azione per contraffazione – Diritto applicabile – Articolo 88, paragrafo 2 – Articolo 89, paragrafo 1, lettera d) – Regolamento (CE) n.°864/2007 – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) – Articolo 8, paragrafo 2 – Paese in cui è stata commessa la violazione del diritto di proprietà intellettuale»
Nella causa C‑421/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 31 agosto 2020, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2020, nel procedimento
Acacia Srl
contro
Bayerische Motoren Werke AG,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, I. Jarukaitis e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 luglio 2021,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Bayerische Motoren Werke AG, da R. Hackbarth e F. Schmidt-Sauerhöfer, Rechtsanwälte;
– per la Commissione europea, inizialmente da T. Scharf, É. Gippini Fournier e M. Wilderspin, successivamente da T. Scharf, É. Gippini Fournier e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), nonché dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Acacia Srl e la Bayerische Motoren Werke AG (in prosieguo: la «BMW») relativamente ad un’asserita contraffazione di un disegno o modello comunitario di cui la BMW è titolare.
Contesto normativo
Regolamento n. 6/2002
3 L’articolo 19 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti».
4 L’articolo 80 di tale regolamento, intitolato «Tribunali dei disegni e modelli comunitari», al suo paragrafo 1 così dispone:
«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».
5 L’articolo 81 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza in tema di contraffazione e nullità», prevede quanto segue:
«I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:
a) per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;
b) per le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;
c) per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;
d) per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a)».
6 L’articolo 82 del regolamento, intitolato «Competenza internazionale», dispone quanto segue:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento (...), i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all’articolo 81 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
3. Se né il convenuto né l’attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’Ufficio [dell’Unione europea per la proprietà intellettuale].
(...)
5. «I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81, lettere a) e d) possono parimenti essere avviati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso».
7 Ai sensi dell’articolo 83 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Sfera di competenza in materia di contraffazione»:
«1. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell’articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competenti a norma dell’articolo 82, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato».
8 L’articolo 88 di tale regolamento, intitolato «Diritto applicabile», così recita:
«1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato.
3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato».
9 L’articolo 89 di detto regolamento, intitolato «Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Se nell’ambito di un’azione per contraffazione o relativa a una minaccia di contraffazione un tribunale dei disegni e modelli comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto o minacciato di contraffare il disegno o modello comunitario, emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:
a) un’ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;
b) un’ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;
c) un’ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione, qualora il loro proprietario fosse a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultassero ovvi date le circostanze;
d) qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato».
10 L’articolo 110 di tale regolamento, intitolato «Disposizione transitoria», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione [europea], modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario».
Regolamento n. 864/2007
11 Ai sensi dei considerando 14, 16, 17, 19 e 26 del regolamento n. 864/2007:
«(14) Il requisito della certezza del diritto e l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Il presente regolamento prevede i criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. (...)
(...)
(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.
(17) La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. (...)
(...)
(19) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi.
(...)
(26) Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per “diritti di proprietà intellettuale” si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d’autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale».
12 L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Norma generale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».
13 L’articolo 8 del regolamento in parola, intitolato «Violazione dei diritti di proprietà intellettuale», così dispone:
«1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 L’Acacia è una società di diritto italiano che produce, in Italia, cerchioni per autoveicoli e li distribuisce in vari Stati membri.
15 Ritenendo che la distribuzione, da parte dell’Acacia, di taluni cerchioni in Germania costituisse una contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato di cui essa è titolare, la BMW ha intentato un’azione per contraffazione dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari designato dalla Repubblica federale di Germania. Tale tribunale si è dichiarato competente ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002. Nella sua qualità di convenuta, l’Acacia ha fatto valere che i cerchioni in discussione rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 110 del summenzionato regolamento e che, di conseguenza, non sussisterebbe contraffazione.
16 Detto tribunale ha dichiarato che l’Acacia aveva commesso gli atti di contraffazione dedotti dalla BMW, ha ingiunto che la contraffazione cessasse e, facendo riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, ha applicato il diritto tedesco alle domande cosiddette «accessorie» della BMW volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, la fornitura di documenti, la rendicontazione e la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione. Sulla base delle norme contenute in tale diritto nazionale, le domande in parola sono state sostanzialmente accolte.
17 L’Acacia ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Essa contesta l’esistenza di una contraffazione e ritiene, peraltro, che la legge applicabile alle domande accessorie della BMW sia il diritto italiano.
18 Il giudice del rinvio constata che la competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari designati dalla Repubblica federale di Germania deriva, nel caso di specie, dall’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 e che l’Acacia ha commesso gli atti di contraffazione dedotti dalla BMW.
19 Esso nutre, per contro, dubbi vertenti sull’accertare quale diritto nazionale si applichi alle domande accessorie della BMW. Esso osserva che l’esito della controversia dipenderà in una certa misura da tale questione, dato che le norme del diritto tedesco sulla fornitura di documenti e sulla rendicontazione sono diverse da quelle del diritto italiano.
20 Il suddetto giudice considera che dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, quale interpretato dalla Corte nella sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724), potrebbe derivare che il diritto italiano si applichi nel caso di specie. Esso constata, al riguardo, che il fatto generatore del danno si colloca in Italia, giacché i prodotti controversi sono stati consegnati in Germania in provenienza da tale altro Stato membro.
21 Ciò posto, i prodotti contraffatti di cui al procedimento principale sono stati venduti in Germania e, a tal fine, sono stati oggetto di pubblicità online destinate ai consumatori che si trovano sul territorio dello Stato membro in parola.
22 In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il giudice nazionale della contraffazione, adito quale giurisdizione internazionale del locus commissi delicti ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, possa applicare, in caso di contraffazione di disegni e modelli comunitari, la normativa nazionale dello Stato membro sede del giudice medesimo (lex fori) a domande accessorie con riguardo al territorio del proprio Stato membro.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se il “luogo della contraffazione iniziale”, ai sensi della sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724) ai fini della determinazione della legge applicabile alle domande accessorie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento [n. 864/2007], possa essere parimenti individuato nello Stato membro di residenza dei consumatori destinatari di un annuncio pubblicitario su Internet e nel quale vengano commercializzati prodotti costituenti contraffazione di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 6/2002, laddove vengano contestati soltanto l’offerta e la commercializzazione nello Stato membro medesimo, e ciò anche nel caso in cui la promozione su Internet alla base dell’offerta e della commercializzazione abbia avuto inizio in un altro Stato membro».
Sull’istanza di riapertura della fase orale del procedimento
23 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 19 novembre 2021, la BMW ha presentato osservazioni sulle conclusioni dell’avvocato generale. Interpellata dalla cancelleria in relazione alla portata di tali osservazioni, la BMW ha spiegato che le stesse sono volte alla riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
24 In forza della summenzionata disposizione del suo regolamento di procedura la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
25 Nel caso di specie, la BMW afferma, da un lato, che l’avvocato generale non ha sufficientemente tenuto conto di taluni elementi di fatto esposti nelle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte e, dall’altro, che le conclusioni di quest’ultimo contengono un’analisi erronea della specifica fattispecie in cui il titolare di un disegno o di un modello comunitario desidererebbe avvalersi dei suoi diritti nell’ambito di un procedimento sommario.
26 A tal riguardo, l’avvocato generale avrebbe accordato eccessiva attenzione all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. La BMW desidera, al riguardo, replicare all’opinione dell’avvocato generale, che essa ritiene errata.
27 Orbene, occorre ricordare che il tenore delle conclusioni dell’avvocato generale non può costituire, in quanto tale, un fatto nuovo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento, altrimenti le parti potrebbero, mediante l’invocazione di suddetto fatto, rispondere a dette conclusioni. Orbene, le conclusioni dell’avvocato generale non possono essere discusse dalle parti. La Corte ha infatti avuto modo di sottolineare che, ai sensi dell’articolo 252 TFUE, il ruolo dell’avvocato generale consiste nel presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento, al fine di assisterla nell’adempimento della sua missione, che è quella di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati. Ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, di tale Statuto e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le conclusioni dell’avvocato generale pongono fine alla fase orale del procedimento. Collocandosi al di fuori del dibattimento, le conclusioni aprono la fase della deliberazione della Corte (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
28 Nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, rileva che dagli elementi addotti dalla BMW non emerge alcun fatto nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla decisione che essa è chiamata ad emettere nella presente causa e che quest’ultima non deve essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati. Infine, la Corte, al termine delle fasi scritta e orale del procedimento, dispone di tutti gli elementi necessari ed è quindi sufficientemente edotta per statuire. Pertanto, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
29 Conformemente a una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
30 Il presente rinvio pregiudiziale verte sulla determinazione del diritto applicabile, nel caso di un’azione per contraffazione proposta ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, alle domande accessorie a tale azione con le quali il ricorrente chiede, al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni sostanziali del regime di disegno o modello comunitario istituito da suddetto regolamento, che sia ordinato al contraffattore di pagare il risarcimento dei danni, di presentare informazioni, documenti e conti, e di consegnare i prodotti contraffatti al fine della loro distruzione.
31 Come già dichiarato dalla Corte, le domande dirette al risarcimento del danno derivante dalle attività dell’autore della contraffazione di un disegno o modello comunitario e al conseguimento, ai fini della determinazione di tale danno, di informazioni relative a siffatte attività rientrano nell’ambito di applicazione della regola enunciata all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Ai sensi della disposizione in parola, il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con siffatte domande vertenti su aspetti che esulano dall’ambito di applicazione di detto regolamento applica il proprio diritto nazionale, ivi compreso il proprio diritto internazionale privato (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, punti 53 e 54).
32 La domanda volta alla distruzione dei prodotti contraffatti rientra, quanto ad essa, nella norma di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, che prevede, con riguardo alle sanzioni non precisate da quest’ultimo, l’applicazione della «legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato». La distruzione dei prodotti in discussione, difatti, rientra nelle «altre sanzioni» che possono essere «commisurate alle circostanze» ai sensi della summenzionata disposizione (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, punto 52).
33 L’interrogativo del giudice del rinvio configura una richiesta di interpretazione dell’articolo 88, paragrafo 2, e dell’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 al fine di conoscere la portata di tali disposizioni nell’ipotesi in cui l’azione per contraffazione verta su fatti commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro.
34 Pertanto, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, tale giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 debbano essere interpretati nel senso che i tribunali dei disegni e modelli comunitari investiti di un’azione per contraffazione in forza dell’articolo 82, paragrafo 5, di tale regolamento, riguardante atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, devono esaminare le domande accessorie a suddetta azione, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, documenti e conti, nonché la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, sul fondamento del diritto dello Stato membro in cui i tribunali in parola sono situati.
35 In proposito, occorre anzitutto ricordare che, conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, di suddetto regolamento è competente unicamente a pronunciarsi sugli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui è situato tale tribunale.
36 Il richiamato articolo 82, paragrafo 5, prevede così un foro alternativo di competenza giurisdizionale che mira a consentire al titolare di un disegno o modello comunitario d’introdurre una o più azioni vertenti, ciascuna, specificatamente su atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C‑172/18, EU:C:2019:674, punti 42 e 63).
37 Nel caso di specie, l’azione per contraffazione proposta in Germania verte sulla distribuzione, in detto Stato membro, di taluni prodotti dell’Acacia. Come risulta dagli elementi sottoposti alla Corte, gli atti di contraffazione contestati a tale impresa consistono, da un lato, nell’offerta in vendita dei prodotti in parola mediante pubblicità online indirizzate ai consumatori che si trovano in Germania e, dall’altro, nell’immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi in Germania.
38 Atti del genere possono, infatti, essere oggetto di un’azione per contraffazione che concerne, conformemente all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, il territorio di un solo Stato membro. Il fatto che il convenuto abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tali atti in un altro Stato membro non osta a che siffatta azione sia proposta (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C‑172/18, EU:C:2019:674, punto 65).
39 Poiché, in tale fattispecie, il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito statuisce soltanto sugli atti commessi o che il convenuto minaccia di commettere nel territorio dello Stato membro in cui è situato detto tribunale, è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, la cui applicabilità alle domande volte alla distruzione dei prodotti contraffatti è stata ricordata al punto 32 della presente sentenza, il diritto di suddetto Stato membro quello che si applica al fine di esaminare la fondatezza di una siffatta domanda.
40 Peraltro, conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, di tale regolamento, la legge dello Stato membro cui appartiene detto tribunale si applica parimenti alle richieste di risarcimento dei danni e alla trasmissione di informazioni, di documenti e di conti. Siffatte domande non riguardano l’inflizione di «sanzioni», ai sensi dell’articolo 89 di detto regolamento, ma rientrano, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, in «questioni» che non rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, ai sensi del summenzionato articolo 88, paragrafo 2.
41 L’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 precisano che, nei limiti in cui il diritto dello Stato membro in discussione contenga norme di diritto internazionale privato, queste ultime costituiscono parte integrante del diritto applicabile, ai sensi di tali articoli.
42 Tra siffatte norme di diritto internazionale privato figurano quelle enunciate nel regolamento n. 864/2007, e in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo. Pertanto, occorre interpretare le disposizioni di cui al punto 33 della presente sentenza in combinato disposto con tale articolo 8, paragrafo 2.
43 Ai sensi di quest’ultima disposizione, in caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale dell’Unione a carattere unitario, la legge applicabile per le questioni non disciplinate dal relativo strumento dell’Unione è «quella del paese in cui è stata commessa la violazione».
44 Tale regola, in un caso in cui la contraffazione o la minaccia di contraffazione che può essere esaminata si situa nel territorio di un solo Stato membro, non può essere intesa nel senso che riguarda l’applicabilità del diritto di un altro Stato membro o di quello di un paese terzo. Poiché la legge applicabile è, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, quella in vigore nel luogo di una siffatta violazione, tale legge coincide, nel caso di un’azione per contraffazione proposta in forza dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 e vertente, quindi, su atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, sul territorio di un solo Stato membro, con il diritto di detto Stato membro.
45 Sebbene non si possa escludere che il disegno o modello comunitario in questione sia stato del pari leso anche in altri Stati membri o in paesi terzi, resta comunque il fatto che tali eventuali violazioni non sono oggetto della controversia intentata ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002. Gli obiettivi di certezza del diritto e di prevedibilità, posti in rilievo ai considerando 14 e 16 del regolamento n. 864/2007, non sarebbero rispettati se i termini «paese in cui è stata commessa la violazione» del disegno o modello comunitario fatto valere fossero interpretati nel senso che designano un paese in cui si sono verificati atti di contraffazione che non sono oggetto della controversia di cui trattasi.
46 L’interpretazione dell’espressione «legge del paese in cui è stata commessa la violazione [del diritto in discussione]», in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, nel senso che designa la legge del paese sul solo territorio del quale il ricorrente fa valere, a sostegno della sua azione per contraffazione proposta in forza dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello comunitario di cui trattasi consente, peraltro, di preservare il principio «lex loci protectionis», che riveste, come risulta dal considerando 26 del regolamento n. 864/2007, particolare importanza nel settore della proprietà intellettuale.
47 Occorre, al riguardo, distinguere l’ipotesi di cui trattasi nel procedimento principale da quella esaminata nella sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724), che, come rilevato dalla Corte, in sostanza, al punto 103 di tale sentenza, era caratterizzata dal fatto che erano contestati ad un medesimo convenuto, nell’ambito di una stessa azione giudiziaria, atti di contraffazione commessi in diversi Stati membri.
48 L’interpretazione fornita dalla Corte in detta sentenza, secondo la quale, in tali circostanze, i termini «legge (...) del paese in cui è stata commessa la violazione [del diritto in discussione]», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, designano la legge del paese in cui l’atto di contraffazione iniziale è stato commesso (sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo, C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724, punto 111), consente di garantire l’applicabilità di una sola legge al complesso delle domande accessorie ad un’azione per contraffazione che sia proposta in forza dell’articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del regolamento n.6/2002, giacché un’azione del genere consente, in conformità all’articolo 83, paragrafo 1, di summenzionato regolamento, al tribunale adito di pronunciarsi su fatti commessi nel territorio di qualsiasi Stato membro.
49 Orbene, siffatta interpretazione non può essere trasposta al caso in cui il titolare di un disegno o modello comunitario proponga non un’azione in forza di detto articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, bensì scelga di avviare una o più azioni mirate, riguardanti ciascuna atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, in forza del paragrafo 5 dell’articolo in parola. In quest’ultimo caso, non si può pretendere che il giudice adito verifichi se esista, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello su cui verte l’azione, un atto di contraffazione iniziale e che esso si fondi sull’atto di cui trattasi per applicare la legge di tale altro Stato membro, laddove tanto il summenzionato atto quanto il territorio di detto Stato membro non sono interessati dalla controversia in discussione.
50 Occorre ancora aggiungere che il titolare del disegno o modello comunitario non può, con riguardo agli stessi atti di contraffazione, cumulare azioni fondate sul paragrafo 5 dell’articolo 82 del regolamento n.°6/2002 e sugli altri paragrafi di detto articolo (v., par analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C‑172/18, EU:C:2019:674, punti 40 e 41). Non vi è rischio, pertanto, che sussistano situazioni in cui domande accessorie ad un’azione per contraffazione aventi il medesimo oggetto siano esaminate nell’ambito di più procedimenti sulla base di diverse leggi.
51 In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, devono essere interpretati nel senso che i tribunali dei disegni e modelli comunitari investiti di un’azione per contraffazione, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, riguardante atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, devono esaminare le domande accessorie a tale azione, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, documenti e conti, nonché la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, sul fondamento del diritto dello Stato membro nel territorio del quale gli atti che recano asseritamente pregiudizio al disegno o modello comunitario fatto valere sono stati commessi, o si minaccia di commettere, il che coincide, nelle circostanze di un’azione proposta in forza di suddetto articolo 82, paragrafo 5, con il diritto dello Stato membro in cui i tribunali in parola sono situati.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti del procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che i tribunali dei disegni e modelli comunitari investiti di un’azione per contraffazione, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, riguardante atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, devono esaminare le domande accessorie a tale azione, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, documenti e conti, nonché la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, sul fondamento del diritto dello Stato membro nel territorio del quale gli atti che recano asseritamente pregiudizio al disegno o modello comunitario fatto valere sono stati commessi, o si minaccia di commettere, il che coincide, nelle circostanze di un’azione proposta in forza di suddetto articolo 82, paragrafo 5, con il diritto dello Stato membro in cui i tribunali in parola sono situati.
Firme