Hogere voorziening ingesteld op 9 september 2011 door Audi AG en Volkswagen AG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 juli 2011in zaak T-318/09, Audi AG, Volkswagen AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

(Zaak C-467/11 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwiranten: Audi AG, Volkswagen AG (vertegenwoordiger: P. Kather, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht van 6 juli 2011 in zaak T-318/09;

vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 14 mei 2009 in zaak R 226/2007-1;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

In het bestreden arrest heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009¹ geschonden doordat het het materiële merkenrecht onjuist heeft toegepast. Het teken TDI is niet beschrijvend. Ten onrechte is het Gerecht ervan uitgegaan dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken het teken TDI waarneemt als een afkorting van een technische eigenschap. Dat is niet correct aangezien TDI geen afkorting is en een dergelijke afkorting bovendien talloze betekenissen heeft. Bijgevolg is in geen geval voldaan aan het vereiste dat het publiek dat teken "onmiddellijk en zonder verder nadenken" in die zin waarneemt. Voorts zijn rekwiranten van mening dat er schending is van het beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten van artikel 74, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 doordat het BHIM heeft nagelaten te bewijzen dat er een absolute weigeringsgrond bestaat.

Bovendien is er schending van het gelijkheidsbeginsel doordat tussen het teken TDI en de ingeschreven tekens CDI en HOI een rechtstreeks en concreet verband bestaat zodat een gelijke behandeling noodzakelijk is. Nu is er geen gelijke behandeling doordat inschrijving van het teken TDI is geweigerd.

In het bestreden arrest heeft het Gerecht tevens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 geschonden doordat het bewijs dat het aangevraagde teken als merk is ingeburgerd niet voor het grondgebied van de gehele Gemeenschap vereist is en bovendien heeft het Gerecht de ten grondslag liggende feiten juridisch onjuist beoordeeld. Een bewijs is niet vereist aangezien de rechtspraak in de zaak Pago van het Hof ² betreffende artikel 9 van verordening nr. 207/2009 mutatis mutandis van toepassing is op artikel 7 ervan. Daarenboven is op afdoende wijze bewezen dat het aangevraagde teken als merk is ingeburgerd, doch het Gerecht heeft deze bewijzen juridisch onjuist beoordeeld. Het Gerecht heeft met name de indicatieve waarde van nationale inschrijvingen miskend. Het Gerecht heeft evenmin rekening gehouden met de grote marktaandelen en verkoopscijfers van TDI-auto's en op deze wijze bij de juridische beoordeling het daarmee verbonden reclame-effect over het hoofd gezien.

Ten slotte heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat het teken TDI niet als merk is gebruikt. Dit is niet correct en in strijd met het gemeenschapsrecht aangezien het teken TDI in elke gebruiksvorm als een merk is gebruikt.

____________

¹ - Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

² - Arrest van het Hof van 6 oktober 2009, Pago International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429).