CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

E. TANCHEV

van 16 oktober 2019 (1)

Zaak C‑371/18

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Limited

tegen

SkyKick UK Limited,

SkyKick Inc

[verzoek van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (rechter in eerste aanleg in onder meer zaken betreffende intellectuele eigendom, Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten – Merken – Identificatie van de waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd – Vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid – Kwade trouw – Kwade trouw wegens het ontbreken van het voornemen het merk te gebruiken voor de aangeduide waren of diensten – Uitlegging van het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361)”

1.        In het verzoek van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (rechter in eerste aanleg in onder meer zaken betreffende intellectuele eigendom, Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing wordt een aantal belangrijke vragen over het merkenrecht van de Europese Unie aan de orde gesteld. Dit komt ook tot uiting in het arrest van de verwijzende rechter in het hoofdgeding van 6 februari 2018 – [2018] EWHC 155 (Ch), Arnold J – dat is uitgesproken na een vijf dagen durende zitting en 94 bladzijden (358 punten) beslaat (hierna: „arrest in het hoofdgeding”).

2.        In het hoofdgeding betogen verzoeksters (hierna tezamen: „Sky”, in feite satelliet- en digitaletelevisieomroepen) dat verweersters (hierna tezamen: „SkyKick”, waarbij SkyKick Inc een start-up is die diensten verricht op het gebied van cloudmigratie-informatietechnologie(2)), door gebruik te maken van het teken „SkyKick” en varianten daarop, inbreuk hebben gemaakt op vier Uniemerken die toebehoren aan tweede verzoekster (Sky International AG) en één in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk dat toebehoort aan eerste verzoekster (Sky plc), bestaande in het woord SKY (hierna: „merken”).

3.        De zaak is behoorlijk complex maar komt erop neer dat SkyKick de inbreuk ontkent en bij wijze van eis in reconventie aanvoert dat de inschrijving van de merken geheel of gedeeltelijk nietig is op grond dat: i) de specificaties van waren en diensten onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn en ii) de aanvragen te kwader trouw zijn ingediend.

4.        De zaak is van belang omdat het Hof daarmee de gelegenheid heeft in te gaan op een aantal vragen over enkele gebreken in het merkenstelsel van de Unie die aan het licht zijn gekomen. Zoals SkyKick opmerkt, hebben de vijf vragen van de verwijzende rechter allemaal betrekking op een van de meest problematische aspecten van een merk, namelijk de rol en functie van de zogenaamde „specificatie” van waren of diensten. De rechtspraak van het Hof op het gebied van merken heeft merendeels betrekking op het teken dat als een merk is ingeschreven. Het recht is op dat gebied thans relatief nauwsluitend. Met betrekking tot de specificatie van waren en diensten zijn er in het merkenrecht echter wel nog lacunes en incoherenties. Bescherming van Uniemerken wordt verleend overeenkomstig het specialiteitsbeginsel(3), dat wil zeggen voor specifieke waren of diensten waarvan de aard en het aantal, in combinatie met het teken, bepalen wat de omvang is van de bescherming die de merkhouder geniet.

5.        De verwijzende rechter benadrukt dat het probleem vooral draait om het feit dat SkyKick geen verweer blijkt te hebben tegen de vorderingen die Sky wegens merkinbreuk heeft ingesteld op grond van de geldende Unierechtelijke en nationale merkenwetgeving. Dit doet de vraag rijzen of wij in het merkenrecht op een punt zijn aanbeland waar aan de merkhouder een absoluut monopolie wordt toegekend waartegen men zich in een inbreukprocedure niet langer kan verweren, ondanks het feit dat het merk niet is gebruikt – en waarschijnlijk ook niet zal worden gebruikt – voor veel van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Deze zaak vormt derhalve een illustratie van de thans bestaande spanning tussen de verschillende belangen die met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht.

I.      Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen

6.        De merken van Sky waar het in deze zaak om gaat zijn: i) Uniebeeldmerk nr. 3166352, aangevraagd op 14 april 2003 en ingeschreven op 12 september 2012 („EU352”) voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 en 42; ii) Uniebeeldmerk nr. 3203619, aangevraagd op 30 april 2003 en ingeschreven op 6 september 2012 („EU619”) voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 en 42; iii) Uniewoordmerk SKY nr. 5298112, aangevraagd op 6 september 2006 en ingeschreven op 18 juni 2015 („EU112”) voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41; iv) Uniewoordmerk SKY nr. 6870992, aangevraagd op 18 april 2008 en ingeschreven op 8 augustus 2012 („EU992”) voor waren en diensten van de klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 en 35 tot en met 45, en v) in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven woordmerk SKY nr. 2500604, aangevraagd op 20 oktober 2008 en ingeschreven op 7 september 2012 („UK604”) voor waren en diensten van de klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 en 35 tot en met 45.

7.        Sky is een procedure gestart waarbij zij aanvoert dat SkyKick inbreuk heeft gemaakt op deze merken. Ter onderbouwing van haar vorderingen wegens merkinbreuk baseert Sky zich erop dat de merken zijn ingeschreven voor de volgende waren en diensten (hoewel niet ieder merk voor al deze waren en diensten is ingeschreven): i) software (klasse 9); ii) software geleverd van het internet (klasse 9); iii) software en telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en het internet mogelijk te maken (klasse 9); iv) dataopslagmiddelen (klasse 9); v) telecommunicatiediensten (klasse 38); vi) diensten op het gebied van e-mail (klasse 38); vii) internetportalen (klasse 38), en viii) computerdiensten voor het toegang krijgen tot en het opzoeken van informatie/gegevens via een computer of computernetwerk (klasse 38).

8.        Sky heeft veelvuldig gebruikgemaakt van het merk SKY voor een aantal waren en diensten, met name waren en diensten die verband houden met Sky’s kernactiviteiten i) televisie-uitzendingen, ii) telefonie en iii) breedbandverbindingen. SkyKick erkent dat SKY op die gebieden in november 2014 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een gevestigde naam was. Sky biedt echter geen waren of diensten op het gebied van e-mailmigratie of cloudback-up aan, en uit niets blijkt dat zij dit in de nabije toekomst van plan is.

9.        SkyKick voert aan dat elk van de merken (deels) nietig moet worden verklaard op grond dat zij zijn ingeschreven voor waren en diensten die niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn gespecificeerd.

10.      Volgens de verwijzende rechter werpt dit standpunt twee vragen op. De eerste vraag is of deze nietigheidsgrond tegen een ingeschreven merk kan worden aangevoerd.

11.      In het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), is vastgesteld [en ingevolge artikel 33, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001(4) is thans vereist] dat de aanvrager van een merk voldoende duidelijk en nauwkeurig de waren en diensten moet omschrijven waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Indien de aanvrager dat verzuimt, dienen de bevoegde autoriteiten de inschrijvingsaanvraag af te wijzen tenzij de omschrijving zodanig wordt gewijzigd dat deze voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

12.      Indien de aanvrager dit nalaat en de autoriteiten verzuimen ervoor te zorgen dat de aanvrager de onduidelijkheid of onnauwkeurigheid in de loop van het onderzoek van de aanvraag herstelt, heeft dit volgens de verwijzende rechter niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat het merk na inschrijving op die grond nietig kan worden verklaard. De in de verordening opgesomde nietigheidsgronden bevatten geen uitdrukkelijk vereiste dat de specificatie van waren en diensten in de aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk duidelijk en nauwkeurig is. Voor een nationaal merk is de situatie in wezen hetzelfde.

13.      De tweede vraag die volgens de verwijzende rechter rijst is of er, indien de bedoelde nietigheidsgrond kan worden aangevoerd, bezwaar mogelijk is tegen de specificaties van een van de merken.

14.      De verwijzende rechter is van oordeel dat de inschrijving van een merk voor „software” te ruim, ongerechtvaardigd en in strijd met het openbaar belang is. Hij wijst er echter ook op dat daaruit niet noodzakelijkerwijs volgt dat die term onduidelijk en onnauwkeurig is. Op het eerste gezicht lijkt de betekenis van deze term immers redelijk duidelijk en nauwkeurig. Hij is dus voldoende duidelijk en nauwkeurig om te kunnen bepalen of de waren van SkyKick daaronder vallen. Anderzijds vindt de verwijzende rechter het moeilijk te begrijpen waarom de redenering van de merkenbureaus die het European Trade Mark and Design Network (Europees netwerk voor merken en modellen; TMDN) vormen ten aanzien van „machines” van klasse 7, zoals uiteengezet in zijn gemeenschappelijke mededeling van 20 november 2013, niet evenzeer van toepassing is op „software”.(5)

15.      Bovendien vraagt de verwijzende rechter zich af of de geldigheid van de betrokken merken kan worden aangetast doordat de aanvrager ten tijde van indiening van de merkaanvragen te kwader trouw handelde.

16.      SkyKick stelt in het hoofdgeding dat de merken te kwader trouw zijn ingeschreven, omdat Sky niet voornemens was de merken te gebruiken voor alle in de respectieve specificaties aangeduide waren en diensten. SkyKick erkent dat Sky voornemens was de merken voor enkele van de aangeduide waren en diensten te gebruiken. Primair stelt SkyKick echter dat de merken in hun geheel nietig zijn. Subsidiair stelt SkyKick dat de merken nietig zijn voor zover de specificaties betrekking hebben op waren en diensten waarvoor Sky niet voornemens was de merken te gebruiken.

17.      De verwijzende rechter geeft aan dat de rechters in het Verenigd Koninkrijk, in vergelijking met de rechtspraak van de rechterlijke instanties van de Europese Unie, meer aandacht besteden aan het vereiste van het voornemen tot gebruik vanwege de rol die section 32, lid 3, van de United Kingdom Trade Marks Act 1994 (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk van 1994; hierna: „merkenwet van 1994”) speelt in het merkenstelsel van het Verenigd Koninkrijk.(6)

18.      De verwijzende rechter vraagt zich echter af of deze bepaling verenigbaar is met het Unierecht. Indien wordt geoordeeld dat dit zo is, dan heeft de verwijzende rechter ook twijfels over de draagwijdte van het vereiste van het voornemen om het merk te gebruiken.

19.      Derhalve heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1)      Kan een Uniemerk of een nationaal merk dat in een lidstaat is ingeschreven, geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard op grond dat enkele of alle bewoordingen in de specificatie van waren en diensten niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die bewoordingen kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?

2)      In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag: is een term zoals ‚software’ te algemeen en omvat deze waren die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk, zodat deze term niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die term kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?

3)      Kan een eenvoudige aanvraag tot inschrijving van een merk, zonder voornemen dit merk te gebruiken voor de aangeduide waren of diensten, een aanvraag te kwader trouw vormen?

4)      In geval van een bevestigend antwoord op de derde vraag: kan worden geconcludeerd dat de aanvrager de aanvraag deels te goeder trouw en deels te kwader trouw heeft ingediend, indien en voor zover de aanvrager het voornemen had het merk te gebruiken voor enkele van de aangeduide waren of diensten, maar niet het voornemen had het merk te gebruiken voor de overige aangeduide waren of diensten?

5)      Is section 32, lid 3, van de [merkenwet van 1994] verenigbaar met richtlijn (EU) 2015/2436^[(7)^] en haar voorgangers?”

II.    Analyse

20.      Sky, SkyKick, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Poolse en de Slowaakse regering en de Europese Commissie hebben bij het Hof schriftelijke opmerkingen ingediend. Alle partijen waren ter terechtzitting aanwezig, met uitzondering van de Hongaarse, de Poolse, de Slowaakse en de Finse regering.

A.      Eerste en tweede prejudiciële vraag

1.      Samenvatting van de argumenten van partijen

21.      Sky is van mening dat het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid dat voortvloeit uit het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), uitsluitend speelt bij de inschrijvingsaanvraag. De enige mogelijke sanctie wegens niet-naleving van dat vereiste is dan ook een ambtshalve genomen maatregel van de autoriteiten om ervoor te zorgen dat die aanvraag niet leidt tot inschrijving van een merk voor waren en diensten die zijn aangeduid met bewoordingen die duidelijk noch nauwkeurig zijn. Sky voert aan dat de gronden voor weigering en nietigverklaring in het nationale recht en het Unierecht uitputtend zijn omschreven en dat het vereiste van een duidelijke en nauwkeurige specificatie niet in die gronden is opgenomen. Bovendien heeft het Hof in de arresten van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, punten 29 en 30), en 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punt 38), geoordeeld dat het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid zoals dat voortvloeit uit het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), niet voor reeds ingeschreven merken kan worden aangevoerd. Sky stelt voor de tweede vraag ontkennend te beantwoorden daar termen zoals „software”, waarop de vordering wegens inbreuk van het ingeschreven merk is gebaseerd, de praktijktoets van duidelijkheid en nauwkeurigheid doorstaan.

22.      SkyKick stelt voor de eerste vraag bevestigend te beantwoorden. Anders zouden ondernemingen zoals SkyKick in de praktijk geen mogelijkheid tot verhaal hebben in een tegen hen ingestelde inbreukprocedure waarin een merkhouder zich baseert op een term die in strijd met het Unierechtelijke vereiste onduidelijk en onnauwkeurig is. Het Hof heeft dan ook duidelijk gemaakt dat richtlijn 2008/95/EG(8) [en naar analogie daarvan verordening (EG) nr. 207/2009(9)] vereist dat specificaties duidelijk en nauwkeurig zijn. Het Hof is echter niet uitdrukkelijk ingegaan op de gevolgen van situaties waarin de specificatie van een ingeschreven merk niet aan deze vereisten voldoet. Indien Sky gelijk zou hebben, zou het belang van het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), in de praktijk zeer beperkt zijn.

23.      Volgens SkyKick kan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden afgeleid uit artikel 4, artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 8 van verordening 2017/1001 en uit de artikelen 3, 4 en 5 van richtlijn 2015/2436, gelezen in het licht van het arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748). Zij voert aan dat het opmerkelijk is dat het Hof zelf in zijn arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, punten 43‑45), verwijst naar deze bepalingen en het feit dat zij gronden voor weigering of nietigverklaring vormen.

24.      SkyKick betoogt in wezen dat de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zij stelt dat onnauwkeurigheid als gevolg van het algemene karakter van een term en de toepassing ervan op uiteenlopende soorten waren en diensten valt onder het gebrek zoals vastgesteld in het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).

25.      De regering van het Verenigd Koninkrijk, de Franse, de Hongaarse, de Poolse, de Slowaakse en de Finse regering stellen voor de eerste vraag ontkennend te beantwoorden, daar de gronden voor weigering van inschrijving uitputtend zijn opgesomd en er nergens in de wetgeving uitdrukkelijk wordt vereist dat de specificatie van waren en diensten duidelijk en nauwkeurig is. Bovendien blijkt uit de rechtspraak (punt 21 van deze conclusie) dat het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid enkel in de fase van inschrijving van een merk geldt.

26.      De regering van het Verenigd Koninkrijk en de Finse regering vinden het niet nodig de tweede vraag te beantwoorden, gelet op het antwoord dat zij op de eerste vraag voorstellen.

27.      De Hongaarse, de Franse, de Poolse en de Slowaakse regering betogen in wezen dat de term „software” niet te algemeen is en geen waren aanduidt die te sterk uiteenlopen om te kunnen identificeren op welke waren en diensten de inschrijving betrekking heeft.

28.      De Commissie betoogt in wezen, naar analogie van de argumentatie van de interveniërende regeringen, dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord. De Commissie voegt hieraan toe dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen gebaseerd is op de relatie tussen een „teken” en „waren of diensten” en niet op de nauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de specificatie van die waren of diensten.(10) Indien de specificatie van waren vaag is, wordt deze ten nadele van de merkhouder uitgelegd en luidt de conclusie dat het merk geen onderscheidend vermogen bezit. Gelet op het antwoord op de eerste vraag betoogt de Commissie dat het niet nodig is de tweede vraag te beantwoorden. Zij is evenwel van mening dat de gemeenschappelijke mededeling ratione temporis niet op de litigieuze merken van toepassing is.

2.      Beoordeling

29.      Met zijn eerste en tweede vraag, die tezamen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de bewoordingen van de specificatie van de waren en diensten waarop een merk betrekking heeft, een grond tot nietigverklaring van een ingeschreven merk kunnen zijn. In geval van een bevestigend antwoord wenst hij te vernemen of de term „software”, waarom het gaat in het hoofdgeding, voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die term kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming.

30.      Desalniettemin ben ik van mening dat het Hof de tweede vraag ook moet beantwoorden als de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, en wel omdat er moet worden onderzocht of de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de specificatie van de waren en diensten waarop de inschrijving van een merk betrekking heeft, in verband kunnen worden gebracht met een van de nietigheidsgronden waarin de toepasselijke Uniewetgeving uitdrukkelijk voorziet.

31.      Alvorens ik de vragen ten gronde bespreek, wens ik op te merken dat de verwijzende rechter bij zijn beoordeling zal moeten bepalen welk specifiek Uniewetgevingskader ratione temporis van toepassing is, aangezien hij in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing helaas niet specifiek heeft verwezen naar een bepaalde handeling.

32.      De procedure betreft enerzijds Uniemerken en anderzijds een nationaal merk in de periode van 2003 tot 2018. De aard van de vordering in het hoofdgeding (inbreuk) en de eis in reconventie tot nietigverklaring leiden er tezamen toe dat meer dan één verordening en richtlijn in het acquis van het merkenrecht van de Unie op de procedure van toepassing kunnen zijn.

33.      Zoals de Commissie heeft opgemerkt, is de datum waarop de inschrijvingsaanvraag is ingediend de datum die van belang is voor de beoordeling van de eis in reconventie in een inbreukprocedure. Verzoeksters hebben de aanvragen voor de merken in de periode tussen 14 april 2003 en 20 oktober 2008 ingediend. Voor de Uniemerken houdt dit in dat verordening (EG) nr. 40/94(11) (en niet verordening nr. 207/2009) relevant is, en voor het nationale merk geldt richtlijn 89/104/EEG(12) (en niet richtlijn 2015/2436).

34.      Wat de vordering wegens merkinbreuk betreft, heeft de procedure voor de betrokken Uniemerken betrekking op tijdvakken die onder verordening nr. 207/2009 vallen; voor het nationale merk is richtlijn 2008/95 relevant.

35.      Hieruit volgt dat, onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, voor de Uniemerken verordening nr. 207/2009 van toepassing is op de inbreuk en verordening nr. 40/94 van toepassing is op de inschrijvingsaanvraag; voor het nationale merk is richtlijn 2008/95 op de inbreuk van toepassing en richtlijn 89/104 op de inschrijvingsaanvraag.

36.      Gemakshalve volstaat het dat deze conclusie in eerste instantie ingaat op de bepalingen van richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94, mede omdat er voor de onderhavige zaak geen inhoudelijke verschillen bestaan tussen de relevante bepalingen van de vroegere verordening nr. 40/94 en haar opvolger, verordening nr. 207/2009, hoewel de nummering van de artikelen deels is gewijzigd; hetzelfde geldt voor richtlijn 89/104 en richtlijn 2008/95.(13)

a)      Het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid behoort niet tot de nietigheidsgronden waarin de Uniewetgeving uitputtend voorziet

37.      Met de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht te verduidelijken wat de strekking is van de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). De verwijzende rechter vraagt in het bijzonder welke gevolgen uit die rechtspraak moeten worden getrokken wanneer een ingeschreven merk niet voldoet aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

38.      Ik ben tot de conclusie gekomen – en onder alle interveniërende lidstaten en de Commissie bestaat hierover brede consensus – dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord.

39.      De reden hiervoor ligt voor de hand: nergens in de toepasselijke wetgeving staat te lezen dat een ingeschreven merk nietig kan worden verklaard op grond dat enkele of alle bewoordingen in de specificatie van waren of diensten onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.

40.      De onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de voorstelling van het teken vormen weliswaar een nietigheidsgrond krachtens artikel 3, lid 1, onder a), van richtlijn 89/104 (en richtlijn 2008/95) en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94, maar dit neemt niet weg dat dit niet het geval is wat de specificatie van waren en diensten betreft. Elke andere uitlegging zou artikel 2 van richtlijn 89/104 en artikel 4 van voornoemde verordening een groot deel van hun nuttige werking ontnemen.

41.      Wat nationale merken aangaat, voorziet artikel 3 van richtlijn 89/104 (gronden voor weigering of nietigheid) eenvoudigweg niet in een specifieke nietigheidsgrond op basis van onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de specificatie van de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft. De verwijzende rechter heeft dit reeds erkend (zie punt 159 van het arrest in het hoofdgeding).

42.      Ook in de rechtspraak wordt benadrukt dat „[z]oals blijkt uit de zevende overweging van de considerans, […] de richtlijn een uitputtende regeling [bevat] van de gronden voor weigering of nietigverklaring van de inschrijving van het recht op een merk zelf”.(14) Uit de rechtspraak wordt met betrekking tot richtlijn 2008/95, die richtlijn 89/104 heeft gecodificeerd, ook duidelijk dat deze richtlijn „de lidstaten [verbiedt] om andere weigerings- of nietigheidsgronden in te voeren dan die welke zijn opgenomen in deze richtlijn”.(15)

43.      Aangezien onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de bewoordingen die worden gebruikt voor de specificatie van de waren en diensten waarop de inschrijving van een nationaal merk betrekking heeft, niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in artikel 3 van richtlijn 89/104, kan dit vereiste dus niet worden aangemerkt als een bijkomende nietigheidsgrond naast de in dat artikel genoemde gronden.

44.      Ook moet er met betrekking tot Uniemerken op worden gewezen dat noch de opsomming van de absolute nietigheidsgronden in artikel 51 van verordening nr. 40/94, noch artikel 7 van die verordening, waarnaar artikel 51 verwijst, een nietigheidsgrond bevat die verband houdt met de onduidelijkheid of onnauwkeurigheid van bewoordingen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarop de inschrijving van een Uniemerk betrekking heeft.

45.      Volgens artikel 96 van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Reconventionele vordering”, „[kan] [d]e reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring […] slechts steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor vervallen- of nietigverklaring”.

46.      De in punt 42 van deze conclusie aangehaalde rechtspraak geldt uiteraard ook voor de Uniemerkverordeningen en Uniemerken.

47.      Hieruit volgt dat de opsomming van absolute nietigheidsgronden in artikel 51 van verordening nr. 40/94 uitputtend is en dat onduidelijkheid en onnauwkeurigheid in de specificatie van de waren en diensten waarop de inschrijving van een Uniemerk betrekking heeft, niet kunnen worden aangemerkt als een bijkomende nietigheidsgrond naast de gronden waarin de Uniewetgever in die verordening heeft voorzien.

48.      Ik vind ook dat kwesties zoals onduidelijkheid en onnauwkeurigheid belangrijk zijn in het merkenrecht, maar zij moeten door de bevoegde merkenbureaus worden onderzocht op het moment dat deze een aanvraag tot inschrijving van een merk behandelen.

49.      Hoewel bestaande inschrijvingen die niet voldoen aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid, niet op deze grond nietig kunnen worden verklaard, heeft dit gebrek wel gevolgen voor de omvang van de bescherming van het ingeschreven merk.

50.      Bovenstaande overweging wordt gestaafd door een systemische analyse van het wetgevingskader van de Unie. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kan men zich afvragen waarom de wetgever heeft besloten dat onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de voorstelling van het teken een nietigheidsgrond vormen, terwijl dat niet geldt voor de specificatie van waren en diensten. De reden hiervoor is dat de voorstelling van het teken om redenen van rechtszekerheid in beginsel (op enkele zeer kleine uitzonderingen na) niet kan worden gewijzigd zodra de merkaanvraag is ingediend. Derhalve kan de vaststelling dat het teken is aangevraagd of ingeschreven in strijd met artikel 3, lid 1, onder a), van richtlijn 89/104 of artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94, achteraf niet ongedaan worden gemaakt. Weigering (vóór inschrijving) of doorhaling (na inschrijving) zijn in die omstandigheden de enige opties.

51.      Daarentegen kan de specificatie van waren en diensten overeenkomstig verordening nr. 40/94 altijd worden beperkt of kan daarvan gedeeltelijk afstand worden gedaan (de houder kan de lijst van waren en diensten achteraf nader specificeren en beperken, maar nooit uitbreiden, en kan dus een eventuele onduidelijkheid of onnauwkeurigheid ongedaan maken). Een eventuele onduidelijkheid of onnauwkeurigheid in de specificatie van waren en diensten kan derhalve vóór of na inschrijving worden hersteld. Richtlijn 89/104 biedt de lidstaten daartoe procedurele autonomie.

b)      Kan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid in verband worden gebracht met een nietigheidsgrond waarin de Uniewetgeving voorziet?

52.      Thans moet worden onderzocht of onduidelijkheid en onnauwkeurigheid in de specificatie van de waren en diensten waarop de inschrijving van een merk betrekking heeft, in verband kunnen worden gebracht met één van de nietigheidsgronden waarin de toepasselijke Uniewetgeving uitputtend voorziet.

53.      SkyKick voert in dit verband twee mogelijkheden aan.

54.      Ten eerste betoogt zij dat in het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), weliswaar niet wordt aangeduid waar precies in de tekst van de toepasselijke richtlijnen en verordeningen de woorden zijn geïmpliceerd waarin de in die zaak bedoelde impliciete voorwaarde van duidelijkheid in de specificatie tot uitdrukking komt, maar dat daarin wel zeer duidelijk wordt geconstateerd dat duidelijkheid een impliciet vereiste is voor inschrijving van een merk, en dus voor de geldigheid ervan, en een voorwaarde vormt voor inschrijving. Een logische plaats voor die implicatie is als impliciete voorwaarde in artikel 2 juncto artikel 3, lid 1, onder a), van richtlijn 89/104 (voor nationale merken) en in artikel 4 juncto artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 (voor Uniemerken).

55.      In het arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, punten 51 en 52), heeft het Hof met betrekking tot de grafische voorstelling van tekens geoordeeld dat „de marktdeelnemers […] zich ervan [moeten] kunnen vergewissen welke inschrijvingen precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en […] aldus relevante informatie over de rechten van derden [moeten] kunnen ontvangen” en dat „[w]illen degenen die dit register gebruiken, uit de inschrijving van een merk de precieze aard van het merk kunnen afleiden, […] de grafische voorstelling in het register als zodanig volledig […], gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk [moet zijn].”

56.      SkyKick betoogt dat hetzelfde moet gelden voor het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid in de specificatie van de waren en diensten waarop de inschrijving betrekking heeft.

57.      Het zij voldoende om op te merken dat, zoals alle partijen, op SkyKick na, in wezen hebben betoogd, de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), ondanks de krachtige taal van het Hof niet zonder meer aldus kan worden uitgelegd dat daarbij een nieuwe nietigheidsgrond wordt ingevoerd, met name omdat de wetgeving zelf zo duidelijk bepaalt dat de opsomming van nietigheidsgronden uitputtend is.

58.      Ik ben (net als de Commissie) van mening dat het Hof, door in het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), een parallel te trekken met het arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), bijzonder zorgvuldig heeft gepreciseerd dat het op tekens toegepaste vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid tot doel had het voorwerp van de bescherming te bepalen teneinde de omvang van de gevraagde bescherming te bepalen.(16) De inschrijving van een teken als merk moet steeds voor bepaalde waren of diensten worden aangevraagd. Hoewel het vereiste van grafische voorstelling inzonderheid ten doel heeft het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk verleent(17), wordt de omvang van deze bescherming bepaald door de aard en het aantal van de in deze aanvraag omschreven waren en diensten. Uit het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), blijkt dus dat dit slechts een grond is om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een merk en dat dit arrest geen grondslag biedt voor een vordering tot nietigverklaring nadat het merk is ingeschreven. Over de gevolgen van de inschrijving van een merk dat niet voldoet aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid, heeft het Hof geen uitspraak gedaan.

59.      Ten tweede voert SkyKick aan dat dit vereiste ook zou kunnen vallen onder de grond voor weigering of nietigheid van merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, zoals bepaald in artikel 3, lid 1, onder f), van richtlijn 89/104 en artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 40/94.

60.      Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit in casu het geval is, en zoals ik hierna (in punt 79 van deze conclusie) zal toelichten ben ik het met de verwijzende rechter eens dat de inschrijving van een merk voor „software” ongerechtvaardigd en in strijd met het openbaar belang is.

61.      Uit de rechtspraak kan ook worden afgeleid dat een merk dat niet voldoet aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid, in strijd is met de openbare orde (zie met name arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punten 46‑48).

62.      Als inschrijving van een merk bovendien te gemakkelijk kan worden verkregen en/of te breed is, zullen er voor derden steeds grotere toetredingsdrempels worden opgeworpen, aangezien het aanbod van geschikte merken wordt beperkt, ontstaan er hogere kosten, die aan de consument kunnen worden doorberekend, en treedt er erosie op van het publieke domein (zie punt 95 van deze conclusie).

63.      In de eerste plaats merk ik op dat het Hof in het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), uitdrukkelijk heeft overwogen dat ruime bewoordingen die op uiteenlopende waren en diensten van toepassing kunnen zijn, onduidelijk en onnauwkeurig zijn. In de tweede plaats leiden al te algemene bewoordingen, zoals SkyKick heeft opgemerkt, er zonder meer toe dat de openbare orde in het gedrang kan komen, net als bij andere vormen van vaag en onnauwkeurig taalgebruik. In overweging 28 van verordening 2017/1001 wordt dit punt betreffende de openbare orde duidelijk onder woorden gebracht. In de derde plaats is het toestaan van inschrijvingen van dergelijke ruim omschreven waren en diensten niet verenigbaar met de wezenlijke functie van het merk zoals verwoord in het arrest van 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 28).

64.      De verwijzende rechter concludeerde dat hij, ervan uitgaande dat de merken rechtsgeldig betrekking hebben op de betrokken waren en diensten, niet anders zou kunnen dan vaststellen dat er sprake was van merkinbreuk op basis van een vergelijking tussen de zeer ruim omschreven waren en diensten waarvoor Sky een merkinschrijving had verkregen (ongeacht het daadwerkelijke gebruik door Sky van die merken voor die waren en diensten en de bekendheid van Sky in verband daarmee; zoals we later zullen zien, kunnen we spreken van merken die worden gebruikt voor „een enorm en zeer gevarieerd assortiment van producten”) en de waren en diensten van SkyKick. De verwijzende rechter zat duidelijk met deze conclusie in zijn maag.

65.      Met betrekking tot de omvang van het assortiment waren en diensten die in de merkaanvragen zijn omschreven, heeft de verwijzende rechter feitelijke vaststellingen gedaan (zie punt 4 van de verwijzingsbeslissing): zo was Sky, op de data waarop zij haar Uniemerkaanvragen heeft ingediend, niet voornemens haar Uniemerken te gebruiken voor alle waren en diensten waarop de specificaties betrekking hadden (zie punt 250 van het arrest in het hoofdgeding). De krachtens section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994 afgelegde verklaring van Sky betreffende het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk dat zij het merk gebruikte (of voornemens was dit te gebruiken) voor waren/diensten waarvoor zij merkbescherming verlangde, was ten dele in strijd met de waarheid (zie punt 254 van het arrest in het hoofdgeding).

66.      Daarnaast omvatten de specificaties ook waren/diensten waarvoor Sky geen redelijke commerciële redenen had om een merkinschrijving te wensen. Na bestudering van al het bewijsmateriaal en na de zitting oordeelde de rechter die de zaak in het hoofdgeding heeft behandeld: „Ik kan niet anders dan concluderen dat de reden waarom deze waren en diensten in de specificatie zijn opgenomen, Sky’s strategie was om een zeer ruime merkbescherming na te streven, ongeacht of dat commercieel gerechtvaardigd was” (zie punt 250 van het arrest in het hoofdgeding). De specificaties zijn, bijvoorbeeld, zeer ruim voor de aanvraag voor EU112 (2 836 woorden), EU992 (8 127 woorden) en UK604 (8 255 woorden) (zie punt 4 van de verwijzingsbeslissing). De getuige van Sky was vaak niet in staat te verklaren dat Sky op enige wijze voornemens was de merken te gebruiken voor bepaalde waren en diensten waarop de specificaties betrekking hebben (zie punt 246 van het arrest in het hoofdgeding).

67.      In dit verband benadruk ik dat de verwijzende rechter de verschillende categorieën heeft onderzocht en op basis daarvan conclusies heeft getrokken, getuigen heeft gehoord en de feiten heeft vastgesteld, hetgeen inderdaad het soort onderzoek is dat moet worden verricht in een geval als in casu.

68.      Ik ben van mening dat gebruik weliswaar geen noodzakelijke voorwaarde is voor inschrijving van een merk, maar dat het hele merkenstelsel uiteindelijk slechts werkt als er vroeg of laat sprake is van (een vorm van) gebruik.

69.      In dit verband wil ik overweging 9 van richtlijn 2008/95 en overweging 10 van verordening nr. 207/2009 in herinnering brengen.

70.      Het Hof heeft geoordeeld(18) dat uit die overwegingen blijkt „dat het de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met respectievelijk een nationaal merk en een [Uniemerk] zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. […] [E]en merk dat niet wordt gebruikt, [kan] de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt [Unie]merk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken.” Die uiteenzetting heeft weliswaar betrekking op de bedoeling om een merk vervallen te verklaren nadat het vijf jaar niet is gebruikt, maar de daarin verwoorde zienswijze geldt voor het vereiste van gebruik gedurende de levensduur van een merk en derhalve vormt de bezorgdheid over de vervuiling van het register een verdere ondersteuning voor de behoefte aan grotere nauwkeurigheid.(19) Het Hof heeft eerder geoordeeld dat het merkenregister „adequaat en nauwkeurig” moet zijn.(20) Een vervuild register leidt immers tot een verstoring van het evenwicht tussen het „intellectuele-eigendomscompromis” en het openbaar belang, hetgeen vereist dat diegenen die bescherming wensen duidelijk specificeren wat zij rechtsgeldig wensen te beschermen.(21)

71.      Ik merk ook op dat de nieuwe richtlijn 2015/2436 nog krachtiger is geformuleerd. Overwegingen 31 en 32 van de richtlijn luiden als volgt: „[m]erken voldoen alleen aan hun doelstelling dat zij waren of diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een gebruiksvoorwaarde is ook noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom is het van essentieel belang te bepalen dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of, indien het niet binnen vijf jaar vanaf de datum van voltooiing van de inschrijvingsprocedure daarvoor wordt gebruikt, dat het mogelijk dient te zijn het vervallen te verklaren” (cursivering van mij) en derhalve „moet een ingeschreven merk slechts worden beschermd voor zover het daadwerkelijk wordt gebruikt”. Er is immers geen enkele reden om een Uniemerk te beschermen tenzij het daadwerkelijk wordt gebruikt.(22)

72.      Indien bewoordingen die niet van toepassing zijn toch in het register worden opgenomen hoewel zij vaag en onduidelijk zijn, zal dit ook een afschrikwekkend effect hebben op concurrenten die overwegen de markt te betreden(23), voor zover een onderneming zoals Sky een grotere speler op de markt lijkt te zijn dan zij in werkelijkheid is.

73.      Kort samengevat was Sky in drie verschillende opzichten niet voornemens de merken te gebruiken voor waren en diensten waarop de inschrijvingen betrekking hadden (zie punt 251 van het arrest in het hoofdgeding): i) de specificaties omvatten specifiek genoemde waren en diensten waarvoor Sky in het geheel niet voornemens was de merken te gebruiken, zoals „bleekmiddelen”, „isolatiematerialen” en „zwepen”; ii) de specificaties omvatten categorieën van waren en diensten die zo breed zijn dat Sky niet voornemens was de merken voor het gehele spectrum van de categorie te gebruiken: het modelvoorbeeld is „software”, maar er zijn ook andere voorbeelden zoals „telecommunicatie/telecommunicatiediensten” in alle vijf inschrijvingen, en iii) de specificaties waren bedoeld om alle waren/diensten in de betreffende klassen te bestrijken (bijvoorbeeld alle soorten software die onder klasse 9 zouden vallen, los van het feit dat Sky niet alle soorten software leverde en dat ook nooit zou kunnen), maar Sky wilde alle waren van klasse 9 afdekken. In die klasse zijn honderden verschillende waren opgenomen, variërend van elektrische deurbellen tot eierwekkers en van brandalarmen tot draden van metaallegeringen. Sky heeft de merken (en andere merken waarvan zij houder is) gebruikt om zich te verzetten tegen delen van merkaanvragen van derden die betrekking hebben op waren en diensten waarvoor Sky niet voornemens was de merken te gebruiken (zie punt 255 van het arrest in het hoofdgeding).

74.      De term „software” is enerzijds duidelijk (hij omvat computercode), maar anderzijds is deze term zonder twijfel onnauwkeurig in de zin dat hij ziet op waren die naar hun functie en toepassingsgebied te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de functie van een merk.

75.      Zoals het Hof in het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, punt 54), heeft geoordeeld, „[zijn] [b]epaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, […] voldoende duidelijk en nauwkeurig […], [terwijl andere] niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk” (cursivering van mij).

76.      Dat is in casu precies de situatie waarmee wij ons geconfronteerd zien. Ik ben het met de verwijzende rechter eens dat de inschrijving van een merk voor „software” te ruim is om de door rechter Laddie in het arrest Mercury/Mercury(24) genoemde redenen, die zo’n 25 jaar later des te meer klemmen nu software in vergelijking met 1995 veel verder in de samenleving is doorgedrongen.

77.      In dat arrest heeft rechter Laddie geoordeeld dat „verweerder [aanvoert] dat de inschrijving van verzoeker op basis van de huidige bewoordingen leidt tot een monopolie van het merk (en merken die daarmee een verwarrende gelijkenis vertonen) in het geval dit wordt gebruikt voor een enorm en zeer gevarieerd assortiment van waren, waaronder waren waarbij verzoeker geen gerechtvaardigd belang kan hebben. Tijdens de debatten heb ik [verzoeker] uitgelegd dat de inschrijving van een merk voor ‚software’ betrekking zou hebben op alle reeksen opgenomen digitale instructies die worden gebruikt voor het besturen van alle soorten computers. Niet alleen het soort producten van verzoeker zou hieronder vallen, maar ook gamesoftware, boekhoudsoftware, software voor het ontwerpen van genealogische tabellen, software voor medisch-diagnostische doeleinden, software voor het besturen van computers in satellieten en software in de computers die de Londense metro draaiende houden. Ik denk dat verzoeker uiteindelijk heeft erkend dat enkele van die producten zo ver af lagen van de producten die hij op de markt bracht en waarbij hij een belang had, dat het wellicht wenselijk zou zijn de inschrijving te beperken teneinde enkele meer esoterische producten uit te sluiten. Hoe het ook zij, of dit wel of niet erkend is, ik vind het een sterk argument dat de inschrijving van een merk voor ‚software’ zonder meer normaliter te ruim is. Mijns inziens wordt een stuk software niet gekenmerkt door het medium waarop het is vastgelegd of door het feit dat het een computer bestuurt of door de verkoopkanalen die het passeert, maar wel door de functie van die software. Software die een computer in staat stelt als een vluchtsimulator te functioneren is een heel ander product dan software die het bijvoorbeeld mogelijk maakt dat een computer optische tekst leest of een chemische fabriek ontwerpt. In mijn ogen is het absoluut onwenselijk dat een marktdeelnemer die belang heeft bij één bepaald gebied van software, door inschrijving een wettelijk monopolie voor onbepaalde duur verkrijgt op alle soorten software, waaronder alle software die ver af ligt van zijn eigen commerciële belang.”

78.      In dit verband merkt SkyKick terecht op dat in de hedendaagse samenleving een nagenoeg onbeperkte waaier van „smart”-producten software bevatten of daarmee worden geleverd: spelconsoles, e-boeken, huishoudapparaten, speelgoed, televisies, klokken enz. (laat staan applicaties zoals de software voor de besturing van de Large Hadron Collider). Die bevatten allemaal software, maar zijn toch totaal verschillende soorten producten. Het merkenrecht van de Unie heeft per slot van rekening niet tot doel een leverancier van een slimme koelkast wegens merkinbreuk te beboeten omdat hij dezelfde producten – software – levert als de leverancier van een platform voor de handel in effecten.

79.      Kortom, naar mijn mening is inschrijving van een merk voor „software” ongerechtvaardigd en in strijd met het openbaar belang, omdat het de houder een immens breed monopolie verleent dat door geen enkel legitiem commercieel belang van de houder kan worden gerechtvaardigd.

80.      Zoals de verwijzende rechter heeft verklaard, is het opvallend dat bovenstaand standpunt ook wordt erkend in de beslissingspraktijk van het United States Patent and Trademark Office (octrooi- en merkenbureau van de Verenigde Staten; USPTO) en in zijn Trademark Manual of Examining Procedure (handboek voor merkonderzoek; TMEP) (in het merkenstelsel van de Verenigde Staten is een aanvraag voor „software” als zodanig niet toegestaan, maar moet de aanvrager, omwille van de nauwkeurigheid, ook het type/doel van de software en het toepassingsgebied ervan specificeren).(25) Op 21 juni 2012 heeft de onderzoeker van het USPTO bezwaar gemaakt tegen de termen „software” en „computerdiensten”: „de term ‚computerdiensten’ […] is onduidelijk en moet worden toegelicht omdat het doel ervan moet worden genoemd […]. Bij de omschrijving van software moet het doel of de functie van de software worden gespecificeerd.”

81.      Ik ben het met de verwijzende rechter ook eens dat moeilijk valt in te zien waarom de redenering van het TMDN met betrekking tot „machines” van klasse 7 niet evenzeer van toepassing is op „software” (zie voetnoot 5 van deze conclusie), „telecommunicatiediensten” (zie punt 163 van het arrest in het hoofdgeding) of zelfs „financiële diensten”(26).

c)      Welke criteria zijn relevant voor de bepaling of een term voldoende duidelijk en nauwkeurig is?

82.      Ik ben tot de conclusie gekomen dat het vertrekpunt voor de analyse welke criteria relevant zijn voor de bepaling van duidelijkheid en nauwkeurigheid, ligt in reeds bestaande rechtspraak van de rechterlijke instanties van de Unie waarin uitspraak is gedaan over de vraag of aan het vereiste van „gebruik” is voldaan voor enkele, maar niet alle, waren of diensten. Zoals in de rechtsleer is gesuggereerd(27), is dit belangrijk omdat daarmee wordt verklaard hoe de niet-gebruikte delen van een merk worden afgesplitst van de delen die wel worden gebruikt. Daarmee wordt de mate van specificiteit omschreven die idealiter voor een geldig merk vereist zou zijn en wordt in elk geval de vereiste mate van nauwkeurigheid na vijf jaar aangegeven.

83.      Tot dusver heeft alleen het Gerecht de gelegenheid gehad zich op dit punt uit te spreken. In het arrest van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM – Aladin (ALADIN) (T‑126/03, EU:T:2005:288; geen hogere voorziening ingesteld)(28), heeft het Gerecht uiteengezet wat de fundamentele benadering is voor gedeeltelijk gebruik van waren of diensten. Het heeft de twee factoren benoemd die een rol spelen bij de mate van gebruik. Indien een merk voor slechts enkele waren of diensten is gebruikt, kan het niet worden geacht te zijn gebruikt voor alle waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (punt 44 van dat arrest). Mijns inziens is deze benadering correct voor zover zij bepaalde waren in categorieën en subcategorieën in aanmerking neemt. Gebruik in een categorie is voldoende om de volledige categorie in stand te houden, indien deze categorie alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld in voldoende onderscheiden subcategorieën (punten 45 en 46).(29) Het is derhalve noodzakelijk om te bepalen of een categorie al dan niet zelfstandige subcategorieën omvat zodat er kan worden geoordeeld of het gebruik slechts voor die subcategorie van waren en diensten is aangetoond dan wel, indien er geen onderverdeling mogelijk is, voor de volledige categorie kan worden vastgesteld.(30)

84.      Derhalve geef ik het Hof in overweging te oordelen dat het voornemen tot gebruik van een merk het spiegelbeeld is van de vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk.(31)

85.      Een dergelijke benadering is zowat elf jaar geleden reeds door de Commissie voorgesteld in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 31 en 32)(32), toen zij stelde dat het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in het kader van de inschrijving van een teken als merk moet verifiëren of dat merk wordt aangevraagd met het oogmerk om het daadwerkelijk te gebruiken. Ingeval het EUIPO evenwel een teken inschrijft als merk dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt gebruikt, kunnen derden krachtens artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 binnen een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvrager ten tijde van de inschrijving van dit teken als merk te kwader trouw was en kunnen zij op die grond nietigverklaring van dit merk vorderen. Als relevante criteria voor de vaststelling of een aanvrager te kwader trouw is, vermeldt de Commissie het gedrag van de aanvrager op de markt, het gedrag van andere marktdeelnemers ten aanzien van het aangevraagde teken, het feit dat de aanvrager op het tijdstip van de indiening van zijn aanvraag over een scala aan merken beschikt, alsook alle andere omstandigheden die het concrete geval kenmerken.

86.      Deze benadering is redelijk voor zover „[e]en rechter moet oordelen dat, zo het voornemen tot gebruik van een merk op de datum van indiening van de aanvraag niet voldoende is om vijf jaar later een vordering tot vervallenverklaring met succes te betwisten, de aanvraag te kwader trouw was gedaan. Bij het onderzoek zou er niets veranderen, het merkenbureau zou nog steeds niet verplicht zijn te bepalen of er bij de indiening van de aanvraag een voornemen tot gebruik was, […] integendeel, het zou aan derden zijn om een vordering tot nietigverklaring van het merk in te stellen nadat het is toegekend [of bij een merkenbureau oppositie in te stellen wanneer absolute gronden kunnen worden aangevoerd]. […] In de praktijk zou dit (doorgaans) betekenen dat nietigverklaring uitsluitend wordt gevorderd wanneer een derde het niet-gebruikte merk feitelijk wenst te gebruiken [– zoals in het hoofdgeding –]; anders blijven de niet-gebruikte merken (waaronder de merken die niemand ooit voornemens is te gebruiken) gewoon in het register staan (zoals nu het geval is)”.(33)

B.      Derde prejudiciële vraag

1.      Samenvatting van de argumenten van partijen

87.      Sky betoogt dat voor een in een lidstaat of in de Unie ingeschreven merk geen andere vereisten in verband met het gebruik bestaan dan de in de toepasselijke Uniewetgeving specifiek vastgestelde vereisten, die geheel objectief moeten worden beoordeeld in het kader van een verzoek inter partes tot oplegging van sancties dat wordt gedaan na afloop van een ononderbroken periode van vijf jaar waarin het merk niet is gebruikt. De toepassing van sancties wegens niet-gebruik is niet afhankelijk van het bestaan van een subjectieve bedoeling van de merkhouder. Sky voegt hieraan toe dat het niet toelaatbaar is een regel vast te stellen of toe te passen die ertoe strekt dat aan de bescherming van merken door inschrijving de voorwaarde wordt verbonden of ooit verbonden is geweest dat er op de datum van de inschrijvingsaanvraag sprake is van een expliciete of impliciete „verklaring van een voornemen tot gebruik van het merk”, hetzij op het niveau van de lidstaat, hetzij op het niveau van de Unie. Het Verenigd Koninkrijk mag niet een eigen andere regel vaststellen of toepassen op grond van zijn kennisgeving overeenkomstig regel 7, lid 2, van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid.(34) Het is niet toelaatbaar een regel vast te stellen of toe te passen die ertoe strekt dat het bestaan van kwade trouw zonder meer kan worden gelijkgesteld met het ontbreken van een voornemen om een merk te gebruiken voor waren of diensten waarvoor in een lidstaat of op Unieniveau een aanvraag tot inschrijving van dat merk is ingediend.

88.      SkyKick betoogt in wezen dat de derde vraag bevestigend moet worden beantwoord, voor zover Sky te kwader trouw heeft gehandeld.

89.      De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt voor de derde en de vierde vraag gezamenlijk en bevestigend te beantwoorden.

90.      Volgens de Franse regering moeten de derde, de vierde en de vijfde vraag tezamen worden behandeld en ontkennend worden beantwoord. In het bijzonder voert zij aan dat het Hof ook vereist dat de aanvrager de bedoeling heeft een derde schade te berokkenen, zodat het enkele feit dat een aanvraag tot inschrijving van een merk is ingediend zonder het voornemen dat merk te gebruiken, onvoldoende grond vormt om te kunnen spreken van kwade trouw. Bovendien voert deze regering aan dat, indien de houder het Uniemerk niet binnen de respijttermijn van vijf jaar normaal heeft gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, voor dat merk een sanctie kan worden opgelegd wegens niet-gebruik en dat een dergelijke sanctie moet worden toegepast ongeacht of de merkhouder voornemens was de in zijn inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten te gebruiken.

91.      De Hongaarse, de Poolse en de Slowaakse regering stellen geen antwoord op deze vraag voor.

92.      De Finse regering stelt voor de derde vraag ontkennend te beantwoorden. De Finse regering en de Commissie voeren soortgelijke argumenten aan en zijn van mening dat de bedoeling van de aanvrager in bepaalde omstandigheden op „kwade trouw” kan wijzen wanneer het enige doel is om een derde de toegang tot de markt te beletten. Het ontbreken van het werkelijke voornemen om het merk te gebruiken kan „in bepaalde omstandigheden” de conclusie staven dat de aanvraag te kwader trouw was ingediend, wanneer wordt vastgesteld dat de merkaanvrager uitsluitend tot doel had om „een derde de toegang tot de markt te beletten”.(35)

2.      Beoordeling

93.      Bij de derde vraag gaat het erom of de merken te kwader trouw zijn ingeschreven omdat Sky niet voornemens was ze te gebruiken voor alle in de respectieve specificaties genoemde waren en diensten en in feite een aanvraag tot inschrijving van enkele merken heeft ingediend zonder het voornemen deze merken te gebruiken voor de omschreven waren of diensten. Het Hof moet in deze zaak derhalve een oordeel geven over de betekenis en strekking van het begrip „kwade trouw” als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 89/104.(36)

94.      Indien de verwijzende rechter van oordeel is dat de aanvrager – zoals Sky in casu – bewust de bedoeling heeft gehad rechten te verkrijgen die hij niet voornemens was te gebruiken, mogelijkerwijs onder meer om derden te verhinderen het merk te gebruiken voor de verkoop van die waren en diensten, dan is er mijns inziens sprake van kwade trouw.(37) De reden hiervoor is dat uit een bewust streven om een merk in te schrijven voor waren en diensten zonder dat de bedoeling bestaat deze te verhandelen, de bedoeling blijkt om het merkenstelsel te misbruiken. De mogelijkheid om een merk nietig te verklaren op grond van kwade trouw wegens het ontbreken van het voornemen om het merk te gebruiken voor enkele van de aangeduide waren en diensten, is niet alleen in lijn met de doelstelling zelf van verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 (en hun opvolgers), maar ook met de wetsgeschiedenis rondom dat begrip (zie punt 116 van deze conclusie).

95.      De verwijzende rechter merkt terecht op dat dit belangrijke punten zijn: de omstandigheden waarin de inschrijving van een merk kan worden verkregen en de omvang van de aldus verkregen bescherming zijn essentiële kenmerken van elk merkenstelsel en zijn cruciaal voor het evenwicht ervan. Inschrijving van merken toestaan zonder het daadwerkelijke gebruik ervan te verlangen, zoals in het Europese stelsel (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het stelsel in de VS), heeft ongetwijfeld voordelen. Twee van de belangrijkste voordelen zijn dat merkhouders hierdoor gemakkelijker bescherming van hun merken kunnen verkrijgen voordat zij ze op de markt brengen, en dat de inschrijvingsprocedure eenvoudiger, sneller en goedkoper verloopt. Maar als inschrijving te gemakkelijk kan worden verkregen en/of te breed is, zoals in casu, zullen er grotere toetredingsdrempels worden opgeworpen voor derden aangezien het aanbod van geschikte merken verkleint, ontstaan er hogere kosten, die aan de consument kunnen worden doorberekend, en treedt er erosie op van het publieke domein het gevolg zal zijn.

96.      Ik ben het met de verwijzende rechter ook eens dat, indien de aanvrager inschrijving van een merk aanvraagt zonder voornemens te zijn dit te gebruiken voor de gespecificeerde waren en diensten, niets inschrijving van het merk in de weg staat (ervan uitgaande dat het merk voor het overige aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet). De enige manier om een merk vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaar die is gesteld om een merk wegens niet-gebruik te betwisten, door te halen of in omvang te beperken is op grond van kwade trouw bij indiening van de merkaanvraag. Indien een merk kan worden ingeschreven zonder dat het voornemen bestaat dat merk te gebruiken voor alle of enkele van de gespecificeerde waren en diensten, en de inschrijving niet kan worden betwist of beperkt op gronden van kwade trouw, leent het stelsel zich tot misbruik. Voorbeelden van dergelijk misbruik zijn in de rechtspraak te vinden.(38)

97.      Nu treft het goed dat deze kwesties in een recente zaak door het Hof zijn onderzocht. Ik deel de mening van advocaat-generaal Kokott, die een toets voor kwade trouw voorstelt in de zin dat er sprake is van kwade trouw op het moment dat een marktdeelnemer een ongerechtvaardigd voordeel verkrijgt uit het merkenstelsel van de Unie.(39)

98.      In het arrest in die zaak (arrest van 12 september 2019 (EU:C/2019:724, punt 45), heeft het Hof allereerst in herinnering gebracht dat de regels inzake het Uniemerk beogen bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie. In een dergelijk stelsel moet elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.

99.      Vervolgens heeft het Hof in punt 46 van dat arrest geoordeeld dat „de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), […] van verordening nr. 207/2009 van toepassing [is] wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de […] wezenlijke functie van herkomstaanduiding”.

100. In dit verband heeft het Hof eerder geoordeeld dat erop gewezen zij dat „de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval” en dat „het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval”.(40)

101. In het arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punten 62 e.v.), heeft het Hof het ook van belang geacht te oordelen dat het Gerecht in die zaak „niet [heeft] onderzocht of er bij de aanvraag tot inschrijving van een merk met het gestileerde woord ‚KOTON’ voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice sprake was van een commerciële logica gelet op de activiteiten van interveniënt”. Voorts heeft het Hof overwogen dat het Gerecht weliswaar de „commerciële logica achter de indiening van de aanvraag tot inschrijving” en de „chronologie van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt” had vermeld als elementen die relevant kunnen zijn, maar dat het deze vervolgens in zijn arrest niet volledig heeft onderzocht. Het Hof heeft het middel in hogere voorziening gegrond verklaard en het arrest van het Gerecht vernietigd.

102. Over kwade trouw heeft het Gerecht, in tegenstelling tot het Hof, reeds rechtspraak opgebouwd. Weliswaar kunnen veel zaken van individuele feiten afhangen, maar in de rechtspraak van het Gerecht wordt ook erkend dat de inschrijving van een merk zonder dat het (werkelijke) voornemen bestaat dit merk te gebruiken, althans in sommige omstandigheden, kwade trouw kan opleveren.(41)

103. Ik ben van mening dat uit de bovenstaande rechtspraak van het Gerecht terecht volgt dat het van belang is onderzoek te doen naar de commerciële logica van de aanvrager voor de indiening van zijn merkaanvraag.(42) Zo heeft het Gerecht overwogen dat een handelwijze die geen legitiem commercieel gedrag was, maar in strijd was met de doelstellingen van verordening nr. 207/2009, kwade trouw opleverde omdat deze handelwijze deed denken aan misbruik van recht. Dit arrest ondersteunt ook de visie dat indiening van een merkaanvraag zonder het voornemen dat merk te gebruiken voor de gespecificeerde waren en diensten in beginsel kwade trouw oplevert.(43)

104. Anders dan de Franse regering ben ik van mening dat mijn benadering en uitlegging van het begrip „kwade trouw” van een aanvrager – onder meer wanneer hij een teken voor waren en diensten inschrijft zonder voornemens te zijn dat teken voor die waren en diensten te gebruiken – niet dreigt ertoe te leiden dat het mechanisme van vervallenverklaring van zijn nuttig effect wordt ontdaan. Zoals wordt verduidelijkt met het voorbeeld dat de regering van het Verenigd Koninkrijk ter terechtzitting heeft aangehaald, heeft iemand die een aanvraag indient tot inschrijving van het merk „Taxi” voor drie soorten levensmiddelen (koekjes, yoghurt en vleeswaren), het voornemen dit merk voor alle drie die soorten levensmiddelen te gebruiken. Wanneer vervolgens vijf jaar later blijkt dat de aanvrager het merk niet voor koekjes heeft gebruikt, bestaat de kans dat zijn merk voor koekjes wegens niet-gebruik zonder meer vervallen wordt verklaard. Met andere woorden: het zal voor de aanvrager lastig worden dat merk in te roepen tegen een andere producent. In dit voorbeeld is er geen onverenigbaarheid met kwade trouw. Er bestond een commerciële rechtvaardiging omdat de aanvrager rekening wilde houden met de mogelijkheid dat hij zijn merk in de toekomst zou gebruiken voor – of het gebruik ervan zou uitbreiden tot – andere waren. Indien de aanvrager een aanvraag tot inschrijving van hetzelfde merk „Taxi” doet voor koekjes, yoghurt, vleeswaren, vliegtuigen en chirurgische instrumenten, dan zou zijn monopolie daarentegen alle producenten van vliegtuigen en chirurgische instrumenten beletten om het woord „Taxi” te gebruiken als merk voor hun onderneming. Indien de aanvrager met zijn aanvraag beoogde derden te beletten dat woord te gebruiken, terwijl hij niet voornemens was dat woord als een merk te gebruiken, dan vormt de inschrijvingsaanvraag in dat geval dus misbruik aangezien deze aanvraag volledig losstaat van de commerciële activiteiten van de aanvrager.

105. Bovendien ligt op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk de nadruk op de beweegredenen, terwijl bij vervallenverklaring moet worden gekeken of het merk al dan niet in de eerste vijf jaar is gebruikt.

106. Daarentegen ben ik van mening dat het in werkelijkheid goed mogelijk is dat het mechanisme van vervallenverklaring dreigt ertoe te leiden dat de figuur van de kwade trouw wordt ontdaan van haar eigen werkingssfeer.

107. Het Gerecht heeft ook geoordeeld dat „het oogmerk om een derde te beletten een bepaalde waar te verkopen […] in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager [kan] wijzen, wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als Uniemerk heeft doen inschrijven zonder het voornemen dit merk te gebruiken”.(44) Dat houdt onmiskenbaar de duidelijke uitspraak in dat de aanvraag tot inschrijving van een merk zonder het voornemen dat merk te gebruiken voor de gespecificeerde waren of diensten op zichzelf kwade trouw oplevert.

108. Ik ben het ook eens met het standpunt in de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk(45) dat kwade trouw „oneerlijkheid [omvat] en […] ook een aantal handelingen die niet voldoen aan de maatstaven van aanvaardbaar koopmansgedrag die door redelijke personen met ervaring in de hier onderzochte sector in acht worden genomen”.(46)

109. Uit de bestaande rechtspraak van het Hof kan reeds worden opgemaakt dat de inschrijving van een merk zonder dat het voornemen bestaat dit merk te gebruiken, kwade trouw kan opleveren.(47) Hoewel er in de toepasselijke verordeningen of richtlijnen geen uitdrukkelijk vereiste van een voornemen tot gebruik is opgenomen en een ingeschreven merk wegens niet-gebruik pas na het verstrijken van een periode van vijf jaar vervallen kan worden verklaard, ben ik immers (net als de verwijzende rechter) van mening dat, ten eerste, uit de rechtspraak van het Hof en het Gerecht blijkt dat er, althans in bepaalde omstandigheden, sprake kan zijn van kwade trouw wanneer een aanvraag tot inschrijving van een merk wordt ingediend zonder het voornemen het merk te gebruiken voor de gespecificeerde waren en diensten, voor zover die aanvraag misbruik van het merkenstelsel oplevert (dit is ook het standpunt van de regering van het Verenigd Koninkrijk en van de Commissie). Ten tweede blijkt uit de rechtspraak dat het tot het bewijs van kwade trouw niet voldoende is dat de aanvrager een aanvraag tot inschrijving van het merk heeft ingediend voor een ruim assortiment waren of diensten, indien de aanvrager redelijke commerciële redenen heeft om bescherming te wensen gelet op zijn gebruik of voorgenomen gebruik van het merk.

110. Ik zou hieraan willen toevoegen dat de bestaansreden van de inschrijvingsaanvraag komt te vervallen wanneer een aanvrager inschrijving van een merk aanvraagt zonder het voornemen dat merk te gebruiken. In dat geval gaat het niet om een aanvraag tot inschrijving van een merk dat een wezenlijke functie heeft, maar heeft die aanvraag meer weg van een mededingingsbeperkende aanvraag om derden te beletten hun eigen commerciële activiteiten te ontplooien. Dat is zeker niet het doel van het merkenstelsel.

111. Het Hof heeft ook erkend dat er sprake kan zijn van kwade trouw bij de aanvraag voor een merk zonder het voornemen het in het handelsverkeer te gebruiken, maar uitsluitend met het oogmerk het te gebruiken voor de registratie van een domeinnaam.(48) De aanvrager in die zaak wilde de domeinnaam „.eu” voor een Duits woord (voor autobanden) registreren door dit woord als een Zweeds merk (voor autogordels of „veiligheidsriemen”) in te schrijven, teneinde het vervolgens om te zetten in een domeinnaam op grond van de geldende verordening. Het Hof heeft de in het arrest in de zaak Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (49) geformuleerde regel toegepast en verklaard dat uit de verwijzingsbeslissing bleek dat rekwirante weliswaar in Zweden het woordmerk &R&E&I&F&E&N& voor veiligheidsriemen had doen inschrijven, maar niet voornemens was dat merk te gebruiken voor zover zij „in werkelijkheid van plan was een website te exploiteren voor de handel in banden, die zij voornemens was te registreren”. Wat in die zaak dus in feite gebeurde, was veeleer een poging om met de regels van het merkenrecht te „spelen”.(50) Met andere woorden: het Hof heeft geconcludeerd dat een merkaanvraag met het oogmerk van „cybersquatting” in de context van die verordening kwade trouw kon vormen. Zoals ik in deze conclusie betoog, geldt een soortgelijke redenering meer in het algemeen voor het stelsel van de inschrijving van merken.

112. Het Gerecht heeft ook erkend dat de indiening van een Uniemerkaanvraag bij het EUIPO in het kader van een blokkeringsstrategie kwade trouw kan vormen.(51)

113. In punt 51 van dat arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat „de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen voor hetzelfde teken voor waren en diensten van minstens gedeeltelijk dezelfde klassen beoogt A. in een blokkeringspositie te plaatsen. Wanneer een derde een aanvraag indient tot inschrijving van een gelijk of overeenstemmend Uniemerk, verzoekt A. immers om inschrijving van een Uniemerk, beroept [hij] zich op voorrang voor dit merk op grond van de laatste schakel van de reeks nationale merkaanvragen en stelt [hij] oppositie in op grond van die Uniemerkaanvraag. Met de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen wordt dus beoogd, A. in een blokkeringspositie te plaatsen voor een periode die langer is dan de bedenktijd van zes maanden als bedoeld in artikel 29, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en zelfs langer dan de respijttermijn van vijf jaar als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening”.

114. Indien de aanvrager niet voornemens is het merk te gebruiken, is het mijns inziens irrelevant of de aanvrager beoogt een bepaalde derde of alle derden te beletten het merk te gebruiken. In dat geval tracht de aanvrager ten onrechte een monopolie te bemachtigen om potentiële concurrenten uit te sluiten van gebruik van een teken dat hij niet voornemens is te gebruiken. Dat komt neer op misbruik van het merkenstelsel.

115. Tot slot vindt de voorgaande analyse, naar mijn mening, steun in de voorbereidende werkzaamheden. Wat het begrip kwade trouw betreft, wijzen deze erop dat onder de nietigverklaring van een merk op grond van kwade trouw ook situaties vallen waarin een merkaanvraag wordt ingediend zonder het voornemen alle/enkele van de omschreven waren/diensten te gebruiken. In de werkgroep van de Raad voor een merkenverordening heeft de Duitse delegatie in 1984 uitdrukkelijk voorgesteld dat bij de aanvraag van een Uniemerk een „bonafide voornemen tot gebruik” een vereiste zou zijn (Schreiben der deutschen Delegation, document van 12 oktober 1984, 9755/84, blz. 7 en 8). Dit voorstel is vervolgens in 1985 aanvaard en in 1986 is het in artikel 41, lid 1, onder b), als een absolute nietigheidsgrond vastgesteld. In latere versies van die bepaling is de formulering van het ontbreken van een „bonafide” voornemen tot gebruik vervangen door het algemenere begrip „kwade trouw”, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001].

116. In de rechtsleer(52) hebben sommigen het standpunt ingenomen dat „kwade trouw” zonder meer in de plaats is gekomen van een uitdrukkelijk vereiste van een bonafide voornemen tot gebruik van een merk teneinde het vereiste van het voornemen tot gebruik buiten de verordening (en richtlijn) te plaatsen. Ik ben van mening dat dit standpunt niet correct is.

117. Ik vind niets in de voorbereidende werkzaamheden wat daarop zou wijzen en ik ben veel meer overtuigd van het standpunt van andere rechtsgeleerden(53), namelijk dat het uitdrukkelijke vereiste plaats heeft gemaakt voor het algemenere begrip „kwade trouw” om de werkingssfeer van de bepaling te verruimen, omdat men meende dat daaronder zowel een bonafide voornemen tot gebruik als andere vormen van kwade trouw vielen.(54)

C.      Vierde prejudiciële vraag

1.      Samenvatting van de argumenten van partijen

118. Sky voert aan dat een bezwaar wegens kwade trouw dat gegrond wordt verklaard, enkel voor de specifieke waren of diensten in kwestie moet gelden. Volgens vaste rechtspraak moet een onderzoek van de gronden voor weigering of nietigverklaring betrekking hebben op elk van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd of verkregen.(55)

119. SkyKick voert primair aan dat indien een merk is aangevraagd zonder het voornemen het te gebruiken voor de volledige waaier van waren en diensten waarvoor de aanvrager om inschrijving heeft verzocht, en indien de aanvrager welbewust de strategische beslissing heeft genomen te verzoeken om al te ruime rechten, zulks tot gevolg moet hebben dat de inschrijving volledig nietig is. Zij baseert zich op artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, dat bepaalt dat een Uniemerk „nietig [wordt] verklaard” wanneer „de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was”. SkyKick voert aan dat het enige arrest van een rechterlijke instantie van de Unie (dat haar bekend is) dat dit onderwerp behandelt een directe ondersteuning vormt voor hetgeen zij primair aanvoert. In zijn arrest in de zaak GRUPPO SALINI(56) heeft het Gerecht geoordeeld dat „het feit dat bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag sprake was van kwade trouw immers als zodanig [meebrengt] dat het betwiste merk in zijn geheel nietig is”. Dit is ook in lijn met het beginsel van fraus omnia corrumpit (bedrog vernietigt alles), dat de rechtsstelsels van veel lidstaten gemeen hebben, waaronder het Engelse „common law”-stelsel.(57)

120. Subsidiair voert SkyKick aan dat de vraag of kwade trouw tot nietigheid van een merk leidt per geval moet worden onderzocht op basis van een multifactoriële analyse. Onder meer de volgende factoren dienen daarbij te worden meegewogen: het bestaan van een commerciële rechtvaardiging; de mate waarin de aanvrager geen acht heeft geslagen op de rechtszekerheid voor derden en de autoriteiten; de omvang van de houder en zijn beschikbare middelen; het aantal in de lijst genoemde waren en diensten en de mate waarin zij elkaar overlappen; de mate waarin het merk waren/diensten omvat die de aanvrager niet voornemens was te gebruiken; het onderscheidend vermogen van het merk; of voor de betreffende rechten doublures worden gemaakt dan wel of die rechten worden „vereeuwigd”; eventueel handhavend optreden op grond van de merken voor waren/diensten waarvoor geen voornemen tot gebruik bestond, en of de houder een redelijke rechtvaardiging voor zijn aanvraag heeft ondanks het ontbreken van het voornemen tot gebruik.

121. De regering van het Verenigd Koninkrijk biedt een antwoord op deze vraag in het kader van haar antwoord op de derde vraag. De Franse regering stelt voor de vraag samen met de derde en vijfde vraag te beantwoorden. De Hongaarse, de Poolse en de Slowaakse regering stellen niet voor deze vraag te beantwoorden.

122. De Finse regering en de Commissie betogen in wezen dat de vierde vraag bevestigend moet worden beantwoord. Uitbreiding van de gevolgen van de grond tot nietigverklaring tot de waren of diensten waarvoor het merk daadwerkelijk wordt gebruikt zou het karakter van een sanctie hebben, hetgeen geen steun vindt in de tekst van de bepalingen.

2.      Beoordeling

123. Aangezien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, moet duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn van kwade trouw van een aanvrager bij de indiening van de aanvraag, wanneer die kwade trouw slechts een deel van de waren en diensten betreft waarop de inschrijving betrekking heeft.

124. Mijns inziens heeft de verwijzende rechter gelijk wanneer hij oppert dat een merk deels nietig kan worden verklaard indien de aanvraag deels te kwader trouw is ingediend.

125. Het volstaat hier op te merken dat uit artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 en artikel 13 van richtlijn 89/104 duidelijk volgt dat een merk, indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, alleen voor de betrokken waren of diensten nietig moet worden verklaard.

126. Derhalve ben ik van mening dat de rechtspraak van het Gerecht(58) waarin het tegendeel wordt gesuggereerd (namelijk dat kwade trouw meebrengt dat het merk in zijn geheel nietig is), niet juist is.

127. Tegen de achtergrond van artikel 13 van richtlijn 89/104 en artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 volgt hieruit dat een merk, indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, alleen voor de betrokken waren of diensten nietig moet worden verklaard.

D.      Vijfde prejudiciële vraag

1.      Samenvatting van de argumenten van partijen

128. Sky betoogt dat section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994 onverenigbaar is met de regeling in de Uniewetgeving die van toepassing is op de bescherming van merken door inschrijving op het niveau van de lidstaten en de Unie. Het is in elk geval ontoelaatbaar een nationale wettelijke maatregel als section 32, lid 3, aldus uit te leggen of toe te passen dat 1) kwade trouw wordt vastgesteld wanneer deze vaststelling niet anderszins door het autonome Unierechtelijke begrip van kwade trouw wordt ondersteund; of 2) direct of indirect een ander of meer bezwarend vereiste in verband met gebruik van ingeschreven merken wordt gesteld dan het vereiste dat, met gelding vanaf en na inschrijving, materieel is opgelegd en geregeld in de Uniewetgeving die van toepassing is op vervallenverklaringen van inschrijvingen en op „bewijs van gebruik” als een noodzakelijke voorwaarde voor het geldend maken van de door inschrijving verleende rechten.

129. De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat deze vraag niet-ontvankelijk is voor zover richtlijn 2015/2436 nog niet is omgezet in het recht van het Verenigd Koninkrijk.

130. SkyKick en de regering van het Verenigd Koninkrijk voeren (subsidiair) aan dat section 32, lid 3, een vormvereiste oplegt dat in de aanvraag wordt vermeld dat het merk daadwerkelijk wordt gebruikt of dat de aanvrager voornemens is het merk te gebruiken, en derhalve dat section 32, lid 3, verenigbaar is met de Uniewetgeving inzake nationale merken en Uniemerken.

131. De Franse regering stelt voor deze vraag samen met de derde en vierde vraag te beantwoorden. De Hongaarse, de Poolse, de Slowaakse en de Finse regering stellen geen antwoord op deze vraag voor.

132. De Commissie betoogt in wezen dat section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994 verenigbaar is met het Unierecht.

2.      Beoordeling

133. De verwijzende rechter legt uit dat de rechters in het Verenigd Koninkrijk van oordeel zijn dat schending van section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994, doordat een valse verklaring wordt afgelegd, kan worden ingeroepen in het kader van een vordering tot nietigverklaring van een merk op grond van het verbod van kwade trouw. Met andere woorden: in het Verenigd Koninkrijk kan de op grond van section 32, lid 3, afgelegde verklaring als bewijs worden gebruikt om aan te tonen dat de aanvrager mogelijkerwijs te kwader trouw handelt, hetgeen een absolute nietigheidsgrond is.

134. De verwijzende rechter vraagt of section 32, lid 3, verenigbaar is met richtlijn 2015/2436 en haar voorgangers en derhalve kan er niet worden ingestemd met het argument van de regering van het Verenigd Koninkrijk dat de vraag niet-ontvankelijk is.

135. De betreffende richtlijnen laten zaken van procedurele autonomie over aan de lidstaten, maar er zijn ook bepaalde materiaalrechtelijke kwesties die niet aan harmonisatie onderworpen zijn. Zo blijkt uit de vijfde overweging van richtlijn 89/104 (die overeenstemt met overweging 6 van richtlijn 2008/95) dat „de lidstaten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen; dat zij bijvoorbeeld de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure bepalen, uitmaken of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, voorzien in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek: dat de lidstaten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen” (cursivering van mij).

136. Daarnaast staat in de zevende overweging van deze richtlijn (die overeenstemt met overweging 8 van richtlijn 2008/95) onder andere dat „de lidstaten weigerings- of nietigheidsgronden met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de vernieuwing van het merk, het taksenregime of de niet-naleving van de procedureregels”.(59)

137. Hoe dan ook, wat mijns inziens voor deze zaak van belang is, is dat section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994 niet in een nieuwe nietigheidsgrond voorziet.

138. Integendeel, section 32, lid 3, bevat slechts de vormvereisten voor merkaanvragen, aangezien het de elementen noemt die bij een aanvraag moeten worden vermeld. Een bepaling zoals section 32, lid 3, kan ook verschillende doelen dienen in verband met vervallenverklaring of nietigverklaring, waaronder niet-naleving van de procedureregels of materiële regels.

139. Niet-nakoming van de procedureverplichting van section 32, lid 3, kan weliswaar leiden tot de nietigheid van een ingeschreven merk, maar het feit blijft dat die nietigheid, indien vastgesteld, gebaseerd is op het vereiste van kwade trouw van artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 89/104.

140. Ik ben (net als de Commissie) van mening dat section 32, lid 3, als zodanig slechts een vormvereiste voor niet-naleving is dat in alle omstandigheden van het geval mede tot bewijs van kwade trouw strekt. In section 32, lid 3, worden geen rechtsgevolgen genoemd indien de verklaring van de merkaanvrager onjuist blijkt te zijn. Dit moet op zich worden gelijkgesteld met een nietigheidsgrond en de vaststelling dat er sprake is van kwade trouw indien de aanvrager niet te goeder trouw voornemens is het merk te gebruiken voor alle gespecificeerde waren en diensten. Met andere woorden: een nietigheidsgrond op basis van kwade trouw zou geen toepassing kunnen vinden enkel op basis van het feit dat er een valse verklaring is afgelegd in de zin van section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994. Deze verklaring zou echter wel deel van het bewijs kunnen uitmaken.

141. Ik zie dan ook niet in hoe section 32, lid 3, in de weg zou kunnen staan aan de nakoming door de verwijzende rechter van zijn verplichting om het nationale recht richtlijnconform uit te leggen, voor zover section 32, lid 3, niet bepaalt welke rechtsgevolgen zijn verbonden aan een onjuiste verklaring van de merkaanvrager.

142. Hieruit volgt dat section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994 verenigbaar is met richtlijn 89/104 mits de vaststelling van kwade trouw niet uitsluitend daarop is gebaseerd.

III. Conclusie

143. Om deze redenen geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, als volgt te beantwoorden:

„1)      Een ingeschreven Uniemerk of nationaal merk kan niet geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard op de enkele grond dat enkele of alle bewoordingen in de specificatie van waren en diensten niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Bij de beoordeling van de omvang van de aan een dergelijke inschrijving toe te kennen bescherming kan echter wel rekening worden gehouden met een gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid in de specificatie van waren en diensten.

2)      Het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid kan echter wel vallen onder de grond voor weigering of nietigheid van merken die in strijd zijn met de openbare orde, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder f), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, voor zover de inschrijving van een merk voor ‚software’ ongerechtvaardigd en in strijd met het openbaar belang is. Een term zoals ‚software’ is te algemeen en omvat waren en diensten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk, zodat deze term niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die term kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming.

3)      In bepaalde omstandigheden kan de aanvraag tot inschrijving van een merk zonder dat het voornemen bestaat het merk te gebruiken voor de gespecificeerde waren of diensten, wijzen op kwade trouw, in het bijzonder wanneer de aanvrager uitsluitend tot doel heeft een derde de toegang tot de markt te beletten, met inbegrip van de situatie waarin er bewijs bestaat, zulks ter beoordeling van de nationale rechter, dat er sprake is van een aanvraagstrategie die misbruik oplevert.

4)      Tegen de achtergrond van artikel 13 van richtlijn 89/104 en artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 moet een merk, indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.

5)      Section 32, lid 3, van de United Kingdom Trade Marks Act 1994 (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk van 1994) is verenigbaar met richtlijn 89/104 mits de vaststelling van kwade trouw niet uitsluitend daarop is gebaseerd.”

1      Oorspronkelijke taal: Engels.

2      Bij dit type diensten gaat het om „migratie”, ook wel bekend als „kick”. De specifieke producten van verweersters zijn diensten op het gebied van cloudmigratie, cloudback-up en cloudmanagement. Deze worden geleverd als aanvulling op de software van Microsoft Office 365. De naam SkyKick is gekozen omdat die klinkt als „sidekick” en doet denken aan de diensten van de onderneming waarbij gebruikers hun data naar de „sky” (cloud) „kicken” (migreren).

3      Conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:12, punt 47).

4      Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

5      In de mededeling is vastgesteld dat vijf termen in de klasseomschrijvingen niet voldoen aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid: klasse 7, machines; klasse 37, reparaties; klasse 37, installatiewerkzaamheden; klasse 40, behandeling van materialen, en klasse 45, persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. Hierin wordt gesteld dat „de term ‚machines’ […] niet duidelijk [aangeeft] welke machines ertoe behoren. Machines kunnen zeer uiteenlopende kenmerken en/of gebruiksdoelen hebben; voor de productie en/of het gebruik ervan kunnen zeer uiteenlopende technische capaciteiten en knowhow noodzakelijk zijn, ze kunnen verschillende consumenten als doelgroep hebben, via verschillende verkoopkanalen worden verkocht, en bijgevolg op verschillende marktsectoren betrekking hebben.”

6      In die section is bepaald dat „de aanvraag [tot inschrijving van een merk] moet vermelden dat het merk door de aanvrager of met diens toestemming wordt gebruikt voor [de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk wordt beoogd], of dat hij te goeder trouw voornemens is hiervan een dergelijk gebruik te maken” (cursivering van mij).

7      Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

8      Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 229, blz. 25).

9      Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

10      Arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, punt 34), en 7 juli 2005, Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, punt 25).

11      Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 (PB 2006, L 386, blz. 14).

12      Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

13      Zie arrest van 19 juni 2014, Oberbank e.a. (C‑217/13 en C‑218/13, EU:C:2014:2012, punt 31).

14      Arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord (C‑421/04, EU:C:2006:164, punt 19).

15      Arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435, punt 42).

16      Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Bot in die zaak (C‑307/10, EU:C:2011:784, punt 68).

17      Arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, punt 48).

18      Arrest van 19 december 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816, punt 32).

19      Johnson, P., „So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, jaargang 49, nummer 8, 2018, blz. 940‑970, punt 2.3. Daarnaast blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van en gepubliceerd door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van het Verenigd Koninkrijk (UK IPO), dat zelfs merken van meer dan 1 000 woorden voor slechts 0,08 % van het bij de inschrijving gevraagde totaal werden gebruikt. Zie Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhalgh, C., Cluttering and non-use of trade marks in Europe, UK IPO, augustus 2015.

20      Arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, punt 50).

21      Zoals opgemerkt in Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhalgh, C., op. cit., blz. 96.

22      Zie met betrekking tot een merk dat nooit is gebruikt en de vraag of men zich in abstracto op dat merk kan beroepen, de thans aanhangige zaak C‑622/18, Cooper International Spirits e.a. Het Hof dient bij die zaak en de onderhavige zaak een coherente aanpak te volgen.

23      Zie arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 43 en 44).

24      Mercury Communications Ltd/Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850, blz. 864 en 865.

25      §1402.03(d) van de TMEP luidt: „Elke omschrijving van waren voor computerprogramma’s moet voldoende specifiek zijn om mogelijk verwarringsgevaar te kunnen vaststellen. Het vereiste van specificatie bij de omschrijving van computerprogramma’s heeft tot doel te voorkomen dat inschrijvingen nodeloos worden geweigerd […] wanneer de eigenlijke waren van de partijen geen verband met elkaar houden en er geen sprake is van een conflict op de markt. […] Vanwege het toenemende aantal computerprogramma’s en de mate van specialisatie daarvan, worden [zelfs] ruime specificaties zoals ‚computerprogramma’s op het gebied van geneeskunde’ of ‚computerprogramma’s op het gebied van onderwijs’ niet geaccepteerd, tenzij de specifieke functie of het doel van het programma op dat gebied wordt vermeld. ‚Computerprogramma’s voor kankerdiagnose’ of ‚computerprogramma’s om kinderen te leren lezen’ zouden […] wel worden geaccepteerd. […]”

26      Zie ook een andere zaak van de verwijzende rechter: FIL Ltd/Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat), blz. 95, Arnold J.

27      Johnson, P., op. cit., punt 5.2. In dit deel van de conclusie maak ik gebruik van de door prof. Johnson reeds voorgestelde analyse.

28      Deze rechtspraak van het Gerecht wordt door het Hof behandeld in zaak C‑714/18 P, ACTC/EUIPO en in de gevoegde zaken C‑720/18 en C‑721/18, Ferrari (deze zaken zijn momenteel in behandeling).

29      Zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (T‑256/04, EU:T:2007:46, punt 24).

30      Zie arrest van 27 maart 2014, Intesa Sanpaolo/BHIM – equinet Bank (EQUITER) (T‑47/12, EU:T:2014:159, punt 20).

31      Zoals reeds voorgesteld door Johnson, P., op. cit., punt 5.3.

32      Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in die zaak ( EU:C:2009:148, punt 48).

33      Johnson, P., op. cit., punt 4.3, waarin hij toelicht hoe dit in overeenstemming is met de voorbereidende werkzaamheden.

34      Het stelsel van Madrid voor de internationale inschrijving van merken wordt beheerst door de Schikking van Madrid, aanvankelijk gesloten in 1891, en het protocol daarbij, aanvankelijk gesloten in 1989.

35      De Commissie baseert zich in wezen op de arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361); 13 december 2012, pelicantravel.com/BHIM – Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:689; geen hogere voorziening ingesteld), en 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) [T‑82/14, EU:T:2016:396; hogere voorziening afgewezen bij beschikking van 14 december 2017, Verus/EUIPO (C‑101/17 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:979)].

36      Terwijl kwade trouw bij indiening van de merkaanvraag op grond van de eerstgenoemde bepaling van de verordening een absolute nietigheidsgrond is, is dat voor artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 89/104 niet direct het geval. Op grond van dat artikel beschikken de lidstaten immers over een beoordelingsmarge bij het al dan niet omzetten van deze nietigheidsgrond in hun nationale recht. De strekking van beide bepalingen dient in ieder geval op dezelfde wijze te worden uitgelegd.

37      Zie arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).

38      Zie bijvoorbeeld het arrest van 7 juli 2016, LUCEO (T‑82/14, EU:T:2016:396).

39      Zie haar conclusie in de zaak Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:287, punt 32).

40      Arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 37 en 42).

41      Zie bijvoorbeeld arresten van 7 juni 2011, Psytech International/BHIM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T‑507/08, niet gepubliceerd, EU:T:2011:253, punten 88 en 89; geen hogere voorziening ingesteld); 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/BHIM – Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, punten 24‑26; geen hogere voorziening ingesteld); 13 december 2012, Pelikan (T‑136/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:689, punten 54, 55 en 58‑60); 8 mei 2014, Simca Europe/BHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T‑327/12, EU:T:2014:240, punten 38 en 39; geen hogere voorziening ingesteld), en 7 juli 2016, LUCEO (T‑82/14, EU:T:2016:396, punten 28‑33 en 48‑52).

42      Zie in dit verband arrest van 29 juni 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T‑343/14, EU:T:2017:458, punten 46 en 47; geen hogere voorziening ingesteld).

43      Arrest van 7 juli 2016, LUCEO (T‑82/14, EU:T:2016:396, punten 28‑33 en 48‑52).

44      Arrest van 5 mei 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) (T‑132/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:316, punten 63‑65; geen hogere voorziening ingesteld).

45      Zie het arrest in het hoofdgeding, punt 210. Mijns inziens is het feit dat de regeling van het Verenigd Koninkrijk gelet op section 32, lid 3, van de merkenwet van 1994 het voornemen van gebruik uitdrukkelijk vereist, in dit verband niet noodzakelijkerwijs van doorslaggevend belang.

46      Zie Gromax Plasticulture Ltd/Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, punt 379. Zie ook DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd/Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc/WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH/Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd/YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd/Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp/One Max Ltd (O/486/17), en Paper Stacked Ltd/CKL Holdings NV (O/036/18).

47      Arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).

48      Arrest van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311).

49      Arrest van 11 juni 2009 (C‑529/07, EU:C:2009:361).

50      Zie ook de recente beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO in zaak R 1849/2017‑2, Monopoly, 22 juli 2019 (het litigieuze Uniemerk had betrekking op talrijke waren en diensten die slechts een herhaling vormden van de eerdere, reeds bestaande Uniemerken „MONOPOLY”. Alle genoemde omstandigheden wezen erop dat de houder de bedoeling had te profiteren van de regels van het merkenrecht in de Unie door een kunstmatige situatie te creëren waarin hij niet hoefde te bewijzen dat hij zijn eerdere merken normaal gebruikte voor de genoemde waren en diensten en derhalve was gedeeltelijk bewezen dat sprake was van kwade trouw).

51      Arrest van 7 juli 2016, LUCEO (T‑82/14, EU:T:2016:396).

52      Tsoutsanis, A., Trade mark registrations in bad faith, Oxford University Press, 2010, blz. 65.

53      Johnson, P., op. cit., punt 4.3, waarin hij nader verklaart dat er ten minste vijf redenen zijn waarom dit standpunt juist is.

54      Het begrip „kwade trouw” is zonder twijfel een ruimer begrip dat ook andere vormen van misbruik van het merkenstelsel omvat, zodat het mogelijk wordt de handel in merken te bestrijden, maar ook een goed beheer van het stelsel van merkinschrijvingen te verzekeren en te voorkomen dat derden wordt belet hun (toekomstige) tekens in te schrijven als merken (zie Schreiben der deutschen Delegation, aangehaald in punt 115 van deze conclusie).

55      Arrest van 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punten 24‑30).

56      Arrest van 11 juli 2013, SA.PAR./BHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372; geen hogere voorziening ingesteld).

57      Zie bijvoorbeeld Tsoutsanis, A., op. cit., punt 2.38 en daarin vervatte citaten.

58      Zie arresten van 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/BHIM – Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, punt 32; geen hogere voorziening ingesteld), en 11 juli 2013, SA.PAR./BHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372, punten 47 en 48; geen hogere voorziening ingesteld).

59      Zie arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, punt 30). Zoals de Commissie heeft opgemerkt is die overweging in het arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435), tamelijk restrictief uitgelegd en beperkt tot de gronden in de richtlijn zelf en is de betekenis van de zin „weigerings- of nietigheidsgronden […] handhaven of opnemen” niet uitgelegd.