WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)
z dnia 29 stycznia 2020 r.(*)
Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuły 7 i 51 – Pierwsza dyrektywa 89/104/EWG – Artykuły 3 i 13 – Określenie towarów i usług objętych rejestracją – Niedochowanie wymogów jasności i precyzji – Zła wiara zgłaszającego – Brak zamiaru używania znaku towarowego dla towarów lub usług objętych rejestracją – Całkowite lub częściowe unieważnienie prawa do znaku towarowego – Ustawodawstwo krajowe zobowiązujące zgłaszającego do oświadczenia, że ma on zamiar używać zgłoszonego znaku towarowego
W sprawie C‑371/18
mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [wysoki sąd (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo] postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 czerwca 2018 r., w postępowaniu:
Sky plc,
Sky International AG,
Sky UK Ltd
przeciwko
SkyKick UK Ltd,
SkyKick Inc.,
TRYBUNAŁ (czwarta izba),
w składzie: M. Vilaras, prezes izby, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (sprawozdawczyni) i N. Piçarra, sędziowie,
rzecznik generalny: E. Tanchev,
sekretarz: M. Aleksejev, kierownik wydziału,
uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 maja 2019 r.,
rozważywszy uwagi, które przedstawili:
– w imieniu Sky plc, Sky International AG i Sky UK Ltd – P. Roberts i G. Hobbs, QC, których upoważnili D. Rose, A. Ward i E. Preston, solicitors,
– w imieniu SkyKick UK Ltd i SkyKick Inc. – A. Tsoutsanis, advocaat, T. Hickman i S. Malynicz, QC, oraz S. Baran, barrister, których upoważnili J. Linneker i S. Sheikh-Brown, solicitors,
– w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa – Z. Lavery i S. Brandon, w charakterze pełnomocników, których wspierał N. Saunders, QC,
– w imieniu rządu francuskiego – R. Coesme, D. Colas, D. Segoin, A.‑L. Desjonquères i A. Daniel, w charakterze pełnomocników,
– w imieniu rządu węgierskiego – M.Z. Fehér i D.R. Gesztelyi, w charakterze pełnomocników,
– w imieniu rządu polskiego – B. Majczyna, w charakterze pełnomocnika,
– w imieniu rządu słowackiego – B. Ricziová, w charakterze pełnomocnika,
– w imieniu rządu fińskiego – H. Leppo, w charakterze pełnomocnika,
– w imieniu Komisji Europejskiej – S.L. Kalėda i J. Samnadda, w charakterze pełnomocników,
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.,
wydaje następujący
Wyrok
1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni prawa Unii w dziedzinie unijnych znaków towarowych i zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Sky plc, Sky International AG i Sky UK Ltd (zwanymi dalej łącznie „Sky i in.”) a SkyKick UK Ltd i SkyKick Inc. (zwanymi dalej łącznie „spółkami SkyKick”) w przedmiocie zarzucanego naruszenia przez spółki SkyKick należących do Sky i in. unijnych znaków towarowych i krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie.
Ramy prawne
Prawo międzynarodowe
3 Na płaszczyźnie międzynarodowej prawo znaków towarowych regulują przepisy Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej „konwencją paryską”). Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są stronami tej konwencji.
4 Na podstawie art. 19 konwencji paryskiej państwa, do których znajduje ona zastosowanie, zastrzegają sobie prawo zawierania oddzielnie między sobą porozumień szczególnych w sprawach ochrony własności przemysłowej.
5 Wskazane postanowienie stało się podstawą do przyjęcia Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w trakcie konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., ostatnio zrewidowanego w dniu 13 maja 1977 r. w Genewie i zmienionego w dniu 28 września 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, nr I-18200, s. 89; zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”).
6 Zgodnie z art. 1 porozumienia nicejskiego:
„1. Kraje, do których stosuje się niniejsze porozumienie, tworzą Związek Szczególny i przyjmują wspólną klasyfikację towarów i usług dla celów rejestracji znaków (zwaną dalej »klasyfikacją«).
2. Klasyfikacja składa się z:
i) wykazu klas wraz z objaśnieniami, zależnie od okoliczności,
ii) alfabetycznego wykazu towarów i usług […] ze wskazaniem klas, do których każdy towar lub każda usługa są zaliczone.
[…]”.
7 Artykuł 2 porozumienia nicejskiego, zatytułowany „Skutki prawne i stosowanie klasyfikacji”, brzmi następująco:
„1. Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki klasyfikacji są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj Związku Szczególnego. W szczególności klasyfikacja nie wiąże krajów Związku Szczególnego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych.
2. Każdy kraj Związku Szczególnego zastrzega sobie prawo stosowania klasyfikacji bądź jako systemu głównego, bądź jako systemu pomocniczego.
3. Kompetentne urzędy krajów Związku Szczególnego będą zamieszczać w urzędowych dokumentach i publikacjach dotyczących rejestracji znaków numery klas klasyfikacji, do których należą towary lub usługi, dla jakich znak jest zarejestrowany.
4. Fakt, że pewna nazwa znajduje się w wykazie alfabetycznym [towarów i usług], w niczym nie narusza praw, jakie mogłyby przysługiwać tej nazwie”.
8 Klasyfikacja, o której mowa w art. 1 porozumienia nicejskiego (zwana dalej „klasyfikacją nicejską”), począwszy od jej VIII edycji, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2002 r., obejmuje 34 klasy towarów i 11 klas usług. Każda klasa jest oznaczona za pomocą jednego lub wielu ogólnych określeń, zwanych powszechnie „nagłówkami klas”, które wskazują w sposób ogólny dziedziny, do których zasadniczo należą towary i usługi z danej klasy.
9 Zgodnie ze wskazówkami dla użytkowników klasyfikacji nicejskiej, aby poprawnie zaklasyfikować każdy towar lub każdą usługę, należy szczegółowo przeanalizować zarówno alfabetyczny wykaz towarów i usług, jak i uwagi wyjaśniające zamieszczone w opisach poszczególnych klas.
Prawo Unii
Rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006, L 386, s. 14) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94”), zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Rozporządzenie to, zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”), również zostało uchylone i zastąpione ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
11 Biorąc pod uwagę datę dokonania zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym, niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy rozpatrzeć w świetle przepisów rozporządzenia nr 40/94.
12 Artykuł 4 rozporządzenia nr 40/94, określający oznaczenia, które może zawierać wspólnotowy znak towarowy, stanowił:
„Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakie[go]kolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
13 Artykuł 7 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, przewidywał w ust. 1:
„Nie są rejestrowane:
a) znaki [oznaczenia], które nie spełniają wymagań art. 4;
b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
lub
ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
lub
iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;
f) znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami;
g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną [odbiorców], na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;
h) znaki towarowe, na które właściwe władze nie wydały zezwolenia, których odmowa rejestracji następuje na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej;
i) znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby, inne niż określone w art. 6 ter konwencji paryskiej i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz.
[…]”.
14 Artykuł 15 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Używanie wspólnotowych znaków towarowych”, stanowił w ust. 1:
„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania”.
15 Zgodnie z art. 38 ust. 1 tegoż rozporządzenia:
„W przypadku gdy na mocy art. 7 znak towarowy nie kwalifikuje się do rejestracji w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego, zgłoszenie odrzuca się w odniesieniu do tych towarów lub usług”.
16 Artykuł 50 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, stanowił w ust. 1 lit. a):
„Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:
a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany i że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do wspólnotowego znaku towarowego, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane, w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione”.
17 Artykuł 51 tego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, brzmiał następująco:
„1. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [Wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] na podstawie wniosku do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:
a) w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7;
b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.
[…]
3. W przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność znaku towarowego [znak towarowy unieważnia się] jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług”.
18 Artykuł 96 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Roszczenia wzajemne”, przewidywał w ust. 1:
„Roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie może być oparte na podstawach stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu”.
19 Artykuł 167 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 przewidywał:
„Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.
Dyrektywy mające na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
20 Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) została uchylona i zastąpiona ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r. dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25). Ta ostatnia dyrektywa została uchylona i zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1) ze skutkiem – zgodnie z jej art. 55 – od dnia 15 stycznia 2019 r.
21 Biorąc pod uwagę datę dokonania zgłoszeń krajowego znaku towarowego rozpatrywanego w postępowaniu głównym, niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy rozpatrzeć w świetle przepisów pierwszej dyrektywy 89/104.
22 Zgodnie z motywami piątym, siódmym i ósmym pierwszej dyrektywy 89/104:
„Państwom członkowskim pozostawia się także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności [unieważnienia] znaków towarowych nabytych przez rejestrację; mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia, bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur; państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności [unieważnienia] znaków towarowych;
[…]
osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich; w tym celu niezbędne jest sporządzenie wykazu przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności [unieważnienia] dotyczące rejestracji samego znaku towarowego, na przykład brak charakteru odróżniającego, lub dotyczące kolizji pomiędzy znakiem towarowym i prawami wcześniejszymi, powinny być wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw wymienione są jako alternatywa [w sposób fakultatywny] dla państw członkowskich, które dzięki temu będą mogły utrzymać lub wprowadzić te podstawy do swoich przepisów prawnych; państwa członkowskie będą mogły utrzymać w swoich ustawodawstwach lub wprowadzić do nich podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności [unieważnienia] rejestracji, powiązane z warunkami uzyskania lub utrzymania w mocy znaku towarowego, które nie są objęte przepisami o zbliżaniu ustawodawstw, a dotyczą, na przykład, możliwości przyznania znaku towarowego, odnowienia znaku towarowego lub zasad dotyczących opłat, lub odnoszą się do niezgodności z zasadami proceduralnymi;
w celu ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych i chronionych we Wspólnocie znaków towarowych i, w następstwie tego, liczby kolizji powstających między nimi, istotnym jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe muszą być rzeczywiście używane lub, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wygaśnięciu; niezbędne jest zapewnienie, że znak towarowy nie może być unieważniony na podstawie istnienia wcześniejszego nieużywanego znaku towarowego, podczas gdy państwom członkowskim pozostawia się swobodę stosowania tej samej zasady w odniesieniu do rejestracji znaku towarowego lub przyjęcia postanowienia, że znak towarowy nie może być skutecznie powołany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku rozpatrzenia skargi stwierdzono, że znak towarowy podlega wygaśnięciu; we wszystkich tych przypadkach państwo członkowskie decyduje o ustanowieniu stosownych zasad proceduralnych”.
23 Zgodnie z art. 2 tej dyrektywy:
„Znak towarowy może składać się z jakie[go]kolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
24 Artykuł 3 ust. 1 i 2 wspomnianej dyrektywy przewidywał:
„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:
a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;
b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
– kształtu wynikającego z charakteru samych towarów; lub
– kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; lub
– kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;
f) znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami;
g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną [odbiorców], na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;
h) znaki towarowe, na które właściwe władze nie wydały zezwolenia, wobec których odmowa lub unieważnienie rejestracji następuje na podstawie art. 6 [ter konwencji paryskiej].
2. Każde państwo członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli:
[…]
d) wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskodawcę w złej wierze”.
25 Artykuł 12 ust. 1 tejże dyrektywy przewidywał:
„Uprawnienie do znaku towarowego podlega [może podlegać] wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania w państwie członkowskim w powiązaniu z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania […]”.
26 Artykuł 13 pierwszej dyrektywy 89/104 przewidywał:
„Jeżeli podstawy do odmowy rejestracji, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności [unieważnienia] znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany, odmowa rejestracji, wygaśnięcie lub stwierdzenie nieważności [unieważnienie] będzie dotyczyło jedynie tych towarów lub usług”.
27 Artykuł 18 dyrektywy 2008/95 przewidywał:
„Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.
Prawo Zjednoczonego Królestwa
28 Trade Marks Act 1994 (ustawa z 1994 r. o znakach towarowych) transponowała pierwszą dyrektywę 89/104 do prawa Zjednoczonego Królestwa. Sekcja 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. o znakach towarowych nie odpowiada żadnemu przepisowi tej dyrektywy. Przepis ten stanowi:
„Zgłoszenie [znaku towarowego do rejestracji] zawiera wskazanie, że znak towarowy jest używany przez zgłaszającego lub za jego zgodą w odniesieniu do [towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego] lub że ma on w dobrej wierze zamiar używania go w ten sposób”.
Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
29 Sky i in. są właścicielami czterech graficznych i słownych wspólnotowych znaków towarowych oraz słownego krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie, które zawierają wyraz „Sky” (zwanych dalej łącznie „znakami towarowymi rozpatrywanymi w postępowaniu głównym”). Znaki te zostały zarejestrowane dla znacznej liczby towarów i usług w pewnej liczbie klas klasyfikacji nicejskiej, w szczególności w klasach 9 i 38.
30 Sky i in. wniosły powództwo o stwierdzenie naruszenia praw do znaków towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym przeciwko spółkom SkyKick do sądu odsyłającego, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [wysokiego sądu (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo]. Dla celów powództwa o stwierdzenie naruszenia Sky i in. opierają się na rejestracji znaków towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym dla towarów należących do klasy 9 w rozumieniu klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie dla oprogramowania komputerowego, oprogramowania komputerowego dostarczonego z Internetu, oprogramowania komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających połączenie z bazami danych i z Internetem oraz gromadzenia (ochrony) danych, jak również dla usług należących do klasy 38 w rozumieniu tej klasyfikacji, a mianowicie dla usług telekomunikacyjnych, usług poczty elektronicznej, usług związanych z portalami internetowymi oraz usług komputerowych w zakresie dostępu do i wyszukiwania informacji, wiadomości, tekstów, dźwięku, obrazów i danych za pośrednictwem komputerów lub sieci komputerowych. Sąd odsyłający podkreśla, że nie wszystkie znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym zostały zarejestrowane dla tych towarów i usług.
31 Sąd ten wskazuje również, że Sky i in. szeroko wykorzystywały znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym dla wachlarza towarów i usług powiązanych z głównymi dziedzinami jej działalności, a mianowicie nadawaniem sygnału telewizyjnego, usługami telefonicznymi oraz dostarczaniem łączy szerokopasmowych. Nie jest kwestionowane, że te znaki towarowe są znane we wszystkich tych dziedzinach w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii. Jednakże Sky i in. nie oferują żadnych towarów ani usług w zakresie migracji poczty elektronicznej ani tworzenia kopii zapasowej w chmurze (cloud storage) i nic nie wskazuje na to, by zamierzały to uczynić w przyszłości. Trzy główne produkty proponowane przez spółki SkyKick są oparte na oprogramowaniu jako usłudze (software as a service lub SaaS) i dotyczą migracji do chmury (cloud), tworzenia kopii zapasowych w chmurze i zarządzania aplikacjami w chmurze.
32 W ramach wskazanego postępowania spółki SkyKick wniosły roszczenie wzajemne o unieważnienie praw do znaków towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym. Na poparcie tego roszczenia podnoszą one, że te znaki towarowe zarejestrowano dla towarów i usług, które nie są wyszczególnione w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny. Spółki SkyKick opierają się w tym względzie na wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).
33 W tym kontekście sąd odsyłający zastanawia się w pierwszej kolejności, czy można powołać się na taką podstawę unieważnienia przeciwko zarejestrowanemu znakowi towarowemu. W tym względzie przypomina, że Trybunał orzekł w tym wyroku, iż zgłaszający znak towarowy powinien oznaczyć towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę znaku towarowego, w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy i osobom trzecim ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy. W przeciwnym wypadku urząd krajowy lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) powinien odrzucić zgłoszenie, jeżeli specyfikacja nie zostanie zmieniona w taki sposób, by była ona wystarczająco jasna i precyzyjna.
34 Sąd ten uważa, że orzecznictwo wynikające ze wspomnianego wyroku nie oznacza jednak, iż prawo do danego znaku towarowego można unieważnić po jego rejestracji na tej podstawie, że specyfikacji brakuje jasności lub precyzji.
35 Podkreśla on, że w odniesieniu do unijnego znaku towarowego art. 128 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 przewiduje, iż roszczenie wzajemne o unieważnienie „może być oparte na podstawach […] unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu”. W niniejszym przypadku spółki SkyKick opierają się na podstawie przewidzianej w art. 59 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia w związku z art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, które nie wymagają, by specyfikacja towarów i usług w zgłoszeniu unijnego znaku towarowego była jasna i precyzyjna. To samo ma się odnosić do krajowego znaku towarowego.
36 W drugiej kolejności przy założeniu, że można by powołać się na taką podstawę, sąd odsyłający zastanawia się, czy specyfikacje towarów i usług można podważyć w odniesieniu do wszystkich znaków towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym. Wskazuje on, że spółki SkyKick utrzymują, iż w sprawie głównej określeniu towarów i usług oznaczonych tymi znakami towarowymi brakuje jasności i precyzji, z wyjątkiem „usług telekomunikacyjnych” i „usług poczty elektronicznej” z klasy 38. Spółki SkyKick oraz Sky i in. spierają się co do tego, czy charakter jasny i precyzyjny mają specyfikacje „oprogramowanie komputerowe”, „oprogramowanie komputerowe dostarczone z Internetu” oraz „oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem”.
37 W tym względzie sąd odsyłający jest zdania, że rejestracja znaku towarowego dla „oprogramowania komputerowego” jest zbyt szeroka i tym samym sprzeczna z interesem publicznym, ponieważ przyznaje właścicielowi znaku monopol o ogromnym zakresie, którego nie można uzasadnić żadnym interesem gospodarczym. Uważa, że jednak niekoniecznie oznacza to, iż określeniu „oprogramowanie komputerowe” brakuje jasności i precyzji. Zastanawia się także, w jakiej mierze wskazówki zawarte we wspólnym komunikacie Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów (ETMDN) z dnia 28 października 2015 r. dotyczącym praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej w odniesieniu do „maszyn” z klasy 7 w rozumieniu tej klasyfikacji nie mogłyby mieć zastosowania również do „oprogramowania komputerowego”.
38 W trzeciej kolejności sąd odsyłający zastanawia się, czy na ważność znaków towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym może mieć wpływ zła wiara wnioskodawcy w chwili dokonywania zgłoszenia.
39 Przed sądem tym spółki SkyKick utrzymują bowiem, że znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym zarejestrowano w złej wierze, ponieważ Sky i in. nie miały zamiaru ich używania w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych rejestracją tych znaków. A zatem prawa do wszystkich wspomnianych znaków towarowych należy unieważnić, przynajmniej częściowo, dla towarów i usług, w odniesieniu do których Sky i in. nie miały zamiaru ich używania.
40 Zdaniem wspomnianego sądu rejestracja znaków towarowych bez wymagania ich faktycznego używania ułatwiłaby procedurę rejestracji i pozwalałaby właścicielom na łatwiejsze uzyskiwanie ochrony tych znaków przed wprowadzeniem do obrotu handlowego. Jednakże ułatwienie rejestracji lub objęcie nią zbyt szerokiego zakresu stanowiłoby barierę dla wejścia na rynek osób trzecich i prowadziłoby do erozji domeny publicznej. Tak więc możliwość rejestracji znaku towarowego bez zamiaru jego używania w odniesieniu do wszystkich lub części wskazanych towarów i usług pozwalałaby na nadużycia, co byłoby niekorzystne, gdyby nie istniała ponadto żadna możliwość zakwestionowania rejestracji stanowiącej nadużycie poprzez powołanie się na złą wiarę właściciela danego znaku towarowego. Sąd ten podkreśla, że w swoim orzecznictwie sądy Zjednoczonego Królestwa skupiają się na wymogu zamiaru używania danego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu do rejestracji ze względu na istnienie w prawie tego państwa członkowskiego art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. o znakach towarowych.
41 Sąd odsyłający zastanawia się zaś nad zgodnością tego przepisu z prawem Unii. Przy założeniu, że taka zgodność zostanie potwierdzona, sąd odsyłający żywi również wątpliwości co do zakresu przesłanki dotyczącej zamiaru używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług, dla których został on zarejestrowany.
42 Po pierwsze, chociaż prawo Unii nie przewiduje wyraźnie takiego zamiaru i nie jest możliwe, w obecnym stanie tego prawa, wykreślenie zarejestrowanego znaku towarowego ze względu na brak używania przed upływem okresu pięciu lat, orzecznictwo Trybunału i Sądu Unii Europejskiej wskazuje, że w pewnych okolicznościach dokonanie zgłoszenia znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania dla wskazanych towarów i usług może stanowić działanie w złej wierze właściciela tego znaku w chwili dokonania zgłoszenia.
43 Po drugie, z orzecznictwa tego wynika, że dla wykazania złej wiary zgłaszającego nie wystarczy, aby wniósł on o rejestrację danego znaku towarowego dla szerokiego wachlarza towarów i usług, jeżeli biorąc pod uwagę używanie tego znaku towarowego, może on uzasadnić racjonalnym względem gospodarczym zwrócenie się o taką ochronę. Co więcej, potencjalne używanie tego znaku nie jest wystarczające do wykazania braku dobrej wiary.
44 Po trzecie, wspomniane orzecznictwo pozwala na uznanie, że w niektórych przypadkach zgłaszający mógłby dokonać zgłoszenia częściowo w dobrej wierze, a częściowo w złej wierze, gdyby miał zamiar używania znaku towarowego jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany.
45 W przypadku gdy zgłaszający znak towarowy dokonał zgłoszenia w złej wierze w odniesieniu do części towarów i usług oraz w dobrej wierze w odniesieniu do pozostałej części, sąd odsyłający zastanawia się, czy unieważnienie powinno być całkowite, czy częściowe.
46 Sąd ten uważa, że w sprawie głównej istnieją dowody na to, że w chwili rejestracji znaków rozpatrywanych w postępowaniu głównym Sky i in. nie miały zamiaru ich używania w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych rejestracjami. Rejestracje te obejmują towary i usługi, w odniesieniu do których Sky i in. nie miały żadnego powodu handlowego do ubiegania się o ochronę, tak że włączenie takich towarów i usług wynika ze strategii Sky i in. mającej na celu uzyskanie bardzo szerokiej ochrony znaków towarowych.
47 W tych okolicznościach High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [wysoki sąd (Anglia i Walia), wydział kanclerski] postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy prawo do unijnego znaku towarowego lub prawo do krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim może zostać unieważnione w całości lub w części na takiej podstawie, że część określeń lub wszystkie określenia w specyfikacji towarów i usług nie są dostatecznie jasne i precyzyjne, aby umożliwić właściwym organom i osobom trzecim ustalenie wyłącznie na podstawie tych określeń zakresu ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego?
2) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy określenie takie jak »oprogramowanie komputerowe« jest zbyt ogólne i obejmuje towary, które są zbyt zróżnicowane, aby mogło ono być zgodne z funkcją znaku towarowego polegającą na wskazaniu pochodzenia w ten sposób, by określenie to było dostatecznie jasne i precyzyjne, tak aby właściwe organy i osoby trzecie mogły określić jedynie na podstawie tego określenia zakres ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego?
3) Czy działaniem w złej wierze jest zwykłe zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru używania go w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług?
4) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie, czy można uznać, że zgłaszający dokonał zgłoszenia częściowo w dobrej wierze, a częściowo w złej wierze, jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zgłaszający miał zamiar używać znaku towarowego w odniesieniu do niektórych ze wskazanych towarów lub usług, lecz nie miał zamiaru używać tego znaku towarowego w odniesieniu do pozostałych wskazanych towarów lub usług?
5) Czy sekcja 32 ust. 3 [ustawy z 1994 r. o znakach towarowych] jest zgodna z dyrektywą [2015/2436] oraz z wcześniej obowiązującymi aktami prawnymi?”.
W przedmiocie pytań prejudycjalnych
Uwagi wstępne
48 Na wstępie należy zauważyć, że pytania sądu odsyłającego dotyczą wykładni przepisów odnoszących się do bezwzględnych podstaw unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego, przy czym nie wskazują żadnego konkretnego rozporządzenia lub dyrektywy. Należy zatem ustalić, jakie prawo Unii znajduje zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym ratione temporis.
49 W tym względzie należy zauważyć, jak to czyni rzecznik generalny w pkt 33 opinii, że jeśli chodzi o wnioski o unieważnienie praw do unijnych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych, data zgłoszenia tych znaków do rejestracji jest decydująca dla celów określenia mającego zastosowanie prawa materialnego (zob. podobnie wyrok z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo).
50 W niniejszym przypadku z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że wszystkie zgłoszenia znaków towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym zostały dokonane pomiędzy dniem 14 kwietnia 2003 r. a dniem 20 października 2008 r.
51 Tymczasem, po pierwsze, art. 167 rozporządzenia nr 207/2009 stanowił, że wejdzie ono w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co nastąpiło w dniu 24 marca 2009 r. Po drugie, art. 18 dyrektywy 2008/95 również przewidywał, że wejdzie ona w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co nastąpiło w dniu 8 listopada 2008 r.
52 Z powyższego wynika, że skoro znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym zostały zgłoszone przed datą wejścia w życie rozporządzenia nr 207/2009 i dyrektywy 2008/95, to jeśli chodzi o wspólnotowe znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym, są one objęte ratione temporis zakresem stosowania rozporządzenia nr 40/94, a co się tyczy krajowego znaku towarowego rozpatrywanego w postępowaniu głównym – zakresem stosowania pierwszej dyrektywy 89/104.
53 Wynika z tego, że zawarte w rozpatrywanym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym pytania dotyczące wykładni prawa Unii należy rozumieć jako odnoszące się, po pierwsze, do przepisów rozporządzenia nr 40/94, a po drugie, do przepisów pierwszej dyrektywy 89/104.
W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego
54 Poprzez pytania pierwsze i drugie, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 7 i 51 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 3 pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że prawo do wspólnotowego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego można unieważnić w całości lub w części na tej podstawie, że określeniom użytym do oznaczenia towarów i usług, dla których zarejestrowano ten znak, brakuje jasności i precyzji. Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej sąd ten zastanawia się, czy określenie „oprogramowanie komputerowe” odpowiada temu wymogowi jasności i precyzji.
55 W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania należy zbadać w pierwszej kolejności, czy brak jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów i usług objętych znakiem towarowym stanowi jako taki bezwzględną podstawę unieważnienia prawa do krajowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego.
56 Co się tyczy, po pierwsze, przepisów pierwszej dyrektywy 89/104, należy zauważyć, że art. 3 tej dyrektywy zawiera wykaz podstaw unieważnienia, które nie obejmują braku jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów i usług objętych rejestracją krajowego znaku towarowego. W motywie siódmym wspomnianej dyrektywy wyjaśniono zaś, że podstawy unieważnienia są wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw są fakultatywne dla państw członkowskich (zob. podobnie wyroki: z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 74; z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, pkt 78; z dnia 9 marca 2006 r., Matratzen Concord, C‑421/04, EU:C:2006:164, pkt 19). Tym samym dyrektywa ta zakazuje państwom członkowskim wprowadzania podstaw unieważnienia innych niż te, które wyraźnie przewiduje (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, pkt 42).
57 Co się tyczy, po drugie, przepisów rozporządzenia nr 40/94, należy zauważyć, że jego art. 7 ust. 1 jest sformułowany w sposób niemal identyczny jak art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy 89/104. Jeśli chodzi o art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, lit. a) tego przepisu ogranicza się do odesłania do art. 7 tego rozporządzenia, podczas gdy lit. b) przewiduje jako podstawę unieważnienia tę samą podstawę co określona w art. 3 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104. Natomiast w tych przepisach wspomnianego rozporządzenia nie widnieje brak jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów lub usług objętych rejestracją wspólnotowego znaku towarowego. Podobnie art. 96 tegoż rozporządzenia, dotyczący roszczeń wzajemnych, uściśla, że roszczenie o unieważnienie może być oparte tylko na podstawach unieważnienia wymienionych w rozporządzeniu nr 40/94.
58 Z powyższego wynika, że podobnie jak art. 3 pierwszej dyrektywy 89/104, art. 7 ust. 1 i art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że obejmują one wyczerpujący wykaz bezwzględnych podstaw unieważnienia prawa do wspólnotowego znaku towarowego.
59 Ani zaś art. 3 pierwszej dyrektywy 89/104, ani wyżej wymienione przepisy rozporządzenia nr 40/94 nie przewidują wśród wymienionych przez nie podstaw braku jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów lub usług objętych rejestracją wspólnotowego znaku towarowego.
60 Z powyższych rozważań wynika, że braku jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów lub usług objętych rejestracją krajowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego nie można uznać za podstawę unieważnienia prawa do danego krajowego lub wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 3 pierwszej dyrektywy 89/104 lub art. 7 i 51 rozporządzenia nr 40/94.
61 W każdym razie należy dodać, że wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), nie można interpretować w ten sposób, że Trybunał zamierzał uznać dodatkowe podstawy unieważnienia, nieujęte w wykazie zawartym w art. 7 ust. 1 i w art. 51 rozporządzenia nr 40/94 oraz w art. 3 pierwszej dyrektywy 89/104. Trybunał wskazał bowiem w pkt 29 i 30 wyroku z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), że wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), dostarcza uściśleń jedynie w zakresie wymogów dotyczących nowych zgłoszeń do rejestracji jako unijnych znaków towarowych, a zatem nie dotyczy znaków towarowych już zarejestrowanych w momencie ogłoszenia tego ostatniego wyroku (wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 38).
62 W drugiej kolejności należy zbadać, czy mimo że nie stanowi on podstawy unieważnienia prawa do krajowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego, brak jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów lub usług wskazanych w rejestracji takiego znaku jest jednak objęty jedną z bezwzględnych podstaw unieważnienia wyraźnie przewidzianych w art. 51 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 7 tego rozporządzenia lub w art. 3 pierwszej dyrektywy 89/104.
63 Spółki SkyKick sugerują, po pierwsze, że wymóg jasności i precyzji w odniesieniu do towarów i usług, dla których zarejestrowano znak towarowy, można powiązać z wymogiem przedstawienia graficznego, który wynika dla wspólnotowych znaków towarowych z art. 4 w związku z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, a dla krajowych znaków towarowych z art. 2 w związku z art. 3 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy 89/104.
64 W pkt 51 wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), Trybunał orzekł wprawdzie w odniesieniu do wymogu przedstawienia graficznego, że podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość jasnego i precyzyjnego sprawdzenia wpisów dokonanych w rejestrze lub zgłoszeń dokonanych przez ich aktualnych lub potencjalnych konkurentów i zapoznania się w ten sposób z istotnymi informacjami dotyczącymi praw osób trzecich. Niemniej jednak względy te mają zastosowanie jedynie do określenia oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, i nie można z nich wywodzić, że taki wymóg jasności i precyzji powinien mieć również zastosowanie do określeń użytych w odniesieniu do towarów i usług, dla których zarejestrowano dany znak towarowy.
65 Po drugie, należy ustalić, czy brak jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów i usług, dla których zarejestrowano znak towarowy, może jako taki skutkować unieważnieniem danego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 1 lit. f) pierwszej dyrektywy 89/104 z uwagi na to, że taki brak jest sprzeczny z porządkiem publicznym.
66 W tym względzie wystarczy zauważyć, że pojęcia „porządku publicznego” w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 1 lit. f) pierwszej dyrektywy 89/104 nie można rozumieć jako odnoszącego się do cech samego zgłoszenia, takich jak jasność i precyzja określeń użytych do oznaczenia towarów lub usług objętych tą rejestracją, niezależnie od cech oznaczenia, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono.
67 Wynika stąd, że taki brak jasności i precyzji określeń oznaczających towary lub usługi objęte rejestracją znaku towarowego nie można uznać za sprzeczny z porządkiem publicznym w rozumieniu tych przepisów.
68 W każdym razie należy dodać na wszelki wypadek, że na mocy art. 50 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i art. 12 pierwszej dyrektywy 89/104 wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego można stwierdzić, w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany na właściwym terytorium w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany.
69 Artykuł 50 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 i art. 13 pierwszej dyrektywy 89/104 uściślają również, że jeżeli podstawa wygaśnięcia prawa do znaku towarowego istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, wygaśnięcie będzie dotyczyło jedynie tych towarów lub usług.
70 Z przepisów tych wynika zatem, że krajowy lub wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany dla wszystkich oznaczonych towarów lub usług, których oznaczeniu brakuje jasności i precyzji, może być w każdym razie chroniony jedynie w odniesieniu do towarów i usług, dla których znak ten był rzeczywiście używany.
71 Przy uwzględnieniu powyższych rozważań na pytania pierwsze i drugie należy odpowiedzieć, iż art. 7 i 51 rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 3 pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że prawa do wspólnotowego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego nie można unieważnić w całości lub w części na tej podstawie, że określeniom użytym do oznaczenia towarów i usług, dla których zarejestrowano ten znak, brakuje jasności i precyzji.
W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego
72 Poprzez pytania trzecie i czwarte, które należy rozpatrzeć łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze w rozumieniu tych przepisów, a w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i art. 13 pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy brak zamiaru używania znaku towarowego zgodnie z jego podstawowymi funkcjami dotyczy wyłącznie niektórych towarów lub usług objętych rejestracją, unieważnienie prawa do tego znaku rozciąga się jedynie na te towary lub usługi.
73 Co się tyczy w pierwszej kolejności kwestii, czy art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze w rozumieniu tych przepisów, należy przypomnieć, że przepisy te przewidują, że prawo do znaku towarowego można unieważnić, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Ani rozporządzenie, ani dyrektywa nie zawierają definicji pojęcia „złej wiary”. Należy jednak zauważyć, że pojęcie to jest pojęciem autonomicznym prawa Unii i że ze względu na konieczność spójnego stosowania krajowych systemów znaków towarowych i unijnego systemu znaków towarowych, wspomniane pojęcie należy interpretować w ten sam sposób zarówno w kontekście pierwszej dyrektywy 89/104, jak i rozporządzenia nr 40/94 (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, pkt 34, 35).
74 Trybunał miał już sposobność orzec, iż poza tym, że zgodnie z jego zwykłym rozumieniem w języku ogólnym pojęcie „złej wiary” zakłada istnienie nieuczciwego stanu duchowego lub zamiaru, dla celów jego wykładni należy wziąć pod uwagę szczególny kontekst prawa znaków towarowych, jakim jest obrót handlowy. W tym względzie normy Unii w dziedzinie znaków towarowych mają w szczególności na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w Unii, w którego ramach każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).
75 Wskazane zatem w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i w art. 3 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104 bezwzględne podstawy unieważnienia mają zastosowanie, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności ze wspomnianą w poprzednim punkcie podstawową funkcją wskazywania pochodzenia (wyrok z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 46).
76 Co prawda, zgłaszający znak towarowy nie musi w dniu złożenia wniosku o rejestrację lub jego rozpatrywania wskazać ani mieć dokładnej wiedzy o tym, jak będzie używał zgłoszonego znaku towarowego, oraz przysługuje mu pięcioletni termin na rozpoczęcie faktycznego używania zgodnego z podstawową funkcją tego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 12 września 2019 r., Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, pkt 22].
77 Jednakże, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 109 opinii, rejestracja znaku towarowego bez zamiaru jego używania przez zgłaszającego dla towarów i usług objętych tą rejestracją może stanowić działanie w złej wierze, gdy brak jest uzasadnienia dla zgłoszenia znaku towarowego w świetle celów realizowanych przez rozporządzenie nr 40/94 i pierwszą dyrektywę 89/104. Taką złą wiarę można jednak ustalić jedynie wtedy, gdy istnieją obiektywne, istotne i spójne przesłanki wskazujące na to, że w dniu dokonania zgłoszenia danego znaku towarowego zgłaszający miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego.
78 Złej wiary zgłaszającego znak towarowy nie można zatem domniemywać na podstawie samego ustalenia, że w chwili dokonania zgłoszenia do rejestracji ów zgłaszający nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie towarów i usług objętych tym zgłoszeniem.
79 W drugiej kolejności należy ustalić, czy art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i art. 13 pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy brak zamiaru używania znaku towarowego zgodnie z jego podstawowymi funkcjami dotyczy wyłącznie niektórych towarów lub usług objętych rejestracją, unieważnienie prawa do tego znaku rozciąga się jedynie na te towary lub usługi.
80 W tym względzie wystarczy zauważyć, jak to uczynił rzecznik generalny w pkt 125 opinii, że z przepisów tych jasno wynika, iż w przypadku gdy podstawa unieważnienia dotyczy tylko niektórych towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu do rejestracji, prawo do znaku należy unieważnić tylko w odniesieniu do tych towarów lub usług.
81 W związku z powyższym na pytania trzecie i czwarte należy odpowiedzieć, że art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze w rozumieniu tych przepisów, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. W razie gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług.
W przedmiocie pytania piątego
82 Poprzez pytanie piąte sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy pierwszą dyrektywę 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z którym zgłaszający znak towarowy musi oświadczyć, że znak ten jest używany w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji lub że ma on w dobrej wierze zamiar jego używania w tych celach.
83 W tym względzie należy zauważyć, że jak przypomniano w pkt 56 niniejszego wyroku, w motywie siódmym tej dyrektywy uściślono, iż określone w niej bezwzględne podstawy unieważnienia są wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw zostały przewidziane fakultatywnie dla państw członkowskich. Wspomniana dyrektywa zakazuje zatem państwom członkowskim wprowadzania do ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę podstaw odmowy lub unieważnienia dotyczących rejestracji innych niż wymienione w tejże dyrektywie.
84 Natomiast, jak wynika z motywu piątego pierwszej dyrektywy 89/104, państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i unieważnienia praw do znaków towarowych nabytych przez rejestrację.
85 Wynika z tego, że o ile państwa członkowskie mogą ustanowić przepisy proceduralne, które uznają za odpowiednie, o tyle przepisy takie nie mogą w praktyce skutkować wprowadzeniem podstaw odmowy rejestracji lub unieważnienia nieprzewidzianych w pierwszej dyrektywie 89/104.
86 Zatem przepisu prawa krajowego, zgodnie z którym zgłaszający krajowy znak towarowy musi w ramach zwykłego wymogu proceduralnego dotyczącego rejestracji tego znaku oświadczyć, że wspomniany znak towarowy jest używany w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem lub ma on w dobrej wierze zamiar jego używania w tych celach, nie można uznać za niezgodny z przepisami pierwszej dyrektywy 89/104. O ile naruszenie takiego obowiązku złożenia oświadczenia może stanowić dowód dla celów wykazania ewentualnej złej wiary zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, o tyle takie naruszenie nie może jednak stanowić podstawy unieważnienia prawa do danego znaku towarowego.
87 Z powyższego wynika, że na pytanie piąte należy udzielić odpowiedzi, iż pierwszą dyrektywę 89/104 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z którym zgłaszający znak towarowy musi oświadczyć, że znak ten jest używany w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji lub że ma on w dobrej wierze zamiar jego używania w tych celach, pod warunkiem że naruszenie takiego obowiązku nie stanowi jako takie podstawy unieważnienia prawa do już zarejestrowanego znaku towarowego.
W przedmiocie kosztów
88 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:
1) Artykuły 7 i 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., oraz art. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że prawa do wspólnotowego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego nie można unieważnić w całości lub w części na tej podstawie, że określeniom użytym do oznaczenia towarów i usług, dla których zarejestrowano ten znak, brakuje jasności i precyzji.
2) Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem nr 1891/2006, oraz art. 3 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze w rozumieniu tych przepisów, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. W razie gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług.
3) Pierwszą dyrektywę 89/104 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, zgodnie z którym zgłaszający znak towarowy musi oświadczyć, że znak ten jest używany w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji lub że ma on w dobrej wierze zamiar jego używania w tych celach, pod warunkiem że naruszenie takiego obowiązku nie stanowi jako takie podstawy unieważnienia prawa do już zarejestrowanego znaku towarowego.
Podpisy